Sentencia nº 292-2006 de Sala de Lo Contencioso Administrativo, Corte Suprema de Justicia, 19 de Octubre de 2009

• Fecha de Resolución: 19 de Octubre de 2009
• Emisor: Sala de Lo Contencioso Administrativo
• Número de Sentencia: 292-2006
• Tipo de Resolución: Sentencia Definitiva

292-2006

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

El presente juicio ha sido promovido por TROPICFLAVORS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de San Salvador, por medio de su apoderado licenciado R.A.R., en contra del Registrador Auxiliar del Departamento de Marcas y otros Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Intelectual y el Director Registral de Propiedad Intelectual, ambos del Centro Nacional de Registros, el primero por haber pronunciado resolución el cinco de abril de dos mil seis; y el segundo por la resolución pronunciada el veintiséis de septiembre de dos mil seis.

Han intervenido en el juicio: la parte actora, en la forma antes indicada; el Registrador de la Propiedad Intelectual y el Director Registral de Propiedad Intelectual, ambos del Centro Nacional de Registros, como partes demandadas; la sociedad Industrias la Constancia, Sociedad Anónima de Capital Variable., por medio de su apoderado J.E.Á.M., como tercera beneficiaria con los actos administrativos impugnados; y, el licenciado O.J.V.B., en calidad de delegado y representante del F. General de la República.

1. CONSIDERANDOS:

A.

ANTECEDENTES

DE HECHO ALEGATOS DE LAS PARTES 1. DEMANDA a) Actos impugnados y autoridades demandadas.

La sociedad TROPICFLAVORS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, dirige su pretensión en contra de: a) el Registrador Auxiliar de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, por haber pronunciado la resolución de las ocho horas treinta y un minutos del cinco de abril de dos mil seis, en la que resuelve a favor de Industrias la Constancia, Sociedad Anónima de Capital Variable, la oposición interpuesta por dicha sociedad, contra el registro de la marca "GRAN", solicitado por la sociedad demandante; y, b) el Director Registral de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, por haber pronunciado la resolución de las ocho horas cuarenta y tres minutos del veintiséis de septiembre de dos mil seis, la cual confirma la anterior resolución. b) Circunstancias.

Relata la sociedad demandante que el veinte de octubre del año dos mil tres, solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica GRAN, para amparar productos como aguas gaseosas, clasificadas en la clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Por lo que el diez de diciembre de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial el trámite requerido.

Que al darse cuenta de la solicitud presentada Industrias La Constancia, Sociedad Anónima de Capital Variable por medio de su Apoderada Especial licenciada M.G.Z.N., presentó escrito de oposición contra la referida inscripción, al considerar que su registro está prohibido de conformidad al artículo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, del que la parte demandante enfatiza que el escrito en referencia fue presentado extemporáneamente debido a que el plazo para interponer oposición venció el nueve de febrero de dos mil cuatro Menciona que el funcionario registral admitió la oposición y resolvió que la marca GRAN puede considerarse como una cualidad o característica que pudiera calificar o describir los productos amparados por la marca que se pretende inscribir, por lo tanto determinó que cae dentro de la prohibición establecida en el artículo 8 literal d) de la ley antes mencionada.

Como no estaba de acuerdo con la decisión tomada, presentó recurso de apelación ante el Director del Registro de Propiedad Intelectual, y éste el veintiséis de septiembre de dos mil seis, resolvió confirmar la resolución pronunciada que acogió la oposición. c) Argumentos jurídicos de la pretensión.

La parte actora hace recaer la ilegalidad de las resoluciones impugnadas en los siguientes aspectos: 1) Violación al artículo 8 de la Constitución de la República, en razón de que en las diligencias promovidas en el Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de Propiedad Intelectual a fin de registrar la marca Gran, se tuvo por parte a Industrias la Constancia, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de su apoderada especial licenciada M.G.Z.N., sin ser legitimo contradictor y otorgándole capacidad procesal para intervenir en dicho procedimiento.

2) Violación al artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que en dicha disposición se establece que, cualquier persona que alegue tener un interés legítimo podrá objetar y oponerse al registro. Sin embargo, Industrias La Constancia, S.A. de C.V., ha intervenido en el incidente de oposición sin haber comprobado el interés legítimo que exige la Ley.

Al respecto menciona que si Industrias La Constancia, S.A. de C.V., fuere titular de productos aguas gaseosas, amparados por la clase 32, entonces sin lugar a dudas se estaría en presencia de un interés legitimo para oponerse al registro de la marca solicitada, pero es el caso que los productos son totalmente diferentes. 3) Violación al Derecho de Propiedad y el de Seguridad, regulada en el artículo 2 de la Constitución de la República, en razón de que se dejó en suspenso la propiedad de la marca GRAN, y al haber dado origen a un antecedente peligroso violando la seguridad jurídica al permitir que sociedades que no tiene ningún interés legitimo intervengan en las Diligencias de Inscripción de Marcas dilatando intencionalmente el proceso de su registro. 4) Violación a los artículos 1130 y 1131 del Código de Procedimientos Civiles, debido a que en los mismos se menciona que las nulidades que consistan en falta de citación o emplazamiento para contestar la demanda, en incapacidad absoluta o ilegitimidad de las partes que han intervenido en el juicio no podrán cubrirse ni aún por expreso consentimiento de las partes y deberá declararse a pedimento de estas o de oficio en cualquiera de las instancias, aunque no se hubiere reclamado en el tiempo correspondiente.

Por lo que en el presente caso existe nulidad en el procedimiento consistente en la falta de capacidad absoluta o ilegitimidad por parte de Industrias La Constancia, Sociedad Anónima de Capital Variable al no haberse probado su interés legitimo. Por lo tanto considera que los artículos mencionados del Código de Procedimiento Civil sirven de soporte para que se declare la nulidad de los actos impugnados ya que estos son el resultado de un incidente viciado de ilegalidades. d) Petición: La Sociedad demandante pide que en sentencia definitiva se declare la nulidad de los actos administrativos impugnados. 2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA La demanda fue admitida. Se tuvo por parte a la sociedad TROPICFLAVORS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por medio de su apoderado doctor R.A.R., se ordenó notificar la existencia de este proceso a INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. de C.V., tercera beneficiaria de los actos impugnados a fin de garantizar el derecho de audiencia y se requirió el primer informe a las autoridades demandadas las cuales contestarlo lo hicieron en sentido positivo. 3. INFORMES Se ordenó la notificación del presente proceso al F. General de la República, para los efectos del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se requirió a las partes demandadas, rendir nuevo informe con las justificaciones de la legalidad de los actos administrativos impugnados.

El Director del Registro de Propiedad Intelectual, al rendir su informe justificativo manifestó que el fundamento legal para confirmar la resolución pronunciada por el Registrador Auxiliar del Registro es porque en ella se establece que la marca GRAN describe cualidades del producto que pretende amparar la parte actora, porque refiere que el contenedor-el envase- y su contenido sugieren el calificativo grande en tamaño y en calidad y por principio legal las acepciones que califican no se inscribirán en cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En virtud de eso considera que es legal el acto impugnado.

Por su parte, el Registrador de la Propiedad Intelectual, al rendir el informe requerido sostuvo los mismos argumentos vertidos por el Director del Registro de Propiedad Intelectual. 4. TÉRMINO DE PRUEBA Se mostró parte en el presente proceso como tercera beneficiada con los actos administrativos impugnados, Industrias La Constancia, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de sus apoderados J.E.Á.M. y M.G.Z.N. hoyM.G.Z. de W..

Se dio intervención al licenciado O.J.V.B., en carácter de agente auxiliar y delegado del F. General de la República y el juicio se abrió a prueba por el término de Ley.

La parte demandante así como las autoridades demandadas no hicieron uso de esta etapa procesal, únicamente la tercera beneficiaria por medio de su apoderado licenciado J.E.Á.M., alegó lo siguiente: Que su representada presento oposición fundamentándose en lo establecido en el artículo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece que la palabra GRAN no puede ser registrada debido a que en la disposición mencionada se establece que no podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate.

Manifiesta que de acuerdo al diccionario de la Lengua Española, GRAN significa: "apócope de grande, solo se usa en singular, antepuesto al s.// principal o primero en una clase". Que en razón de ello las autoridades consideraron que "gran" significa que las cosas sobrepasan las dimensiones corrientes, superior al promedio, hablando de objetos o cosas que no se pueden medir y que si nos referimos a aguas o gaseosas las palabras como gran, grande, pequeña, mediana o medio son expresiones que describen la forma estética de una botella o envase que contiene dicha agua gaseosa.

También alega que el término podía inducir al público a consumir el sabor de la gaseosa en este caso grande o inmenso, en relación con el gusto de ella, por lo que considera que la marca GRAN es una palabra excesivamente descriptiva de una cualidad que tienen los productos que pretende amparar.

Haciendo referencia a las marcas descriptivas menciona que un termino es descriptivo cuando califica de forma precisa y usual un producto de la clase y que existen dos razones para excluir los signos descriptivos una es porque carecen de distintividad ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos y por otro lado suponen una monopolización de una característica común a varios de ellos, limitando ilegítimamente la competencia, al obtener una ventaja respecto de los competidores.

Por último menciona que la sociedad demandante no tiene razón al considerar que su representada carece de un interés legítimo en el trámite de oposición alegando que los productos que ampara su representada son totalmente diferentes, debido a que en el Pacto Social de la sociedad a la cual representa se establece que es un fabricante y distribuidor de bebidas, tales como agua purificada, jugos, gaseosas y cervezas, todas situadas en la clase 32 internacional.

Por lo tanto tiene interés en que no se registren marcas que estén compuestas por palabras de uso común o bien descriptivas, debido que afectaría los intereses de su representada así como el de otros fabricantes de bebidas quienes se verían imposibilitados a utilizar dicho término con relación a sus productos ya que se le estaría concediendo exclusividad a la parte demandante y además la posibilidad de oponerse a su uso frente a terceros.

5. TRASLADOS De conformidad al artículo 28 de la LJCA, se corrieron los traslados correspondientes.

En esta etapa la autoridad demanda remitió el expediente administrativo solicitado y la parte demandante al contestar sus alegatos reiteró los argumentos planteados en su demanda e insistió que la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho a la propiedad le han sido vulnerados.

El Director Registral del Centro Nacional de Registros, al contestar el traslado conferido, hizo una breve exposición de los hechos que se suscitaron en sede administrativa enfatizando que decidió confirmar la resolución venida en apelación debido a que el término GRAN es apocope de grande, que describe una de las cualidades de los productos que pretende distinguir y que por tanto califica alguna característica del producto.

El Registrador Auxiliar por su parte manifestó que la marca solicita es descriptiva porque alude a la cantidad del producto que ampara, contenida en su envase, en consecuencia aconseja al demandante que especifique la medida de tal contenido. Además agrega que la marca predispone una cualidad del producto en detrimento de los demás productores, es decir que lo califica, siendo esta condición prohibida en el artículo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación fiscal opinó que las autoridades demandadas han actuado conforme a la Ley debido a que al revisar el significado de la marca gran se concluye que es una palabra excesivamente descriptiva de una cualidad que tiene los productos que pretende amparar, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 8 literal d) de la Ley en referencia.

Por su parte el tercero beneficiario reiteró que es procedente declarar la legalidad de los actos administrativos debido a que la resolución que acogió la oposición presentada y que posteriormente fue confirmada, están suficientemente motivadas y argumentadas ya que ambas autoridades determinaron que la marca a inscribir contraviene el artículo 8 literal d) de la ley en mención. B. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. OBJETO Y LÍMITES DE LA PRETENSIÓN a) Actos impugnados.

El objeto de controversia en el presente caso es la resolución de fecha cinco de abril de dos mil seis, en la que el Registrador Auxiliar de Propiedad Intelectual, acogió la oposición presentada a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica "GRAN", solicitud promovida por la sociedad Industrias la Constancia, Sociedad Anónima de Capital Variable y la resolución de fecha veintiséis de septiembre de dos mil seis, pronunciada por el Director Registral de Propiedad Intelectual, -ambos del Centro Nacional de Registros-, mediante la cual confirma la resolución anterior. b) Límites de la pretensión.

En base a los argumentos de ilegalidad planteados por TROPICFLAVORS, S.A. de C.V., este Tribunal advierte que la controversia del presente caso se circunscribirá a determinar: a) Si la sociedad Industrias la Constancia, S.A. de C.V., se encontraba legitimada para intervenir presentando oposición al registro de la marca GRAN solicitada por la sociedad demandante, tal como lo exige el artículo 16 de la Ley de Marcas y de Otros Signos Distintivos y si su intervención dentro del proceso no se hizo de forma extemporánea; b) si se vulneró el derecho de propiedad, y el de seguridad regulados en el artículo 2 de nuestra Constitución; y c) comprobar si la marca de fábrica a inscribir se encuentra prohibida por la Ley. 2. NORMATIVA APLICABLE Los hechos acaecidos en sede administrativa se encuentran sometidos a lo regulado por: a) Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y b) Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 3. ANÁLISIS DEL CASO.

Para poder determinar si los actos controvertidos adolecen de las ilegalidades señaladas por la parte actora, este Tribunal considera pertinente analizar el procedimiento a seguir para inscribir una marca de fábrica. A) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS.

En el capítulo II, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece el procedimiento a seguir para el registro de marcas de la siguiente forma: a) El interesado debe presentar una solicitud de inscripción ante el Registrador correspondiente, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 10; b) El Registrador procederá a comprobar si el nombre comercial (cuyo registro se está pidiendo) está o no dentro de las prohibiciones comprendidas en los artículos 8 y 9; lo anterior, en atención a la obligación prescrita por el artículo 14; en caso de no encontrarse en ninguna de las situaciones previstas, el Registrador admitirá la solicitud (la cual se asienta en el Libro de Presentaciones del Registro); luego, se manda a publicar la solicitud de inscripción en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, por tres veces, de acuerdo a los requisitos y parámetros indicados en el artículo 15; e) El artículo 16 establece un plazo de dos meses, contados a partir de la primera publicación en el Diario Oficial, para que cualquier persona con interés legítimo objete la solicitud y se oponga a la inscripción del nombre comercial, cumpliendo con el requisito del artículo 17; f) El Registrador, en caso de admitir la oposición, le comunicará al solicitante de la inscripción de la marca la existencia de la misma, y este último tendrá dos meses contados desde la fecha de notificación, para contestar la oposición; y g) El Registrador, tomando en cuenta los argumentos de ambas partes, resolverá sobre la procedencia de la oposición, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18.

Una vez revisado el procedimiento a seguir es importante examinar si las autoridades incumplieron el artículo 16 de la Ley en comento que regula que toda persona que se oponga al registro de una marca debe de tener interés legítimo en ello para poder intervenir en esa clase de trámites. B) DEL INTERES LEGITIMO EN EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE MARCAS, ARTICULO 16 DE LA LEY DE MARCAS.

Dentro de un procedimiento administrativo intervienen como parte interesada, el administrado quien ejerce su derecho subjetivo o interés legítimo, la Administración Publica quien tramita y resuelve y en algunos casos un tercero quien puede intervenir al verse afectado con lo que la Administración resuelva. Del tercero se exige que alegue en el procedimiento un interés propio y que el interés invocado sea "legitimo", aunado a ello el encontrarse legitimado para realizar peticiones y ejercer derechos ante la Administración Pública, es decir, que tenga capacidad para ser parte y capacidad procesal.

Es así que en el artículo 16 de la Ley de Marcas prescribe lo siguiente: "durante los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación en el Diario Oficial del aviso a hace referencia el articulo anterior, cualquier persona que alegue interés legitimo podrá objetar la solicitud y oponerse al registro a) Por considerar que el signo que se pretende inscribir se haya comprendido en las prohibiciones contempladas en los artículos 8 y 9 de la presente ley; (...) El opositor podrá comparecer por sí con firma y sello de Abogado director, o por medio de mandatario que también deberá ser Abogado de la República". (negrillas suplidas) Obviamente, el fundamento de este requisito es la defensa de la buena fe y del resguardo de las actividades económicas legítimas y no especulativas. Hacerlo de otra manera sería abrir la puerta al registro indiscriminado y abusivo de marcas por titulares que no tienen ninguna relación con la clase y consecuencias de la misma. El momento en el cual debe evaluarse la existencia del interés legítimo es en el de la presentación de la solicitud o de la oposición.

En general el D.E.G. define el interés como "la relación entre una necesidad y el bien para poder satisfacerla. Otra parte de la doctrina estima que el interés es una posición del sujeto hacia un bien de la vida, que puede o no estar protegido por el derecho. Para promover un proceso es necesario invocar la lesión de un interés protegido por el derecho, esto es, un agravio provocado por la conducta ilícita del otro, que perjudique el interés del actor". (Citado en P.C., L: "La Defensa Judicial de los Intereses Ambientales", Editorial Lex Nova S.A, Valladolid, 2003, página 29).

Jurídicamente, el interés es la pretensión fundada o que puede fundarse en derecho; en tal sentido se afirma que es la medida de las acciones en juicio.

El "interés legítimo" ha de ser entendido como un interés en sentido propio, cualificado o específico. De manera que tanto el derecho subjetivo y el interés legítimo son dos grados paralelos de protección que el ordenamiento jurídico otorga a los individuos frente al agravio que les puede causar el comportamiento ilegítimo de la Administración Pública.

Ahora bien se afirma que interés legítimo puede identificarse con cualquier ventaja o utilidad jurídica, propia, cualificada y especifica, como aquél interés, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, confiriendo a su titular la posibilidad de actuar para exigir su satisfacción. Mediante el mismo se tiende a mantener la legalidad de una situación jurídica de la que el sujeto participa concurrentemente con otras personas, con la finalidad de obtener el cumplimiento de la ley que garantiza un interés general.

Este interés es siempre presupuesto del derecho subjetivo (poder atribuido a una voluntad individual, es una esfera en la cual reina soberanamente la voluntad de una persona). El interés legítimo tiene una connotación y protección jurídica mas débil que el derecho subjetivo, encontrándose en una posición intermedia entre esta última y el interés simple. En tal sentido éste viene a cubrir y legitimar.

Por otro lado sostienen "interés legítimo es aquella posición de ventaja otorgada a un sujeto en orden a un bien concreto, objeto de una potestad administrativa y que consiste en la atribución al referido sujeto de poderes dirigidos a influir sobre el correcto ejercicio de la potestad administrativa, para así hacer efectivo el interés sobre el bien". (R.E.R.M., T.: Intereses y Tutela Constitucional, Revista del Centro de Documentación Judicial).

En razón a lo anterior toda persona física o jurídica, privada o pública, que sea titular de un interés legítimo está definitivamente legitimado para poder formular frente a la Administración cuantas pretensiones fuesen necesarias para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Por lo tanto en el presente caso es preciso considerar por una parte la incidencia del acto atacado sobre la sociedad demandante y por otra parte la situación del tercero beneficiario con relación al acto, determinando con ello la existencia de un interés legitimo.

Al revisar el escrito de oposición presentado por la licenciada M.G.Z.N., como apoderada especial de la Sociedad Industria La Constancia, S.A. de C.V., el día diez de enero de dos mil cuatro, agregado en el expediente Administrativo a folios 14, se colige que éste fue presentado en el término exigido por la Ley, debido a que a folios 17 y 18 se encuentra la publicación en el Diario Oficial del aviso de la solicitud de la marca, en la que se registra la fecha diez de diciembre de dos mil tres, por lo tanto se desvirtúa el argumento de extemporaneidad del acto.

La sociedad TROPICFLAVORS, S.A. de C.V., pretende inscribir la marca de fábrica que consiste en la palabra GRAN que servirá para distinguir aguas gaseosas, clasificadas en la clase 32 de la Clasificación Internacional establecida por el Arreglo de Niza. Dentro de los productos que ampara dicha clase se encuentran las cervezas; aguas minerales, y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; y otras preparaciones para hacer bebidas.

Al examinar el expediente administrativo se puede advertir que Industrias La Constancia, S.A. de C.V., también tiene amparados productos clasificados en la clase 32, a saber, dentro de estos toda clase de cervezas, cuyos certificados de registros reflejan dicha situación y están agregados a folios 20 y 21 del mismo.

Del folio 55 al 65 del Expediente Judicial se encuentra agregada la Escritura Pública de Modificación y Aumento de Capital Mínimo de Industrias La Constancia, la cual en el romano II de la misma se expresa: "FINALIDAD SOCIAL: la finalidad de la Sociedad sera: a) El establecimiento y operación de fabricas de cerveza; de bebidas preparadas con o sin gas carbónico; jugos, néctares y bebidas de frutas; agua potable; aguas minerales y, en general, todas clase de bebidas no alcohólicas; y de hielo; b) La distribución y venta de los bienes que fabrique o de bienes fabricados por terceros". (subrayado suplido).

De esto se determina que ambas sociedades comercializan productos clasificados en la clase 32. Es por eso que la sociedad Industrias La Constancia, S.A. de C.V., estimó oportuno oponerse al registro de dicha marca debido a que podía verse afectada o perjudicada al permitir se inscribiese esa marca, lo cual hizo nacer en ella un interés legítimo para su impugnación.

Con lo antes expuesto se comprueba que Industrias La Constancia, S.A. de C.V., le asistía el derecho de oposición regulado en el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo tanto no existe parámetro alguno para declarar la nulidad solicitada por el demandante. C) DE LAS MARCAS.

Determinado lo anterior se analizara si la marca GRAN es irregistrable por estar contemplada dentro de las prohibiciones precisamente establecidas en el articulo 8 literal d) de la Ley antes mencionada.

Para establecer dicha situación es necesario revisar la disposición legal relativa al caso en discusión. El artículo 8 de la norma en análisis preceptúa que: "No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo que este comprendido en alguno de los casos siguientes: (...) d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate; e) (...)" Atendiendo a tal premisa es pertinente establecer la naturaleza de la marca en cuestión.

Se entiende que las marcas sirven para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Para J.O. la "marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro" (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7).

Según la Real Academia de la Lengua Española, marca es el distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente.

Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, etc. C.1) Clasificación.

Las marcas son susceptibles de clasificación -y así lo entiende la doctrina-, de acuerdo a determinados parámetros y características. Para el caso de autos, resulta necesario tener en cuenta que las marcas, según su capacidad de protección legal, pueden dividirse en: i) Marcas fuertes: entendidas como aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá a su respectiva inscripción y por ende a su protección legal.

Para diferenciar productos o servicios y ejercer la función distintiva de éstos, la marca tiene que concretarse en algo material apreciable por los sentidos. La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca como es el de diferenciar, distinguir y ser distintivo. La concepción imaginativa del signo tiene que ser traducida en algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor.

Es de entender entonces que si la marca sirve a los empresarios para asignar a sus servicios y productos estas deben de poseer un distintivo que les permita diferenciar en el mercado a sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. El consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con una marca determinada, produciéndose por la asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación, y los productos a que la marca va adherida.

Si una marca llega a confundirse con el nombre o las características del producto o servicio o con signos iguales de otro productor, tampoco cumpliría el objetivo que persigue el titular de una marca cual es el de que su producto tenga en el mercado una individualización propia, de manera que al leer, ver o escuchar la marca pueda asociarla con el producto que desea adquirir el consumidor; y ii) Marcas débiles: A este tipo de categoría pertenecen las marcas muy evocativas y descriptivas, es decir, cuando la marca que se pretende inscribir tiene una indicación o evocación al producto o servicio que representa.

Respecto a estas, su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares. También se consideran marcas débiles las formadas por letras, números o siglas.

Su consideración de débiles deviene en el sentido que si uno registra una determinada marca genérica, para una determinada clase, no se podrá oponer a que otros usen la "misma" marca nominativa para registrarla como marca de otros productos o servicios en otras clases que no estén relacionadas con el primer registro. En cuanto a la misma clase, su protección se entiende a la totalidad o reproducción exacta.

Por otro lado, y siguiendo la clasificación a que se encuentran sujetas las marcas, en especial las ya mencionadas marcas débiles, es necesario tomar en consideración a las marcas descriptivas, que corno su nombre lo indica, son las que describen directamente al producto o servicio que identifican o a sus características y atributos.

Los signos descriptivos son los que de alguna manera "informan" a los consumidores o usuarios acerca de las características, ingredientes, calidad, funciones, tamaño, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger. En este sentido, no podemos obviar, que también existen marcas que tienen un alto componente de descripción, pero que aun conservan cierto grado de fantasía que les permite mantener su capacidad marcaría.

Se entiende que las razones de importancia para adoptar la posición de declarar nulas las marcas descriptivas, es porque la apropiación de éstas impediría a los competidores de quien así actúa utilizar ciertos signos necesarios para comunicar al publico las características de sus bienes y servicios, creando así un obstáculo a la competencia, una monopolización de términos comerciales y un beneficio para el titular de la marca. C.2) De la marca "GRAN".

En el caso de autos, la marca que se pretende proteger, por la sociedad demandante es "GRAN".

El significado de dicha palabra, según la Real Academia de la Lengua Española es "Apocope de Grande, solo se usa en singular, antepuesto al "principal o primero en una clase'.

Apócope es un tipo particular de abreviación léxica que se produce cuando se suprimen una o más letras al final de una palabra. "Gran" se forma por apócope de "grande". Por lo general se apocopan algunos adjetivos los cuales siempre determinan, expresan cualidades o características del sustantivo.

Debido a que GRAN es apocope de grande, puede interpretarse esa expresión en dos sentidos, primero el tamaño que puede tener la botella o el envase que contiene el producto entiéndase este como alto, voluminoso, corpulento, enorme, vasto, superior, inmenso, y segundo puede relacionarse con el sabor del producto.

Entonces, si la marca GRAN, sirve para amparar productos pertenecientes a la clase treinta y dos -en especial aguas, gaseosas- se entiende que, la marca mencionada, describe las cualidades del producto que ampara e informa a los consumidores o usuarios acerca de las características o calidad de los productos que ofrece.

Gran parte de la doctrina entiende como marcas descriptivas aquéllas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo,peso, medida, función o destino del producto.

Por lo que este Tribunal considera que de otorgar la exclusividad de una palabra descriptiva para el caso la marca "GRAN", produciría una ventaja competitiva ilegítima, ya que si bien son de libre utilización, el monopolio excluiría a los demás competidores de su uso.

En ese orden de ideas debe de entenderse que la sociedad "TROPICFLAVORS, S.A. de CV." no es la única que distribuye productos pertenecientes a la clase treinta y dos, sino que también, existen otras empresas que lo hacen y en base a la libre competencia que impera en nuestro ordenamiento jurídico consecuentemente, no se puede dotar de exclusividad absoluta, a una marca que por esencia es de carácter descriptiva. Agregado a ello, el hecho que la marca en mención, no cuenta con elementos adicionales que permitan definirla como poco habitual, o con un grado mayor de fantasía que facilite su monopolización, simplemente nos referimos a la marca "GRAN".

Es importante recalcar el hecho de que no se puede solicitar exclusividad sobre un elemento evocativo o descriptivo de cualidades de un producto o de su fabricación, pues se ha entendido que tales elementos no son monopolizables y por lo tanto es deber de sus titulares incorporar dentro del conjunto desinencias u otros componentes que sirvan para diferenciarlo claramente de registros previos o futuros.

Al referirse a las marcas débiles, este Tribunal entiende que su protección se encuentra limitada, protegiéndose únicamente contra la imitación total de las mismas. La marca que se pretende registrar, "Gran", contiene un significado genérico, en el que, se encuentra una descripción que ampara a los productos que ambas sociedades producen, distribuyen y venden.

Por otro lado, la seguridad jurídica, la esencia del derecho marcario y el sentido de su registro, no se pierde, pues existe la posibilidad de inscribir una marca con grandes características de fantasía que le permitan tener un alto grado de exclusividad, ya que, en la medida que los usuarios del registro inscriban una marca descriptiva, sabrán que son términos comunes sobre los cuales no se puede pretender el dominio total de los mismos, pues existen otros comerciantes que pueden pretender amparar sus productos con términos igualmente distintivos o descriptivos, lo cual no puede ser negado.

En cuanto a la violación del derecho a la propiedad, contemplado en el artículo 2 de nuestra Constitución, este Tribunal advierte que no existe violación a tal derecho, debido a que el derecho de propiedad se entiende como la facultad que tiene una persona para disponer libremente de sus bienes, en el uso, goce y disfrute de ellas, sin ninguna limitación que no sea generada o devenida por la ley o la Constitución.

Al respecto el artículo 5 inciso 1° de la Ley regula: "La propiedad de las marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta ley".

Por lo tanto debido a que la marca Gran aun no había sido inscrita, la sociedad demandante no tenía dominio sobre la misma, por lo tanto no puede habérsele vulnerado su derecho de propiedad. 4. CONCLUSIÓN.

H. confirmado que la sociedad Industrias La Constancia si comprobó el interés legitimo que tenia para interponer la oposición al registro de la marca solicitada por la sociedad demandante y teniendo presente que esta incurre en las prohibiciones que establece el art. 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; se determina que no existen las ilegalidades invocadas respecto a los actos administrativos controvertidos en el presente proceso, en consecuencia, procede la declaratoria de legalidad de los mismos.

FALLO

Por tanto, con base en las razones expuestas, y los artículos 5, 8 literal d), del 9 al 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 2 de la Constitución de la República, 421, 427 del Código de Procedimientos Civiles, 31, 32 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a nombre de la República, esta Sala

FALLA:

1. Declárase legal la resolución pronunciada por el Registrador Auxiliar del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del Centro Nacional de Registros, a las ocho horas treinta y un minutos del cinco de abril de dos mil seis, mediante la cual se resuelve a favor de INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. de C.V., la oposición interpuesta por dicha sociedad, contra el registro de la marca "GRAN", solicitado por la sociedad demandante, para amparar productos en la clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; y b) Declárase legal la resolución pronunciada por el Director Registral de Dirección de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, a las ocho horas cuarenta y tres minutos del día veintiséis de septiembre del año dos mil seis, en la que se confirma la resolución pronunciada por el Registrador Auxiliar del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del Centro Nacional de Registros; c) Condénase en costas a la parte actora conforme al Derecho Común; d) D. el expediente administrativo a su oficina de origen; y, e) En el acto de la notificación entréguese certificación de esta sentencia a las autoridades demandadas y a la representación fiscal.

NOTIFIQUESE.

M.P.---------M.A.C.---------L.C.D.A.G.-----------E.R. NUÑEZ------- PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS Y LA SEÑORAS MAGISTRADAS QUE LA SUSCRIBEN.-------RUBRICADAS.------ILEGIBLE.