Sentencia nº 385-2010 de Sala de Lo Contencioso Administrativo, Corte Suprema de Justicia, 14 de Abril de 2015

• Fecha de Resolución: 14 de Abril de 2015
• Emisor: Sala de Lo Contencioso Administrativo
• Número de Sentencia: 385-2010
• Acto Reclamado: a) el Registrador, por la emisión de la resolución mediante la cual se rechazó la oposición contra la inscripción de la marca y diseño Señorial Tortillitas Sabor Único y diseño, propiedad de Alimentos, S.A.; b) la Directora, por la resolución emitida, la cual confirmó la resolución pronunciada por el Registrador.
• Tipo de Resolución: Sentencia Definitiva

385-2010

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las ocho horas cincuenta y nueve minutos del catorce de abril de dos mil quince.

El presente juicio contencioso administrativo ha sido promovido por Grupo B., Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, que se abrevia Grupo B., S.A.B. de C.V., sociedad creada, organizada y existente de conformidad a las leyes de México, de nacionalidad mexicana, con domicilio en Prolongación Paseo la Reforma # 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe, D.Á.O., C.P. 01210, México, Distrito Federal, -en lo subsecuente y para efectos de la presente sentencia denominada como B.-, por medio de su apoderado general judicial J.E.M.P., quien fue posteriormente sustituido por el licenciado G.A.F.C.; contra: a) el Registro de la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio -de aquí en adelante el Registrador-, y b) la Dirección de Propiedad Intelectual, del Centro Nacional de Registros -en adelante denominado como la Directora-.

Han intervenido en el juicio: (i) la parte actora en la forma antes indicada, (ii) el Registrador y la Directora, como parte demandada, (iii) como tercero beneficiario la sociedad Alimentos, Sociedad Anónima de nacionalidad guatemalteca,-en lo subsecuente referida como Alimentos, S.A.-, representada en este proceso por medio del licenciado R.A.L.R.; y (iv) la licenciada E.G.S.S., en calidad de representante y agente auxiliar del F. General de la República.

1. CONSIDERANDOS:

A.

ANTECEDENTES

DE HECHO Y ALEGATOS DE LAS PARTES

1. DEMANDA

   1.1 Autoridades demandadas y actos impugnados

   2. dirige su pretensión de ilegalidad en contra de: a) el Registrador, por la emisión de la resolución de las doce horas y cincuenta y seis minutos del día cuatro de noviembre de dos mil ocho, mediante la cual se rechazó la oposición contra la inscripción de la marca y diseño S. T. Sabor Único y diseño, propiedad de Alimentos, S.A.; y b) la Directora, por la resolución emitida a la once horas y cuatro minutos del día veintitrés de octubre de dos mil nueve, la cual confirmó la resolución pronunciada por el Registrador.

      1.2 Circunstancias y exposición cronológica de los hechos Relata la demandante, que el doce de marzo de dos mil ocho, Alimentos, S.A. solicitó el registro de la marca: "T. y diseño" (sic), en Clase 30. Ante esta petición, B. en calidad de propietaria de T., en clase 30, interpuso oposición al registro de la primera marca relacionada.

      El Registrador, rechazó la oposición, aduciendo que «no existían semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas que puedan confundir al público consumidor, en vista que la marca solicitada no es solamente la palabra T., sino que está compuesta por barios (sic) elementos que le arrojan distintividad» (folio 68 vuelto del expediente administrativo de oposición). Ante el pronunciamiento desfavorable, B. interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución, resultando de este recurso, la ratificación de la Directora sobre la decisión del Registrador (folio 22 vuelto del expediente administrativo de apelación).

   2. destaca la improcedencia de las resoluciones alegando que: (i) el Registrador, no realizó un buen cotejo entre las marcas para determinar la similitud entre estas, porque la búsqueda registral se hizo con la palabra S., y no T.; (ii) que dicha similitud genera confusión en el consumidor promedio, constituyendo así un acto de competencia desleal; (iii) además, apunta que el Registrador no declaró marca notoria a T., habiendo presentado la información necesaria, tal como lo prescriben las recomendaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -por sus siglas OMPI-; (iv) la Directora, en apelación reconoce que existe similitud entre las marcas T. y T., sin embargo, pese a reconocerlo, confunde que las marcas sean de uso común, ya que T., es creativa y por tanto distintiva, alejada de la palabra T.; y (v) señala que pese a que la directora, determina que la marca propiedad de B. Tía Rosa es notoria, no hace el mismo análisis en relación a T., pero sí valora la prueba para determinar la notoriedad, contrario a lo argumentado por el Registrador.

      1.3 Derechos y disposiciones que se alegan vulnerados

      Afirma que las resoluciones cuestionadas vulneran el principio de legalidad, ya que desatienden la función esencial del derecho de propiedad intelectual, violando los artículos 8 literal d), y 9 literales a), b), d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos -en adelante relacionado simplemente como Ley de Marcas-; junto con la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobadas por la OMPI, relacionándolos puntualmente a controvertir los criterios usados por las autoridades a la hora de determinar la protección de marcas notorias.

      1.4 Petición

      La parte demandante solicita que en sentencia definitiva se declare la ilegalidad de los actos administrativos impugnados, por no estar apegados a derecho.

2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA

   Esta S. admitió la demanda y tuvo por parte actora a Grupo B., Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, por medio de su apoderado general judicial licenciado J.E.M.P.. Se requirió a las autoridades demandadas que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, rindieran el informe prescrito en el artículo 20 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -en adelante señalada como LJCA-, y se ordenó notificar la existencia del proceso a Alimentos, S.A., en calidad de tercera beneficiaria. En relación a la medida cautelar solicitada, se decretó sin lugar la suspensión de la ejecución de los efectos de las resoluciones cuestionadas, debido a que no se consignaron los elementos necesarios para acreditar la concurrencia de los presupuestos de procedencia de la misma.

3. INFORMES DE LA PARTE DEMANDADA

   Las autoridades demandadas presentaron el informe requerido por esta S., en el sentido de aseverar que en efecto se pronunciaron las resoluciones impugnadas. Además, se tuvo por recibidos los expedientes administrativos, se requirió de las autoridades demandadas un nuevo informe a fin que expusieran las razones que justifican la legalidad de los actos que respectivamente se les atribuyen, y a su vez se ordenó notificar tal resolución al F. General de la República. Asimismo, en esta etapa se presentó Alimentos, S.A. en calidad de tercera beneficiaria.

   Al presentar el segundo informe requerido, el Registrador expuso que rechazó la oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio, consistente en las palabras S. T. Sabor Único y diseño, puesto que no se verificó semejanza alegada al grado de confundir al público, ya que al ser la marca de Alimentos, S.A. una marca compuesta, los demás elementos son los que le proveen distintividad. En relación a la notoriedad alegada, reitera que la misma no se entró a conocer, por falta de prueba idónea para acreditar la misma.

   Por su parte, la Directora en su segunda intervención, ratificó que actuó conforme a derecho al momento de confirmar la resolución del Registrador, puesto que la pretensión de oposición es infundada, ya que si bien entre ambos distintivos se observan elementos comunes, al ser éstos de carácter genérico o de uso común, no es posible conceder la exclusividad sobre dicho término, ni sus derivados; explica que los signos de uso común o genéricos, lo son aquellos que definen la categoría o tipo a que pertenecen determinados productos o servicios, siendo esencial para el comercio y consumidores, que no se permita monopolizar un término genérico; ya que estos signos carecen por completo de carácter distintivo. Sin embargo, en vista que la marca que se solicitó incluye el término S. y un diseño característico, esos elementos son los que le brindan distintividad a la marca.

   En esta etapa del proceso se le dio intervención a la licenciada E.G.S.S., como agente auxiliar y representante del F. General de la República.

4. TÉRMINO DE PRUEBA

   El juicio se abrió a pruebas por el plazo regulado en el artículo 26 de la LJCA, el tercero beneficiario presentó prueba documental, con el objeto de probar que la marca T., es una marca simple (la cual asegura fue registrada en violación al Convenio Centroamericano de Propiedad Intelectual -en adelante Convenio Centroamericano-, el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y siete, por cuanto ese Convenio prohibía el registro de términos genéricos y descriptivos de los productos o servicios que pretendían registrar según el artículo 10 literales i) y

   j) del referido cuerpo normativo), en contraposición a su marca S.T.S.Ú. y diseño, la cual es una marca compuesta, y como tal posee diversos elementos que le crean distintividad.

   La actora, por su parte, reiteró en esencia los argumentos esgrimidos en la demanda y adjuntó copias certificadas de las resoluciones de oposición y apelación, impugnadas en este proceso.

5. TRASLADOS

   Se corrieron los traslados ordenados en el artículo 28 de la LJCA, obteniéndose los siguientes resultados:

   1. La parte actora, se apersonó por medio del licenciado G.A.F.C., quien compareció en este proceso en sustitución del licenciado M.P., en representación de B.; en esta etapa aseguró en esencia que:

   (i) T., no es una marca de uso común, pues no cumple ninguno de los dos supuestos que doctrinariamente los enmarca como tales, a saber: (1) estar contenidos en varias marcas ya registradas; ó (2) ser evocativas del producto o de alguna de sus características. Considera que al no estar la palabra contenida en otras marcas, no se puede considerar de uso común. Finaliza sobre este punto, afirmando que en caso la palabra fuese de uso común, efectivamente B. no tuviese razón alguna en exigir la exclusividad sobre dicho término.

   (ii) Al no ser una palabra de uso común, se tuvo que haber realizado el análisis de semejanzas entre las marcas, en particular entre T. y T.. Reitera que existe similitud entre ambas marcas, pero que lo que las asemeja no es de uso común, ya que este uso se desarrolla con el tiempo, en tanto y en cuanto varias marcas generalicen la usanza de la marca, es decir que se trata de palabras que por el exceso de marcas registradas que utilizan- ese término, devienen en común para toda la clase internacional de que se trate. En relación al cotejo marcarlo entre una marca mixta (T.) con una marca denominativa (T.), el cotejo debe darse entre los elementos nominativos; en este sentido, diluía que tanto gráfica, fonética, e ideológicamente, ambas marcas son similares al grado de confusión, ya que de los primeros dos elementos arroja un grado de similitud del 90 al 95 por ciento de semejanza, mientras que el grado de similitud ideológica es de un 100 por ciento, ya que ambas evocan -según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- a una torta pequeña y circular, aplanada hecha con harina de trigo o maíz (entre otras acepciones).

   (iii) Argumenta que en vista que el registro de la marca T. es anterior al de la marca T., la primera goza de una exclusividad concedida por el registro salvadoreño, la cual merece protección sobre el término T., y cualquier otro tercero que desee utilizar dicho término o términos similares. Sostiene retóricamente, que cómo es posible que el mismo registro de propiedad intelectual que le concedió la exclusividad de su marca, venga ahora a atentar contra la marca misma, aceptando otra marca de similitud exagerada al grado de confusión. Concluye en este punto, que aceptar la actuación ilegal de la Administración sería desacreditar la calidad que la marca sí tiene, y que además fue otorgada por la misma autoridad en su oportunidad, sin ninguna reserva respecto de la denominación del nombre.

   b) El Registrador confirmó las alegaciones expuestas en sus informes, y agregó que la parte actora inicia su análisis de una afirmación errónea, ya que en el procedimiento administrativo de oposición, él no resolvió desfavorablemente por ser una marca de uso común, sino que su fundamento versó en que al ser la marca de Alimentos, S.A. mixta, estas se analizan como una unidad, y no se desprenden elementos aleatorios para su estudio particular, versus a la marca de B. que únicamente es denominativa, se concluyó que las marcas -como unidad- no eran semejantes al grado de confusión. Agrega, que ambas marcas son evocativas del producto que protegen, y por tanto, este elemento las vuelve débiles; y una característica de las marcas débiles, es que no pueden alegar exclusividad frente a otras marcas débiles que contengan la descripción del mismo producto.

   c) Alimentos, S.A. apuntó que la violación alegada por la parte actora, entre el cotejo de T. y la marca compleja de su mandante, la cual es una etiqueta compuesta por la expresión S. T. más el diseño, son marcas que deben ser analizadas por criterios diferentes; ya que la primera al ser una marca simple, se le aplica el artículo 9 de la Ley de Marcas; y la marca de su mandante, por ser compleja, debe analizarse a través de lo prescrito en el artículo 29 de la Ley de Marcas. Por tanto, no se puede comparar lo incomparable.

   Continúa exponiendo, que las expresiones T., T. y T., son términos genéricos, descriptivos, de uso común e indicativos del producto que pretenden proteger; y como tales su registro es prohibido como marcas simples o sencillas, si con ellas se pretenden amparar los productos a los que aluden. En este sentido, puntualiza que desde el Convenio Centroamericano, el registro estaba prohibido en el artículo 10, literales i), j), y k); y actualmente también se encuentra prohibido según el artículo 8 literales c) y d) de la Ley de Marcas; enfatiza que estas prohibiciones son de orden público, y por ello la marca T. es susceptible de anularse.

   d) La Directora por su parte, reiteró la tesis que sus actuaciones están apegadas a derecho, y para una mejor comprensión abunda en su tesis que ambas marcas en disputa, utilizan dentro de sus composiciones elementos de carácter genérico o de uso común, refiriéndose al conjunto de fonemas tortilli, que hacen referencia a la palabra tortilla, considerándose por tanto, que la marca de la sociedad demandante es una marca evocativa, y por tanto débil; la debilidad deviene del hecho de tener que soportar que otras marcas utilicen expresiones parecidas.

   e) La representación fiscal opinó que los actos impugnados se dictaron de conformidad a la Ley de Marcas, puesto que no existe confusión entre la marca T. y la marca S. T. Sabor Único y diseño, ya que son fundamentalmente diferentes.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. OBJETO Y LÍMITES DE LA PRETENSIÓN

   A efecto de satisfacer congruentemente con las pretensiones esbozadas en el presente juicio, es preciso fijar de manera inequívoca el objeto del debate. Partiendo de la demanda, se advierte con certeza que B. dirige la pretensión de ilegalidad en contra de la resolución del Registrador que rechazó la oposición en contra de la solicitud de registro de la marca y diseño "S. T. Sabor Único" propiedad de Alimentos, S.A., que servirá para distinguir productos comprendidos en la Clase 30, según la Ley de Marcas; y la resolución emitida por la Directora, mediante la cual confirmó la resolución que rechazó la oposición planteada.

   Los motivos de ilegalidad aducidos por la impetrante en la demanda se pueden resumir en la vulneración del principio de legalidad, por la supuesta transgresión a los artículos 8 literal

   d), y 9 literales a), b), d) y j) de la Ley de Marcas; junto con la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobadas por la OMPI, relacionándolos puntualmente a controvertir los criterios usados por las autoridades a la hora de determinar las marcas notorias.

2. NORMATIVA LEGAL APLICABLE

   Los hechos cuestionados ante esta S. están sujetos a lo previsto en la normativa siguiente: (i) Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, emitida mediante Decreto Legislativo N° 868, del seis de junio del dos mil dos, publicada en el Diario Oficial N° 125 el ocho de julio del mismo año; y (ii) Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el catorce de julio de mil novecientos sesenta y siete, el cual fue aprobado mediante Acuerdo N° 200, emitido en el Ramo de Relaciones Exteriores el quince de marzo del mil novecientos setenta y ocho, y ratificado por la Asamblea Legislativa el trece de abril de mil novecientos setenta y ocho, publicado en el Diario oficial el dieciséis de mayo del mismo año.

3. ANÁLISIS DEL CASO

   El principal argumento de ilegalidad de B. es la transgresión del principio de legalidad, en cuanto el Registrador ha ignorado lo previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley de Marcas, pues no realizó una evaluación adecuada en el momento de admitir el registro de la marca; y luego al momento de cotejar la similitud entre las marcas, ya que en caso de haber seguido lo previsto en los artículos 8 y 9 de la norma en comento, el Registrador nunca hubiese permitido la inscripción de S. T. Sabor Único y diseño, puesto que el actor considera no tuvo que haberse inscrito la marca de Alimentos S.A., ya que el artículo 8 literal d) establece que no podrán ser registrados ni usados como marca o elementos de ella un signo que consista exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto de que se trate. Por otro lado, en caso la marca pasara el filtro expuesto, a la hora de realizar el examen confusionista conforme el artículo 9 literales a),

   b), d) y j), éste hubiese arrojado extrema la similitud con su marca T., y por ende, el registro hubiese sido inadmisible por violar derechos de B..

   Continúa el actor, que en vista que la marca propiedad de B. tenía el registro desde mil novecientos noventa y siete, existen derechos a favor de T., como el de exclusividad en el uso y aprovechamiento de la marca, continua exponiendo que la semejanza alegada puede causar confusión en el consumidor promedio, y que por la misma similitud -excesiva y evidente- entre ambas marcas, la autorización del registro de la marca de fábrica y comercio S. T. Sabor Único y diseño, amparando y distinguiendo productos alimenticios para consumo humano ubicados en la Clase 30, constituiría competencia desleal, pues esta última marca está aprovechándose de los esfuerzos de B. por comercializar y posicionar su marca en el mercado salvadoreño. Continúa el actor, exponiendo que es incongruente pretender por un lado proteger a la marca desde el noventa y siete, pero que tiempo después, el mismo registro permita la inscripción de una marca con una semejanza extrema a la que ya había protegido.

   Permitir que las dos marcas compitan en el mercado, asegura el impetrante, es ir en contra del derecho marcario mismo, que lo que busca es proteger la distintividad y creatividad de las marcas.

   En este orden de ideas y de manera accesoria, la parte actora argumenta, que el registrador se abstuvo de concederle la protección como marca notoria, siendo que ante el registro se comprobó tal hecho en la forma como lo estipulan los parámetros según las recomendaciones de la OMPI. Situación que genera incongruencia, cuando la misma autoridad -en vía de apelación- reconoció que Tía Rosa es una marca notoriamente conocida.

   A razón del presente contexto, esta S. iniciará el examen del caso, a partir de: (i) análisis de la función de las marcas, elementos y clasificaciones relevantes al caso; y (i) estudio sobre el uso común de la palabra T., y sus derivados a fin de determinar si las palabras T. y T. son susceptibles de protección. En caso lo sean, se realizará el examen confusionista entre las marcas en disputa, a fin de dilucidar si pueden coexistir ambas sin inducir a confusión al consumidor promedio; y finalmente, se establecerá si hubo -o no- violación a lo prescrito por la OMPI en cuanto a la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.

   3.1 Consideraciones preliminares a la luz del Convenio Centroamericano

   Alimentos, S.A. ha expuesto a lo largo del presente proceso -con el objeto de defender la legalidad de las actuaciones de la Administración-, que la marca T. propiedad de B., es una marca simple y denominativa, y por tanto no debió haber gozado de protección bajo el artículo 10 literales i), j), y k) del Convenio Centroamericano.

   A la luz del artículo 14 de la LJCA, se prevé que los terceros beneficiarios encuentran el proceso en el estado en el que se encuentre, y únicamente pueden actuar dentro de los límites trazados por las partes en contienda; es decir que no pueden ni ampliar la demanda, ni cambiar las pretensiones; ya que eso resultaría en otro proceso contencioso administrativo. Resulta ilustrativo, aunque no vinculante, analizar el punto esgrimido por Alimentos, S.A. en cuanto a la inscripción de T., marca simple y denominativa (ya que su registro se limita a una palabra -folio 63 frente del expediente judicial-).

   Para el caso, la palabra genérica y por tanto de uso común es tortilla, en este sentido las palabras de uso común no pueden registrarse como marcas cuando -artículo 10 literal i) del Convenio Centroamericano- el nombre común del producto que pretende amparar correspondan al género o especie de tales nombres, es decir que la palabra tortilla o alguna de sus derivaciones, como marca simple no podía registrarse para productos alimenticios que traten de una tortilla; pero bien podría haberse registrado para proteger productos en otra clase.

   Si bien esta S. no puede entrar a conocer, y por tanto fallar si el registro de T. bajo el Convenio Centroamericano fue legal o ilegal (por el principio de dispositivo, de congruencia, entre otros), puesto que no es el objeto del presente proceso. En la misma línea, tampoco es competencia de esta S. en base al artículo 2 de la LJCA declarar la anulabilidad del registro de la marca, en vista que la misma compete a los tribunales comunes; no obstante, sí se considera que existen elementos suficientes y relevantes para estudiar si la inscripción y por ende el registro es conforme -o no- a las leyes secundarias y convenios internacionales suscritos por El Salvador. Resulta ilustrativo, en este caso advertir lo señalado por la S. Primera de la Corte de Costa Rica en su resolución de la una con cuarenta minutos del veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, relativa a las palabras de uso común «La palabra "dona" es un término que se ha popularizado y que deriva del inglés "doughnut"; este es un fenómeno que con frecuencia se da en los distintos idiomas que se hablan en el mundo, ya es corriente oír a los hispanoparlantes pedir que les den o les vendan una "dona", para referirse a un buñuelo en forma de rosquilla ... ; significa lo anterior que el vocablo "dona" pasó a ser de uso común para identificar el referido producto y, aunque proveniente de un idioma extranjero, cae dentro de las prohibiciones ...porque "donitas" que es la marca que se pretende inscribir es un diminutivo de "dona" y como tal tampoco puede ser reivindicada».

   En este sentido, se insta al Registro de la Propiedad Intelectual, determinar bajo el principio de la confianza legítima, si la marca simple y denominativa T. puede existir pacíficamente dentro de la Clase 30, y amparando productos alimenticios referidos a tortillas. En caso de determinar el Registro que en efecto, se está protegiendo productos de la misma Clase que contiene su nombre, debería llevarse el caso de oficio hacia los tribunales comunes para que se anule el registro de la marca, por ser esta contraria a la ley secundaria vigente y los convenios internacionales suscritos por El Salvador.

   3.2 Del derecho marcarlo

   La palabra marca, indefectiblemente nos evoca distintividad, y tiene razón de serlo ya que las marcas, buscan distinguir unos productos de otros en el mismo mercado, con el objeto de diferenciarlos para que el consumidor pueda elegir con confianza el producto que más satisfaga sus necesidades. Es claro que el motor central de la protección marcaría es ayudar a la información asimétrica que tiene el consumidor al momento de elegir sus productos, el crecimiento económico, y el desarrollo de marcas, para que los comerciantes puedan competir en el mercado ofreciendo mejores productos de calidad al mercado meta. Es claro para esta S. que las marcas son indispensables para los consumidores, puesto que una marca envuelve nociones sobre la reputación, calidad, prestigio, confiabilidad, y otros atributos de la misma; que en última instancia ayudan a los consumidores a ejercer su derecho de elección en el proceso de selección entre diferentes marcas, sobre todo para productos que por su naturaleza son sustitutos.

   Como contra cara para los comerciantes, las marcas son el medio por el cual desarrollan su reputación e imagen en el mercado, al grado de ser consideradas uno de los activos intangibles más valiosos que una compañía pueda tener, en vista que crean una ventaja competitiva frente a otras marcas de igual o diferente calidad.

   Esta S. advierte, que es de suma importancia la labor que ejerce el Registrador al momento de analizar la función distintiva de las marcas y así determinar si acepta el registro de una marca, bajo la calificación de si es similar o no a otra; pues su decisión tiene una relevancia económica que afecta al mercado salvadoreño e internacional, tanto para el consumidor -con el objeto último de prevenir que en este se cree confusión y que pague por un bien que no era el que deseaba-, así como para el comerciante -con el fundamento de evitar que un competidor tome inapropiadamente ventaja de la marca de otro comerciante-, sin perder de vista al mismo tiempo, que debe proteger un equilibrio para promover una libre competencia de mercado.

   Sin embargo, el examen de semejanzas es relevante y apropiado, cuando las marcas en contienda son fuertes, o gozan de ese elemento deseado en el derecho marcario de distintividad; ya que es impensable que el registro ceda exclusividad a nombres genéricos; porque en caso de hacerlo, se estaría incentivando justamente lo contrario que el derecho marcario protege, que es la diferenciación de una marca, versus todas las demás.

   3.3 Clasificación de marcas débiles y fuertes

   Como ya se ha explicado en el punto anterior, el elemento sine qua non de la protección marcaria, es la distintividad frente a otras, ya que si entre marcas de productos sustitutos no existe ese elemento diferenciador, se vuelve dificultoso para el consumidor distinguir cuál productor ofrece el bien que satisface mejor sus gustos y necesidades. En esta línea, es responsabilidad del productor crear una marca distinta de las demás, que genere reconocimiento en el mercado objeto, con el fin de crear una reputación e imagen que lo haga incomparable frente a otros bienes de la misma categoría (principalmente).

   Las marcas son una guía indispensable en el consumidor para reconocer el producto que busca en el mercado, y así discriminar el bien que prefiere frente a otros productos sustitutos de la misma categoría, es por esta razón que se considera que el buen desarrollo de una marca es un activo invaluable en una compañía.

   Es así, como la Administración Pública tiene una gran influencia a la hora de permitir que coexistan diferentes marcas que protegen bienes sustitutos; buscando lograr un balance saludable entre una enérgica competencia (al permitir una amplia gama de marcas para el mismo bien), para promover la variedad entre los productos que los consumidores pueden elegir, versus la protección al productor y sobre todo, la protección a su ingenio y creatividad a la hora de posicionar su marca, frente a todos los demás terceros que quieren lucrarse de su buen nombre.

   Bajo esta lógica, surge una clasificación que corresponde al nivel o grado de creatividad que ostenta una marca, separándolas en débiles y fuertes.

   1. Las marcas fuertes; son aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal; y,

   b) Las marcas débiles; en contraposición se determinan como aquellas marcas que poseen signos con menor capacidad distintiva por lo que pueden convertirse en signos débiles, a este tipo de categoría pertenecen las marcas evocativas y descriptivas del producto o servicio que representa respecto de ellas. Su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares. También se consideran marcas débiles a las formadas simplemente por letras, números, o siglas.

   La doctrina indica que es débil la marca que está conformada por signos de utilización libre o de uso común, por lo que tendrá menos fuerza para impedir que otros escojan signos cercanos, también de libre uso. Es decir, que no se puede tener derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos, prefijos de uso común. Al respecto B. asevera que marcas débiles son: «... aquellas que se encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquellas que son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar». B.L.E.. Derecho de Marcas. Tomo I. Editorial Eliasta. S.R.L Pág. 247.

   En este sentido, no es un sofisma jurídico, como el actor pretende alegar, que el registro que le concedió la protección marcaria a T., permita la coexistencia de S. T. Sabor Único y diseño, pues al ser la primera una marca débil, su protección se limita a imitación total.

   En el mismo orden de ideas, en relación a la utilización de signos genéricos, comunes o usuales se ha manifestado que determinado vocablo puede ser común para varias marcas, no siendo posible apropiársele en exclusividad, en dicho sentido cuando de una locución común se trata su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares.

   Los vocablos de uso común, carecen de distintividad, y ninguna persona puede apropiarse de ellos. La consideración de débiles de los vocablos comunes, encuentra asidero en que al registrar una determinada marca genérica o de uso común, para una determinada clase, no se podrá oponer a que otros usen la misma marca nominativa para registrarla como marca de otros productos o servicios en la misma clase del primer registro.

   En el caso bajo análisis, resulta útil el análisis ideológico realizado por el actor, para determinar sin equívocos y objetivamente (según las definiciones utilizadas de la Real Academia de la Lengua), que ambas palabras tortillinas y tortillitas, evocan el mismo producto: tortilla, y por tanto el significado de ambas palabras nos refiere al producto alimenticio de una torta pequeña y circular, aplanada hecha con harina de trigo o maíz (folios 4 vuelto y 5, 81 y 83 del expediente administrativo), de uso genérico en nuestro país, y en varios países de la región latinoamericana.

   En dicho sentido, la expresión TORTILLA, ni sus derivaciones, es susceptible de apropiación particular con carácter exclusivo, por ser de uso común en nuestro país.

   En conclusión los signos genéricos o de uso común, pueden registrarse si se agregan a éstos, otros elementos distintivos. Así, al ser T. una marca débil, su protección marcaria únicamente se limita a que ningún otro comerciante (sea competidor o no) inscriba exactamente el mismo nombre para amparar un producto de esa misma clase; siempre que no agregue a esta marca potencial, otros elementos que generen distintividad.

   3.4 Aplicación al caso

   La Administración Pública ha sido congruente en establecer que la palabra tortilla es un término genérico y de uso común, y en vista que el punto principal a dirimir es establecer si existe semejanza capaz de originar riesgo de error o confusión entre las marcas; se determina que no se puede establecer exclusividad sobre dicho término ni sobre sus conjugaciones, derivaciones, o especies del mismo, ya que la palabra tortilla no es susceptible de monopolización al ser la acepción a un alimento de gran demanda en El Salvador, que incluso forma parte de la canasta básica en varios países de Latinoamérica. Restringir el derecho al uso del referido término, sería concederle protección a una marca poco creativa y débil, que no solo sería una protección no merecida, sino que iría en desmedro de todos los demás competidores que quieran comercializar el referido producto.

   Además, tal como consta en el expediente administrativo de oposición a folios 33 al 36, la palabra T., es también usada por la sociedad D., Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de su marca D.T. Chips Nachos, ya que en su oportunidad, se opuso a la inscripción de la marca de la tercera beneficiaria; quedando demostrado así, que la palabra tortilla y sus derivaciones, es usada por otras marcas, y conviven pacíficamente en el mercado objeto salvadoreño. Es evidente, que en ninguno de los tres casos, se puede conceder exclusividad sobre la palabra tortilla o sus derivaciones, ya que hace alusión al producto mismo (ya sea de maíz o harina) que pretenden comercializar.

   Esta consideración, es fácilmente entendible en el contexto salvadoreño, para la Clase 30

   de productos que se comercian en el país, y en armonía de los principios del derecho marcario no pueden ir en contra del comercio local, que es lo que pretende el actor, al alegar exclusividad sobre T. o cualquiera de sus derivaciones (para el caso T.).

   Los doctrinarios L.E.B. y G.C. de las Cuevas, en su obra Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., página 256, establecen: «...las marcas simples están integradas por un único elemento distintivo, como puede ser una única figura o determinada palabra. Las marcas complejas presentan diversos elementos, con capacidad distintiva o sin ella, aunque el conjunto debe tener, por definición, tal capacidad. De esta manera, las marcas complejas pueden estas constituidas por una reunión de elementos que no pueden ser protegidos individualmente; una combinación de elementos protegibles y banales; y por un conjunto de elementos con capacidad individual».

   Para el caso en concreto, es evidente que entre las palabras T. y T. (palabra que forma uno de los elementos de la marca S. T. Sabor Único y diseño), existe una gran similitud, pero este hecho no puede ser suficiente para analizarlas bajo la teoría confusionista que se realiza del cotejo de dos marcas simples o complejas cuando la que goza de protección tiene un carácter distintivo. Para el caso, el cotejo marcario bajo las palabras que el actor ha determinado, no opera en virtud que el término común en la marca del actor, y como un elemento de la marca del tercero beneficiario, son derivaciones del término de uso común: tortilla, y al ser ambos derivaciones de la palabra de uso común (T. y T.) y además evocativos del producto que representan, no pueden ostentar de exclusividad alguna, pues iría en contra de los principios del derecho marcario, y por esta razón ambas marcas, y cualquier otra que contenga la palabra tortilla o sus derivaciones, deberá soportar el uso de las otras en el mercado. En este mismo sentido, esta S. se pronunció en sentencia definitiva de las catorce horas veinte minutos del veintinueve de junio de dos mil diez, en el caso M.S. versus M.S., referencia 255-2007, donde se determinó que la palabra monedero no es susceptible de apropiación particular con carácter exclusivo, concluyendo que los términos de uso común son registrables, siempre que se agreguen elementos adicionales distintivos a la marca débil; esta S. fue categórica en concluir que «... el titular de este tipo de marcas [débiles] no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa».

   En el cotejo marcario debe tenerse en cuenta si alguno de sus elementos constitutivos (ya sea que las marcas sean simples o compuestas, débiles o fuertes, denominativas o mixtas) son signos genéricos, descriptivos, evocativos, o usuales en relación a los productos identificados; y cuando estos signos se observan en las marcas que pretenden registrarse, los mismos deben ser excluidos del análisis, dado que son libremente utilizados por todos los competidores.

   Más aún, la marca de la tercera beneficiaria, no goza protección sobre la palabra T., pues ya se ha establecido que sobre ese término no se puede conceder exclusividad, sino que la protección concedida por el registro es en virtud de ser una marca compuesta, que contiene varios elementos, que como un conjunto (junto con su diseño o arte), le conceden distintividad frente a otras. Por tanto, esta S. declara legales las resoluciones impugnadas en relación al análisis confusionista de las marcas.

   3.5 Sobre los criterios para la protección especial de las Marcas Notoriamente Conocidas

   El actor, accesoriamente alega, que el Registrador dejó de pronunciarse sobre la notoriedad de su marca, pese a que aquel, probó suficientemente dicho hecho en base a la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, realizadas por la OMPI.

   En este punto, esta S. está de acuerdo en el carácter cuasi vinculatorio que tienen las decisiones de la OMPI, ya que como Estado parte que es El Salvador, las llamadas recomendaciones, tienen un carácter cuasi obligatorio en tanto y en cuanto el organismo multinacional encargado de la protección marcaria a nivel mundial, prevé lineamientos para la correcta interpretación y valoración de las marcas notorias, con el objeto de armonizar su protección a nivel internacional. En consecuencia, las recomendaciones de la OMPI deben analizarse desde la fuente que emana (de carácter internacional), hacia los países parte a la que va dirigida (para el caso concreto El Salvador); donde si bien nuestro país, es un Estado parte más, no debe descuidarse la extensión territorial del mismo, ya que no es comparable determinar que una publicidad nacional configura que una marca sea notoriamente conocida, como alega el actor, cuando el país en referencia es El Salvador, versus uno de mayor amplitud como Estados Unidos o La Argentina, donde por la misma extensión territorial, usualmente las campañas publicitarias se tropicalizan dependiendo del mercado objeto. Lógica que no es trasladable a un país con la extensión territorial como el de nosotros, donde si bien el criterio sigue siendo parte del análisis, éste debe aplicarse mutatis mutandis a nuestro país, y analizarse en conjunto con otros criterios también propuestos por la OMPI en el documento en referencia.

   Es así como esta S. determina: (a) que el alcance geográfico, es uno de los factores que debe considerarse por el registro, tal como lo establece el Artículo 2* Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro, del referido documento; (b) que éste es uno de los seis puntos que sugieren en el análisis, a saber: el grado de conocimiento, la duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; la duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación; la utilización y reconocimiento de la marca; la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en la medida que haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; y el valor asociado a la marca; y (c) el artículo en comento, establece que los factores descritos ayudaran a la autoridad competente a inferir si la marca es -o no- notoriamente conocida, sin embargo, esta autoridad competente no se limitará a conceder automáticamente la categoría de marca notoria, con el mero hecho de ver cumplidos esos seis elementos; pues este lineamiento es solo una parte del análisis que cada registro deberá realizar.

   Por tanto, se concluye que no solo el actor no comprobó que su marca es notoriamente conocida según los parámetros y factores a los que el documento de la OMPI hace referencia, sino que deja por fuera la valoración que el mismo registro analiza a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, según las circunstancias particulares del caso en cuestión.

4. CONCLUSIÓN

   Del análisis expuesto se colige que la marca que pretende protegerse tiene de raíz una derivación de un término genérico para designar un producto alimenticio tortilla, que además es de uso común en nuestro país; como tal, no puede concedérsele exclusividad del uso de la palabra raíz o de alguna de sus derivaciones, ni se le concede derecho para privar a terceros a usar esta misma palabra común, o cualquier derivación de la misma.

   Por tanto, es registrable S. T. Sabor Único y diseño, en Clase 30; pese a que ya existía el registro anterior de T., en la misma clase; ya que se reitera que al tratarse de una marca débil, que se forma de una derivación de un término de uso común en el contexto alimenticio salvadoreño, debe permitirse que cualquier comerciante la emplee para evocar el mismo producto.

   Se concluye además, que las autoridades demandadas adecuaron correctamente los hechos al supuesto hipotético previsto en la norma, porque verificaron que los elementos que impiden el registro de una marca no se configuraron; más aún se entiende que su actuar promueve el comercio salvadoreño, en pro del consumidor local.

FALLO

POR TANTO, en atención a las consideraciones realizadas y con fundamento en las disposiciones citadas; y los artículos 217 y 218 del Código Procesal Civil y Mercantil; 31, 32, 33 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en nombre de la República, esta S.

FALLA:

1. Declárase que es legal la resolución de las doce horas y cincuenta y seis minutos del día cuatro de noviembre de dos mil ocho, mediante la cual el Registrador de la Propiedad Intelectual del Registro de Comercio rechaza la oposición que B., como propietaria de la marca denominativa T., promovió contra la inscripción de la marca S. T. Sabor Único y diseño, en Clase 30, propiedad de la sociedad de nacionalidad guatemalteca denominada Alimentos, Sociedad Anónima.

b) Declárase que es legal la resolución de las once horas y cuatro minutos del día veintitrés de octubre de dos mil nueve, en la que la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros ratificó el rechazo a la oposición relacionada en el literal anterior.

c) Se condena en costas a la sociedad demandante, conforme al Derecho común.

d) R. el expediente administrativo a su lugar de origen.

e) En el acto de notificación, entréguese certificación de esta sentencia a las partes y a la representación fiscal.

N..-

DUEÑAS-----------L. C. DE AYALA G.------------ J. R. ARGUETA-------------JUAN M.

BOLAÑOS S.---------- PRONUNCIDADA POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS Y LOS

SEÑORES MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN.---------ILEGIBLE---------SRIO.---------RUBRICADAS.