Sentencia nº 364-2010 de Sala de Lo Contencioso Administrativo, Corte Suprema de Justicia, 29 de Abril de 2016

• Fecha de Resolución: 29 de Abril de 2016
• Emisor: Sala de Lo Contencioso Administrativo
• Número de Sentencia: 364-2010
• Acto Reclamado: Resolución mediante la cual la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, revocó la resolución emitida por el Registrador del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de Propiedad Intelectual, que rechazó la oposición al registro de inscripción de la marca Golden Beach y su diseño,...
• Derechos Vulnerados: Legalidad, Propiedad
• Tipo de Resolución: Sentencia Definitiva

364-2010

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador a las quince horas veintinueve minutos del día veintinueve de abril de dos mil dieciséis.

El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por York International Industries Inc., por medio de su apoderado judicial, licenciado L.E.G.C., contra la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, por la resolución emitida a las ocho horas treinta y dos minutos del uno de marzo de dos mil diez, mediante la cual dicha autoridad revocó la resolución emitida por el Registrador del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de Propiedad Intelectual, a las nueve horas y cuarenta y seis minutos del veintinueve de marzo de dos mil siete, que rechazó la oposición al registro de inscripción de la marca G.B. y su diseño, propiedad de la demandante; oposición presentada por P.M.P., S.A., propietaria de la marca LONGBEACH.

Han intervenido en el proceso: la parte actora, por medio de su apoderado judicial, licenciado L.E.G.C.; la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, como parte demandada; y la licenciada E.G.S.S., en carácter de Agente Auxiliar y delegada del F. General de la República.

La sociedad P.M.P., S.A., identificada como tercero beneficiado con el acto impugnado, no intervino en el presente proceso, pese haber sido legalmente notificada de las providencias del mismo.

LEÍDOS LOS AUTOS Y

CONSIDERANDO:

1. La parte demandante expresó:

   El día 2 de febrero de 2005 inicié los trámites de la marca mixta identificada como "GOLDEN BEACH & DISEÑO", en la Clase 34 Internacional, a favor de mi mandante (...) En vista que no existe ninguna otra marca idéntica o demasiado semejante, inscrita y vigente o en trámite de registro, en la misma clase, a favor de un tercero, y por cumplir con todos los requisitos legales, dicha marca fue admitida para trámite de registro y el cartel respectivo apareció publicado en el Diario Oficial de fecha 8 de noviembre del 2006. El día 8 de enero de 2007, la Lic. M.G.Z.N., actuando en su carácter de apoderada de la sociedad de nacionalidad suiza, con domicilio en Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Suiza,

   denominada PHILIP MORRIS PORDUCTS, S.A. (...) interpuso una oposición en contra del registro de la marca de mi mandante. La oposición fue admitida para trámite (...) y, por medio de un auto de fecha 29 de marzo de 2007, se rechazo dicha oposición. La opositora apeló, su recurso fue admitido para trámite, (...) por medio de una resolución de fecha 1 de marzo de 2010, emitida por la Directora de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, Licda. D.V.H.V., (...) se revocó la ya referida resolución de fecha 29 de marzo de 2007, por medio de la cual se había rechazado la oposición, y se acogió la misma

   (sic) (folio 1 frente y vuelto).

2. La parte actora expuso que la resolución impugnada es ilegal considerando que se han violentado los artículos 9 letra b), 14 inciso 5° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos - en adelante LMOSD- , y 6 quinquies, letra A, numeral 1, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad.

   La demandante estima que dichos preceptos han sido vulnerados «(...) pues existen suficientes diferencias entre las marcas de las partes en litigio, con lo cual se descarta cualquier confusión entre los consumidores, pudiendo coexistir ambas en el mercado (...) Consideramos que la funcionaria en cuestión, por medio de este análisis comparativo sesgado, en virtud del cual diseccionó o separó los diferentes elementos que conforman las marcas GOLDEN BEACH & DISEÑO (mixta) y LONGBEACH (denominativa), desechando el diseño de la marca de mi poderdante, siendo éste un elemento esencial de la misma, ha realizado una comparación que no atiende al conjunto de los elementos que conforman las marcas y, por el contrario, pretende hacer énfasis en uno solo de sus varios elementos: la palabra BEACH. Esto no responde a la realidad del mercado ni a lo establecido por la ley (...) La demandada, en ningún momento comprueba la certeza de su aseveración. De hecho, ni siquiera especifica a que se refiere con el "tipo de cigarros o cigarrillos" que, según ella, estaría describiendo la palabra "GOLDEN". Dicha afirmación no tiene un fundamento legal ni técnico, aparte que es producto de un análisis en virtud del cual los diferentes elementos que conforman las marcas son diseccionados, para no compararlos en su conjunto, sino que para hacer énfasis en solamente uno de los varios elementos que las conforman (...) Con respecto a la referida oposición, por este medio refuto, nuevamente, sus argumentaciones señalando lo siguiente: 1. AUSENCIA DE SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS. La oposición en cuestión no tiene base jurídica ni lógica alguna Las diferencias entre las marcas relacionadas son evidentes e irrefutables. No existe una excesiva

   semejanza, en grado de confusión, entre la marca nominativa del opositor y la marca mixta de mi mandante. La confusión entre las mismas por parte del consumidor promedio, que presta la atención común y ordinaria, es totalmente imposible. * Refutación a la supuesta semejanza GRAFICA: En un intento desesperado por forzar una semejanza, en grado de confusión, el opositor, sin dar justificación jurídica o lógica alguna, se inventó que la palabra "GOLDEN" no puede ser parte de la marca de mi mandante, se rehusó a tomar en consideración su novedoso diseño a colores, el cual ni siquiera mencionó, y trató de convencer al registrador a que solamente realizara el análisis de semejanza tomando en cuenta la palabra "BEACH". Una vez conseguido todo eso pretendía que dicha palabra fuese comparada con la marca LONGBEACH, partiendo dicha expresión de fantasía en 2, como si fuese una frase formada por 2 palabras independientes, para que se hiciera caso omiso de sus primeras 4 letras y se tomen en cuenta solamente las últimas 5. Finalmente, después de esta alambicada y compleja 'fórmula", el opositor pretendió que el registrador le diera el monopolio sobre la palabra 'Playa", escrita en inglés, a pesar que su marca no esta constituida por la misma. Tanto la legislación local, como la doctrina internacional que la inspira, establecen que las semejanzas entre marcas se analizan tomando en cuenta todos los elementos en su conjunto, tal y como se pretenden registrar y usar en el mercado, sin hacer disecciones arbitrarias, a conveniencia subjetiva de las partes en litigio, en relación a uno de los muchos elementos que las conforman. El hecho de que pueda haber un elemento gráfico que coincida entre 2 marcas, en ningún momento desestima los otros muchos elementos que, en su conjunto, conforman dichas marcas y que les dan características mucho más distintivas que semejantes. El opositor trató de forzar, contra toda lógica, una supuesta semejanza entre las marcas en cuestión, al hacer un análisis comparativo parcial, tomando en cuenta solamente uno de los varios elementos que conforman las marcas e ignorando otros a su conveniencia. La marca del opositor es nominativa y consiste en la expresión de fantasía LONGBEACH. En efecto, la frase LONG BEACH, que traducida del inglés al castellano significa "playa larga", no esta registrada a favor del opositor. Lo que esta registrado a favor del opositor es la expresión de fantasía en referencia, que no significa nada en idioma alguno. Asimismo, es de hacer notar que dicha expresión de fantasía, según el asiento de inscripción, está registrada en letras mayúsculas, de molde, en color negro y sin diseño especial. La marca de mi mandante es mixta y puede describirse de la siguiente forma: consiste en la frase GOLDEN BEACH, que traducida al castellano significa "Playa Dorada", escrita en letras

   estilizadas, minúsculas todas, con excepción de las letras "G" y "B", todo adentro de una figura rectangular con fondo de color blanco, teniendo arriba de dicha frase una figura conformada por un escudo rojo, con las letras "G" y "B" al interior del mismo, entrelazadas pero ubicada la primera arriba de la segunda, escritas en color dorado. Arriba de dicho escudo se ve una corona dorada y, a los lados izquierdo y derecho, el escudo esta flanqueado por las figuras de caballos de mar dorados. En la parte superior de la figura rectangular se puede ver una figura de color rojo. En la parte inferior del rectángulo se ven unas franjas de colores dorado, blanco y rojo. Es así como están inscritas las marcas del opositor y como se inscribiría la marca de mi mandante. Esa es la forma en que se usarían en el mercado, sin hacer divisiones artificiales y parcializadas a conveniencia de las partes. Por otro lado, si el opositor tuviese inscrita a su favor la frase "LONG BEACH", aún así tendría muchas más diferencias que semejanzas con la marca mixta "GOLDEN BEACH & DISEÑO". * Refutación a la supuesta semejanza FONETICA: Si el argumento de la semejanza gráfica es insostenible a simple vista, mucho más inverosímil es el alegato de una supuesta semejanza fonética. Las marcas se escuchan como se pronuncian, se pronuncian como se leen y se leen como se escriben. Basta pronunciar las marcas en cuestión para darse cuenta de la innegable diferencia entre las mismas. La marca LONGBEACH esta formada por 1 expresión de fantasía, de 9 letras, conformada por 2 sílabas. La marca de mi mandante esta conformada por una frase formada por 2 palabras separadas que, si estuvieran juntas, lo cual no es el caso, tendrían 3 sílabas y 11 letras. * Refutación a la supuesta semejanza IDEOLOGICA: Sobre la supuesta semejanza ideológica, el opositor no ha presentado prueba alguna y, en todo caso, no vemos como es posible que pueda existir semejanza ideológica alguna entre marcas que son claramente diferentes, unas de las otras, en los aspectos gráfico y fonético, especialmente cuando 1 esta conformada por una expresión de fantasía, que no significa nada en idioma alguno, y la otra consiste en una frase formada por 2 palabras. Simplemente no significan lo mismo, a pesar que el opositor insiste en forzar una comparación entre una "playa larga" con una "playa dorada", lo cual tampoco generaría confusión alguna, sobre todo tomando en cuenta que, en la República de El Salvador, de acuerdo al artículo 62 de la Constitución, el único idioma oficial, que es el único que habla la gran mayoría de los salvadoreños, es el castellano (...) La supuesta semejanza entre las marcas, alegada por el opositor, según éste en grado de confusión, no puede basarse en un análisis comparativo que es producto de la mutilación caprichosa y parcializada que el opositor ha hecho en relación a los

   elementos gramaticales que conforman las marcas en cuestión, todo en un vano y desesperado esfuerzo por convencer al registrador de que son demasiado parecidas. Es un hecho evidente e irrefutable que entre las marcas objeto de este litigio, al analizarse en su conjunto, tal y como lo establece la ley, muestran muchas más diferencias que semejanzas y por ese motivo es imposible la confusión alegada por el opositor (...) "PRINCIPIO TAL CUAL ES".- La marca de mi mandante se encuentra inscrita a su favor en su país de origen, desde hace 11 arios, motivo por el cual debe ser protegida en base a lo establecido en el artículo 6 quinquies, literal "A", numeral 1, del Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial o "Convenio de París", el cual literalmente señala que toda marca regularmente registrada en su país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión. En su oportunidad procesal, en la 18 instancia administrativa, presente una fotocopia legalizada por notario de las diligencias de traducción del título respectivo, documento que consta en autos» (sic) (folios 1 vuelto al 4 frente).

3. Por medio de auto de las quince horas seis minutos del once de julio de dos mil once (folio 25), se admitió la demanda contra la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, se requirió de la misma el primer informe de ley y el expediente administrativo. A fin de garantizar los derechos de audiencia y defensa, se notificó la existencia del proceso a P.M.P.S.A., tercera beneficiaria con el acto impugnado.

   En el primer informe, la autoridad demandada expresó que efectivamente pronunció la resolución discutida en el presente proceso; asimismo, remitió los expedientes administrativos.

   Posteriormente, por medio del auto de las quince horas diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil doce (folio 31), se requirió el informe justificativo de legalidad de la actuación impugnada a la parte demandada y se notificó la existencia del proceso al F. General de la República.

   Al rendir su informe, la parte demandada expuso, en síntesis:

   (...) La sociedad YORK INTERNATIONAL INDUSTRIES INC., solicitó la inscripción de la marca industrial o de fábrica consistente en la expresión GOLDEN BEACH & Etiqueta, la cual fue objetada mediante oposición, presentada por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS

   S.A, oposición que fue rechazada, posteriormente al resolver esta Dirección el recurso de apelación interpuesto, se revocó el rechazo de la oposición, por considerarse: Que era necesario realizar un examen para determina si existe o no semejanza entre la marca solicitada GOLDEN

   BEACH y diseño y la marca denominativa LONGBEACH que se encuentra inscrita y vigente; efectuando el cotejo conforme a lo prescrito en el artículo 14 inciso final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual reza: "Para efectos de examen de la marca, esta deberá ser analizada en su conjunto sin separar los elementos que la conforman.", con el fin de no desnaturalizar la distintividad de ambas marcas, tomando además en cuenta para la realización del análisis las consideraciones sobre, probabilidad de confusión y riesgo de asociación entre una marca registrada y otra que se pretende registrar, puesto que no basta establecer una simple semejanza, sino determinar si potencialmente, se origina un riesgo de confusión en el consumidor medio, esto de conformidad a lo prescrito en el artículo 9 letra b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...) Así mismo se tomo en cuenta el hecho de que la prohibición de registro de signos confundibles, contribuye a la existencia de un mercado de productos ó servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir; productos que posean finalidades idénticas podrían constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado y así crear una confusión. Se concluyo que no obstante la marca solicitada GOLDEN BEACH incluye un diseño, el elemento principal es precisamente la frase GOLDEN BEACH, la cual se considera semejante a la marca inscrita LONGBEACH, considerándose en este caso, que la palabra BEACH cuyo significado en castellano es playa, es un término arbitrario para los productos que distingue, por cuanto no está relacionado con ellos, por lo tanto no es de uso común, ni técnico, así como tampoco describe ninguna cualidad, característica, etc. de los productos, por la tanto debe de protege [sic] frente a otras marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión, y que pueda afectar el ámbito de protección conferido con el registro de la marca. D. también que la palabra GOLDEN traducida al castellano como "dorado" o "dorada", es un término que en el sector pertinente a los productos del tabaco y sus derivados, se asocia con un tipo de cigarros o cigarrillos, al igual que el término "long" que traducido al castellano significa largo(a). Además se valoró que ambos distintivos identifican productos semejantes, y que por lo tanto se da la probabilidad de riesgo de asociación en cuanto al origen de los mismos, al punto que el público consumidor puede creer que unos son una variedad de los otros y que es la misma procedencia empresarial, recordando que la esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles

   (...) por lo tanto no hay nada más confundible que una marca idéntica o semejante (...)

   (folio 39 frente y vuelto).

   IV. Por medio del auto de las catorce horas cuatro minutos del veinte de mayo de dos mil trece (folio 41), el proceso se abrió a prueba por el término de ley. Se dio intervención a la licenciada E.G.S.S. en el carácter de agente auxiliar y delegado del F. General de la República.

   La parte actora reiteró los argumentos vertidos en su demanda y corrección.

   La autoridad demandada no hizo uso del término de prueba.

   Posteriormente se corrieron los traslados que ordena el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

   La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y corrección.

   La autoridad demandada ratificó los argumentos vertidos en su informe justificativo, y agregó que el estudio para determinar si entre las marcas existía semejanza y si ésta era capaz de llevar a confusión al consumidor, se realizó tomando en consideración todos los elementos que forman parte de los conjuntos marcarios, determinándose que aún y cuando la marca Golden Beach posee un diseño, el elemento principal es parte denominativa, por lo se consideraba que era semejante a la marca LONGBEACH; manifestó, que ambos signos dentro de sus componentes utilizan la palabra BEACH, la cual es un término arbitrario para los productos que ampara la marca LONGBEACH, por lo que debe protegerse frente a otras que sean semejantes para no afectar la exclusividad que le otorga el registro.

   La auxiliar fiscal por su parte, señaló que al analizar la marca G.B. y su diseño, debe valorarse tanto el campo gráfico, fonético e ideológico a fin de no generar una convergencia con la marca LONGBEACH, siendo los diferentes elementos que conforman las marcas los parámetros que deben valorarse para su inscripción, con el objeto de no generar confusión al consumidor. Concluyendo que de acuerdo a los informes presentados por las partes y que corren anexos al expediente, el examen de fondo que realizó la autoridad demandada no cumple en su totalidad con los requisitos que la ley establece.

   Finalmente, la sociedad P.M.P., S.A., tercera beneficiada con el acto impugnado, no hizo uso del traslado conferido.

   V. Establecidas las posiciones jurídicas de las partes, esta Sala pasará a emitir el pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

   El demandante asevera que el acto administrativo cuestionado es ilegal dado que existen suficientes diferencias entre las marcas en cotejo, con lo cual se descarta cualquier confusión entre los consumidores, pudiendo coexistir ambas en el mercado. En este sentido, alega que el análisis comparativo realizado en relación a los artículos 9 letra b) y 14 inciso 5° de la LMOSD, fue sesgado "(...) en virtud del cual se diseccionó o separó los diferentes elementos que conforman las marcas GOLDEN BEACH & DISEÑO (mixta) y LONGBEACH (denominativa), desechando el diseño de la marca de mi poderdante, siendo éste un elemento esencial de la misma, ha realizado una comparación que no atiende al conjunto de los elementos que conforman las marcas y, por el contrario, pretende hacer énfasis en uno solo de sus varios elementos: la palabra BEACH (...)" (folios 2 frente).

   Al respecto, la autoridad demandada expuso que al realizar el examen para determinar si existe o no semejanza entre la marca solicitada Golden Beach y su diseño, y la marca denominativa LONGBEACH que se encuentra inscrita y vigente; efectuando el cotejo conforme a la prescrito en el artículo 14 inciso final de la LMOSD, tomando en cuenta la probabilidad de confusión y riesgo de asociación entre una marca registrada y otra que se pretende registrar, puesto que no basta establecer una simple semejanza, sino determinar si potencialmente se origina un riesgo de confusión en el consumidor, de conformidad a lo prescrito en el artículo 9 letra b) de la LMOSD. Concluyendo que «(...) no obstante la marca solicitada GOLDEN BEACH incluye un diseño, el elemento principal es precisamente la frase GOLDEN BEACH, la cual se considera semejante a la marca inscrita LONGBEACH, considerándose en este caso, que la palabra BEACH cuyo significado en castellano es playa, es un término arbitrario para los productos que distingue, por cuanto no está relacionado con ellos, por lo tanto no es de uso común, ni técnico, así como tampoco describe ninguna cualidad, característica, etc. de los productos, por lo tanto debe de protege [sic] frente a otras marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión, y que pueda afectar el ámbito de protección conferido con el registro de la marca. Determinándose también que la palabra GOLDEN traducida al castellano como "dorado" o "dorada", es un término que en el sector pertinente a los productos del tabaco y sus derivados, se asocia con un tipo de cigarros o cigarrillos, al igual que el término "long" que traducido al castellana significa largo(a). Además se valoró que ambos distintivos identifican productos semejantes, y que por lo tanto se da la probabilidad de riesgo de error o confusión entre los productos que distinguen, o un riesgo de asociación en cuanto al origen de

   los mismos, al punto que el público consumidor puede creer que unos son una variedad de los otros y que es la misma procedencia empresarial, recordando que la esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles (...)

   (folio 39 frente y vuelto).

   Establecidas las posicione jurídicas de las partes, esta S. advierte que la controversia del presente caso se circunscribe a comprobar si las marcas G.B. y su diseño, y LONGBEACH, poseen semejanza entre sí, de modo que no puedan coexistir en el mercado por afectación a los derechos -en este caso- de la marca LONGBEACH. Consecuentemente, de determinarse la existencia de semejanza que induzca a la confusión de las marcas relacionadas, se examinará la vulneración a los derechos resguardados en el artículo 6 quinquies, letra A. numeral 1, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

   A. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que marca es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

   En tal sentido, es elemento esencial de una marca la condición de ser claramente distinguible de otra; es decir, la capacidad del signo o signos para distinguir un producto o servicio de otro idéntico, similar o diferente, según se trate, aludiendo a las características intrínsecas o extrínsecas de estos. De esta manera, el objeto primordial de una marca y su registro es la plena y real distinción entre productos y servicios de diferentes sujetos.

   Con el fin de mantener un nivel de control con respecto a la distinción de las marcas inscritas y las sujetas a inscripción, el legislador estableció, por medio del artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, un procedimiento para verificar si una marca a registrar incurre en alguna de las prohibiciones de los artículos 8 y 9 de la citada ley. Tales disposiciones regulan las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y las marcas inadmisibles por derechos de terceros. Con el examen en referencia se pretende que la entidad que califica el signo o los signos presentados verifique, de acuerdo con las prohibiciones legales, si es viable o no el registro de una marca, tomando en cuenta la totalidad de marcas que al momento de la presentación existen o se encuentren en proceso de inscripción.

   El artículo 16 de la misma ley, la oposición contra la marca en proceso de registro por un tercero (como sucedió en el presente caso), alegando cualquiera de las prohibiciones enmarcadas en los mencionados artículos.

   La premisa principal de la que parte la letra b) del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es la semejanza gráfica, fonética o ideológica.

   En virtud de lo anterior, las funciones de la marca están relacionadas con la aptitud para identificar y distinguir productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen y la calidad de la mercancía.

   Así, la Administración, en una labor cognoscitiva e interpretativa de la ley, debe determinar si el concepto «semejanza» tiene aplicación en el supuesto que se le presenta.

   Según J.O., la esencia de la marca consiste en ser claramente distinguible, sin embargo, existen ocasiones en las que es necesario realizar un examen de confundibilidad a efecto de determinar si existe parecido entre las marcas. Existen, a este efecto, pautas que señalan como debe efectuarse el cotejo marcario, las cuales tratan de dotar al examen de un mayor realismo. Entre tales pautas señala: a) las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultanea; b) en el cotejo debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias; y, c) la parte preponderante es el conjunto, el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes, separadas de forma arbitraria (Derecho de Marcas, A.P., 3a edición, Buenos Aires, 1999, pág. 208-210).

   Acorde con estas reglas, de particular importancia en el caso que se analiza, se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que la marca, como un todo, se imprime en la mente del consumidor. Así, para decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial. Es así que, en términos generales, la marca debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.

   B. Pues bien, con la finalidad de determinar si dos marcas son semejantes entre sí, es necesario realizar un análisis comparativo en los aspectos gráfico, fonético e ideológico. Con estos antecedentes, a efecto de controlar la legalidad de la resolución impugnada, esta Sala realizará un examen de ambas marcas, bajo los parámetros establecidos en la ley, y podrá, de esa forma, fijar la existencia o no de la semejanza entre las marcas Golden Beach y su diseño, y LONGBEACH.

   Análisis Gráfico. El doctrinario argentino J.O., asevera que: «la confusión visual o gráfica es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación (...) la confusión visual puede ser causada por semejanzas ortográficas o gráficas». Derecho de Marcas, A.P., 3a edición, Buenos Aires, 1999, pág. 173-174.

   La similitud visual ortográfica se presenta cuando coinciden las letras en los nombres comerciales en confrontación, influye la secuencia de vocales, la longitud y cantidad de sílabas, las radicales o terminaciones comunes.

   Debe decirse que la apreciación de una marca, como un todo, significa que la persona que la aprecia debe imponerse de ella al verla junto a otras marcas, sin compararlas, y sin particularizar las diferencias que entre ellas existan, de manera que la impresión de conjunto que queda en su mente sea determinante para no confundirla con otra.

   Para el presente caso las marcas a cotejar son G.B. y su diseño, y LONGBEACH.

   Según se aprecia, las denominaciones Golden Beach y LONGBEACH coinciden en el término "BEACH". No obstante, debe precisarse que la primera marca está compuesta por dos palabras -Golden Beach-, escritas ambas en letras minúsculas (folio 3 del expediente administrativo de oposición), a excepción de las letras "G" y "B", mientas que la segunda marca es una sola palabra, escrita en letras mayúsculas. Aunado a lo anterior la forma que presentan son evidentemente distintas, la marca LONGBEACH tiene una presentación simple, que no es más que su mera denominación (folio 24 del expediente administrativo de oposición), por el contrario, Golden Beach es una marca mixta, es decir, su denominación se acompaña de un diseño consistente en un escudo, un semicírculo en la parte superior, una combinación de los colores rojo, dorado, negro y blanco. Consecuentemente, al ser apreciadas de manera sucesiva, las marcas en cotejo, producen un impacto gráfico representativo totalmente diferente, lo cual impide la confusión gráfica de las marcas en el consumidor medio. Consecuentemente, la posibilidad de confusión de las marcas no debe juzgarse con referencia a la figura en sí misma, prescindiendo de la forma en que está representada; así, una figura puede coincidir con otra, pero debe apreciarse si concurren especiales características que excluyan una posible confusión. En el presente caso, por simple inspección, se concluye que las marcas en cotejo no poseen similitud gráfica.

   Análisis Fonético. Tal como se precisó supra, las denominaciones Golden Beach y LONGBEACH coinciden en el término "BEACH". Ahora bien, la primera marca inicia con la palabra "Golden", y la segunda con el término "LONG". Éste dos últimos términos, al ser vocalizados de manera sucesiva, generan una percepción auditiva similar, concretamente, la articulación del sonido "Golden" coincide vocálicamente con "LONG" en cuanto a la vocal "o", y, además, existe una similitud consonántica respecto la letra "n" que imprime énfasis en la pronunciación.

   Así, las marcas en cotejo, al ser vocalizadas una a continuación de la otra, poseen una pronunciación que razonablemente puede inducir a la confusión. En atención a lo anterior, debe concluirse que existe semejanza fonética entre las denominaciones Golden Beach y LONGBEACH.

   Análisis Ideológico. Según J.O. la confusión de naturaleza ideológica «Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra» (Derecho de Marcas, A.P., 3a edición, Buenos Aires, 1999, pág. 182).

   En el presente caso, G.B. y su diseño, y LONGBEACH, amparan productos de la misma naturaleza, pertenecientes a la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, concretamente, cigarros, cigarrillos, tabaco en bruto o manufacturado, productos del tabaco o derivados del tabaco en general, pipas, encendedores, cerillos y artículos para fumadores en general (folios 3 y 24 del expediente administrativo de oposición).

   Pues bien, la autoridad demandada argumentó, en relación al análisis de la semejanza ideológica entre las marcas en cotejo, que «(...) la palabra GOLDEN traducida al castellano como "dorado" o "dorada", es un término que en el sector pertinente a los productos del tabaco y sus derivados, se asocia con un tipo de cigarros o cigarrillos, al igual que el término "long" que traducido al castellano significa largo(a). Además se valoró que ambos distintivos identifican productos semejantes, y que por lo tanto se da la probabilidad de riesgo de error o confusión entre los productos que distinguen, o un riesgo de asociación en cuanto al origen de los mismos, al punto que el público consumidor puede creer que unos son una variedad de los otros y que es la misma procedencia empresarial, recordando que la esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles (...)» (folio 39 vuelto).

   Esta Sala discrepa con la apreciación de la autoridad demandada pues los términos "Golden" y "LONG" no generan una evocación, en el consumidor, de los productos que amparan las marcas en cotejo. Aun cuando la traducción al castellano de los términos señalados sea "dorado" y "largo" -traducción que no es asequible para la mayoría de consumidores--, dichas palabras refieren un concepto o representación lógica de la realidad ajena e inconexa al tabaco y sus productos derivados. Así, el color dorado y el calificativo largo, no generan en el consumidor la inconfundible representación de un producto en particular, puesto que se trata de términos que no se encuentran arraigados a una actividad mercantil particular ni a productos específicos. Estas palabras son conceptos generales, imprecisos, no evocativos, que no representan características, especialidades o referencias naturales de los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

   Siguiendo el parámetro de análisis establecido en el artículo 14 inciso 5° de la LMOSD, relativo a analizar las marcas en su conjunto "sin separar los elementos que la conforman", en el presente caso, las marcas G.B. y su diseño, y LONGBEACH --si se quiere, traducidas al castellano como "Playa Dorada" y "Playa Larga"-, no generan confusión ideológica alguna.

   C. A partir de lo expuesto en el apartado anterior, esta S. concluye que no existe semejanza que induzca al error en la percepción del público consumidor medio, entre las marcas Golden Beach y su diseño, y LONGBEACH.

   Ahora bien, debe precisarse que, aun cuando tales marcas poseen similitud fonética - análisis aislado de su mera enunciación sin tomar en cuenta su diseño--, al analizar todos los elementos representativos de tales marcas, en su conjunto, tal como lo ordena el artículo 14 inciso 5° de la LMOSD, se advierte que dicha semejanza fonética, en el presente caso, es insuficiente para generar una confusión en el consumidor medio y llevarlo a adquirir un producto diferente al deseado.

   Así, en su conjunto -análisis integral de todas las variables--, no existe semejanza que induzca al error, en el público consumidor medio, respecto de las marcas Golden Beach y su diseño, y LONGBEACH. Por ello, son válidos los argumentos de la parte actora relativos a la violación a los derechos contenidos en los artículos 9 letra b) y 14 inciso 5° de la LMOSD. En consecuencia, el acto administrativo impugnado es ilegal.

   Por otra parte, habiéndose establecido la ilegalidad del acto controvertido, por las razones expuestas, resulta inoficioso, en virtud del principio de economía procesal, pronunciarse respecto de los restantes vicios de ilegalidad alegados por la parte actora.

   VI. MEDIDA PARA RESTABLECER EL DERECHO VIOLADO El artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece «Si se hubiese presentado una o más oposiciones; ellas se resolverán junto con lo principal de la solicitud en un sólo acto, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para contestar la oposición o la última de ellas, mediante resolución fundamentada. En caso de admitirse la oposición y de no haberse presentado apelación la solicitud se archivará sin más trámite, debiendo el Registro reintegrar la fianza en efectivo por oposición. En caso de quedar firme la resolución denegando la oposición, se otorgará el registro de la marca solicitada y la fianza en efectivo por oposición ingresará al Registro».

   En el presente caso y en atención a la disposición relacionada, al no ser atendible la oposición presentada por P.M.P., S.A., propietaria de la marca LONGBEACH, se debe inscribir la marca Golden Beach y su diseño, en el Registro de la Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, del Centro Nacional de Registros.

6. Por tanto, con base en las razones expuestas y disposiciones normativas citadas, y los artículos 216, 217, 218 y 417 del Código Procesal Civil y Mercantil, 31, 32, 33 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a nombre de la República esta Sala

   FALLA:

   1. Declarar ilegal la resolución pronunciada por la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, a las ocho horas treinta y dos minutos del uno de marzo de dos mil diez, mediante la cual dicha autoridad revocó la resolución emitida por el Registrador del Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de Propiedad Intelectual, a las nueve horas y cuarenta y seis minutos del veintinueve de marzo de dos mil siete, que rechazó la oposición al registro de inscripción de la marca G.B. y su diseño, propiedad de York International Industries Inc.; oposición presentada por P.M.P., S.A., propietaria de la marca LONGBEACH.

   2. Como medida para restablecer el derecho violado, y como derivado de la declaratoria de ilegalidad del acto de la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, ordenar al Registro de la Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas y Otros Signos distintivos, del Centro Nacional de Registros, continúe con el trámite correspondiente y realice el registro e inscripción de la marca Golden Beach y su diseño.

   3. Condenar en costas a la autoridad demandada conforme el Derecho común.

   4. Devolver los expedientes administrativos a su respectiva oficina de origen.

   5. En el acto de la notificación entregar certificación de esta sentencia a las autoridades demandadas.

   NOTIFÍQUESE.

   D.S.-----------DUEÑAS------------P.V.C.------- S. L. RIV. MARQUEZ---------PRONUNCIADA POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS Y EL SEÑOR MAGISTRADO QUE LA SUSCRIBEN.-------ILEGIBLE------ SRIO.----------RUBRICADAS.