Sentencia Nº 20-CAM-2017 de Sala de lo Civil, 03-07-2017
| Sentido del fallo | Declárase ha lugar a casar la sentencia impugnada. |
| Materia | CIVIL Y MERCANTIL |
| Emisor | Sala de lo Civil |
| Fecha | 03 Julio 2017 |
| Tipo de Recurso | RECURSO DE CASACION |
| Número de sentencia | 20-CAM-2017 |
| Tribunal de Origen | CÁMARA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO |
20-CAM-2017
SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las doce
horas treinta y cinco minutos del tres de julio de dos mil diecisiete.
Agréguese el escrito presentado por el licenciado Néstor Oswaldo Pineda Menéndez, en
su carácter de apoderado general judicial especial de la Sociedad “IMPORTADORA MI FE, S.A.
DE C.V.”; y en virtud de lo expresado en el mismo, téngase por evacuados los alegatos a que se
I. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y LAS PARTES
El recurso de casación ha sido interpuesto por los licenciados José Eduardo Ángel
Maldonado y Fernando Alberto Montano Vásquez, actuando como apoderados generales
judiciales especiales de la Sociedad “L´ORÉAL” (constituida bajo las leyes de Francia), contra la
sentencia definitiva pronunciada en apelación por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera
Sección del Centro, a las ocho horas diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil
dieciséis, en el Proceso Declarativo Común de Infracción Marcaria, Daños y Perjuicios y
Competencia Desleal, promovido por los ahora recurrentes, en contra de la Sociedad
“IMPORTADORA MI FE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que se
abrevia “IMPORTADORA MI FE, S. A. DE C.V.”, representada procesalmente por sus
apoderados generales judiciales licenciados Samuel Leonardo Estrada Iraheta y Néstor Oswaldo
Pineda Menéndez.
Han intervenido en primera instancia los licenciados José Eduardo Ángel Maldonado,
Jaime Ernesto Moisés Rodríguez Paredes y Fernando Alberto Montano Vázquez, todos en
calidad de apoderados generales judiciales especiales de la Sociedad “L´ORÉAL”; y la
demandada Sociedad “IMPORTADORA MI FE, S. A. DE C.V.”, por medio de sus apoderados
los licenciados Samuel Leonardo Estrada Iraheta y Néstor Oswaldo Pineda Menéndez. En
segunda instancia, intervinieron los licenciados Ángel Maldonado, Rodríguez Paredes y Montano
Vázquez como apoderados de la Sociedad demandante-apelante; y los abogados Estrada Iraheta y
Pineda Menéndez como apoderados de la demandada-apelada. Y en casación, los recurrentes
licenciados José Eduardo Ángel Maldonado y Fernando Alberto Montano Vásquez, en la calidad
expresada; y el licenciado Néstor Oswaldo Pineda Menéndez, en el carácter de demandado-
recurrido.
II. FALLOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
II. A. En el fallo pronunciado por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de esta
ciudad, se resolvió: ““““[…] POR TANTO: con fundamento en las anteriores consideraciones y
de conformidad con lo prescrito por los Arts. 1, 2, 11, 15, 18, 172 inc. 3º, 182 ord. 5º Cn; Arts. 2,
5, 26 literal e) e inciso 2º literal b), 101 literal a) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, la suscrita jueza FALLA: A) SIN LUGAR A
DECLARAR LA INFRACCIÓN MARCARIA denunciada por L´OREÁL, en contra de
IMPORTADORA MI FE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
IMPORTADORA MI FE, S. A. DE C.V. C) SIN LUGAR A DECLARAR LA EXISTENCIA
DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL denunciados por L´OREÁL, en contra de
IMPORTADORA MI FE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
IMPORTADORA MI FE, S. A. DE C.V. C) SIN LUGAR A LA CONDENA DE DAÑOS Y
PERJUICIOS reclamados por LÓRÉAL, en contra de IMPORTADORA MI FE, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia IMPORTADORA MI FE, S. A. DE C.V.
D) NO HAY CONDENA EN COSTAS para la parte demandada. E) Una vez firme esta
resolución, LÍBRESE oficio con certificación de esta sentencia al Juzgado Primero de lo Civil y
Mercantil de esta ciudad, a fin que resuelva lo que ha derecho corresponda en las diligencias con
referencia 3-MC-12 (2), con NUE 02685-12-DP-1CM2 F) No habiendo trámite pendiente
ARCHÍVESE el presente proceso. NOTIFÍQUESE.” (SIC)
II. B. La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro en la sentencia
definitiva de las ocho horas diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el
fallo correspondiente resolvió lo siguiente: “““[…] V- FALLO.--- POR TANTO: Sobre la base
de los razonamientos expuestos, disposiciones legales citadas y de conformidad con lo
establecido en los Arts. 1 inc. 1º, 11, 15, 18, 172 incs. 1º y 3º, 182 atribución 5ª Cn., 29 Ordinal
1º, 212 Inc. Último, 213, 215, 216, 217, 218, 219 inc. 1º, 272, 275, y 515 incs. 1º y 2º CPCM., A
NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, esta Cámara FALLA: A)
CONFÍRMASE la sentencia venida en apelación, pronunciada por la señora Jueza dos del
Juzgado Segundo de los Civil y Mercantil de esta ciudad a las nueve horas y veinticinco minutos
del día veintidós de agosto de dos mil trece; y B) CONDÉNASE EN COSTAS PROCESALES,
de esta instancia a la parte recurrente.--- Oportunamente, devuélvase el proceso al Juzgado de su
origen, con certificación de esta sentencia. HÁGASE SABER. […]” (SIC)
III. SINÓPSIS DE LOS HECHOS, PRETENSIÓN Y EL PROCESO
La parte demandada Sociedad “IMPORTADORA MI FE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse “IMPORTADORA MI FE, S. A. DE C.V.”,
importó producto consistente en tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL” o “L´ORVÉL”, el
cual de acuerdo a la teoría fáctica y jurídica planteada por la demandante, infringen los derechos
conferidos legalmente a la actora “L´ORÉAL” en virtud de la inscripción registral de la marca
respecto a productos de la clase 03 de la Clasificación de Niza, ello dada su similitud fonética y
gráfica, así como por las semejanzas conceptuales y materiales que se advierten del empaque del
mismo producto infractor y de su contenido, configurándose así, la reproducción de un signo
distintivo similar al de la marca “L´OREÁL”, pues se escribe y lee de forma semejante al signo
distintivo propiedad de la demandante, y que no obstante –afirma-, sí existen variaciones en el
tipo de presentación del producto, las similitudes tanto visuales como ideológicas han sido
utilizadas con el propósito de generar confusión en el público consumidor de tintes para cabello
de la marca preponderante “L´OREAL”, con la consecuente desviación de la clientela y demás
perjuicios.
Refiere la parte actora que el riesgo de confusión entre la marca “L´OREÁL” y
“L´ORIVÉL”, es extensivo hacia la marca “L´ORVÉL”, que consta impresa a un costado del
empaque del producto infractor, por lo que cada uno de los argumentos contenidos en la demanda
que han sido orientados a demostrar la infracción marcaria de la marca “L´ORIVÉL”, también
son aplicables a la denominación “L´ORVÉL”. De ahí, que en armonía con la protección
regulada por el ordenamiento jurídico marcario aplicable, es significativo denotar las clases de
confusión que han sido predominantemente reconocidos por la doctrina del Derecho Marcario: a)
Confusión Visual; y b) Confusión Auditiva.
Asimismo, aparte de las infracciones marcarias denunciadas por el uso de la marca en
cuestión, la pretensión contenida en la demanda también comprende la declaratoria de
competencia desleal, derivada del riesgo de confusión entre las marcas “L´ORÉAL” y
“L´ORIVÉL”, alegando la potenciación de tal riesgo en la contraposición de las denominaciones
utilizadas en los productos de ambas marcas, es decir, “EXCELLENCE CREME” y “STUDIO
LINE” empleados en los empaques de la marca “L´ORÉAL”; y “EXCELLENOE CREME” y
“STUDIO FINE” utilizados en los envoltorios y productos amparados por la marca “L´ORIVÉL”
(“L´ORVÉL). De acuerdo a la parte demandante, la similitud capaz de crear confusión en el
público consumidor a la luz del Art. 101 literal g) de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, se ha acreditado a partir de la prueba pericial de análisis gráfico de los logotipos
utilizados por las marcas contendientes.
De igual forma, parte de la pretensión consiste en que de conformidad a lo presupuestado
en el Art. 90 literal f) y 91 de la Ley de Marcas, dada la configuración de la infracción de
derechos marcarios conferidos, pretende se verifique la condena al pago de indemnización de
daños y perjuicios a la Sociedad “IMPORTADORA MI FE, S.A. DE C.V.
Partiendo de los hechos expuestos, la pretensión objeto del proceso de mérito,
básicamente constituye en que se declare la existencia de infracciones marcarias y actos
constitutivos de competencia desleal cometidos por la Sociedad “IMPORTADORA MI FE, S. A.
DE C.V., en virtud del uso en el comercio de la marca “L´ORIVÉL” (L´ORVÉL) en los términos
de la demanda, y como consecuencia, se condene a la misma al pago de indemnización de daños
y perjuicios que estima ascienden a la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
La Jueza de Primera Instancia desestimó la pretensión en todas sus partes, bajo el
argumento de falta de acreditación de riesgo de confusión entre las marcas L´ORÉAL y
L´ORIVÉL, y entre las denominaciones utilizadas por ambas marcas, ni el uso en el comercio de
un signo que constituye imitación de la marca L´OREÁL, por lo que no se logran configurar los
actos de competencia desleal. Asimismo, adujo dicha funcionaria judicial, que sí se verificó la
acreditación de la notoriedad de L´OREÁL, así como también la existencia de uso en el comercio
de un producto de tinte para cabello de la marca L´ORIVÉL, pero lo que no se ha logrado
establecer en el proceso de que se trata, es la imitación de ésta con la marca L´OREÁL. Respecto
a la pretensión de que se condene a la demandada al pago de indemnización por daños y
perjuicios, el fundamento de su desestimación se hizo recaer, en que al haberse desestimado las
pretensiones de infracción marcaria y actos de competencia desleal, resulta inexistente el evento
dañoso que habilitaría una condena por los mismos.
La Sociedad actora “L´ORÉAL”, a través de sus apoderados judiciales licenciados José
Eduardo Ángel Maldonado, Jaime Ernesto Moisés Rodríguez Paredes y Fernando Alberto
Montano Vásquez, interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva
pronunciada en Primera Instancia, la cual fue confirmada en su totalidad. En contra de dicha
providencia de naturaleza definitiva, la parte demandada interpuso recurso de casación, el cual
concluyó con sentencia definitiva emitida por esta Sala a las once horas treinta y cinco minutos
del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, que casó la de Segunda Instancia objeto de la
denotada vía recursiva, por el motivo de Quebrantamiento de alguna de las formas esenciales del
proceso, por haberse infringido los requisitos internos de la sentencia, por falta de congruencia de
la aludida sentencia, en razón de no haberse emitido pronunciamiento respecto a dos puntos que
fueron apelados consistentes en la falta de realización del cotejo marcario requerido por la parte
actora y la respectiva valoración probatoria, así como la omisión de valoración de las
denominaciones “EXCELLENCE CREME” y “STUDIO LINE” utilizadas por las marca
“L´ORÉAL”, en contraposición con las denominaciones “EXCELLENOE CREME” y “STUDIO
FINE”. Tales vicios de forma –a criterio del Tribunal Ad-Quem-, fueron subsanados, y
nuevamente confirmó en todas sus partes, la providencia definitiva pronunciada por el Tribunal
de Primera Instancia; sentencia de segunda instancia que ahora ha sido objeto del recurso que nos
ocupa, pero en esta oportunidad, en invocación del vicio de fondo de Inaplicación del Art. 416
CPCM.
IV. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
Habiéndose realizado el respectivo análisis formal del recurso, esta Sala, por resolución
de las diez horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, admitió
V. DIAGNÓSTICO JURÍDICO DEL RECURSO INFRACCIÓN DE LEY, POR
El precepto objeto de análisis casacional, se encuentra contenido en el TÍTULO
SEGUNDO relativo al PROCESO COMÚN que desarrolla el Código Procesal Civil y Mercantil,
y en el CAPÍTULO SEXTO que contiene la regulación de los ALEGATOS FINALES Y
SENTENCIA, y a la letra dispone: “El Juez o tribunal deberá valorar la prueba en su conjunto
conforme a las reglas de la sana crítica.--- […] El juez o tribunal deberá atribuir un valor o
significado a cada prueba en particular, determinando si conduce o no a establecer la existencia
de un hecho y el modo en que se produjo. Cuando más de una prueba hubiera sido presentada
para establecer la existencia o el modo de un mismo hecho, dichas pruebas deberán valorarse en
común, con especial motivación y razonamiento.”
ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Previo a la verificación del desarrollo del concepto de la infracción al precepto legal sub-
examine, a manera de antecedente, los interponentes hacen referencia, a la sentencia definitiva
pronunciada por esta Sala Casaciónal, a las once horas treinta y cinco minutos del veintitrés de
septiembre de dos mil dieciséis, por medio de la cual se declaró ha lugar a casar la sentencia
proveída por el Tribunal de Segunda Instancia, en virtud de la configuración del vicio in
procedendo de Infracción a los requisitos internos de la sentencia, por la verificación de
incongruencia de la resolución impugnada, dada la denuncia de la omisión de la Jueza A-Quo de
practicar el medio probatorio de reconocimiento judicial.
MOTIVACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LOS
RECURRENTES
El referido vicio de carácter procesal –afirmaron en su momento los recurrentes en el
respectivo recurso de casación-, se evidenció específicamente, en la omisión del Tribunal Ad-
quem, de realizar el cotejo de las marcas adversarias a través del medio probatorio de
reconocimiento judicial; asimismo, por la omisión de pronunciarse respecto a las denominaciones
utilizadas en la marca “L´ORÉAL” consistentes en “EXCELLENCE CREME” y “ESTUDIO
LINE”, y contraponerlas a las denominaciones utilizadas en los empaques de la marca
“L´ORIVÉL” que consisten en “EXCELLENOE CREME” y “ESTUDIO FINE” utilizadas en los
empaques de los tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL”. El impetrante concluye el
antecedente en cuestión afirmando, que mediante el relacionado reconocimiento judicial, se
pretendía obtener un elemento probatorio adicional y definitorio, capaz de robustecer y
consolidar el material probatorio de peritajes (análisis gráfico comparativo para los logotipos,
diseño y presentación entre los productos utilizados por “L´ORÉAL” y “L´ORIVÉL”)
incorporados en primera instancia por la parte actora, por el que se acreditaría la existencia de
riesgo de confusión que fue alegado y evidenciado, a partir desde la similitud ideológica, gráfica-
ortográfica; y fonética.
En concordancia con lo expuesto en párrafos precedentes, los interponentes remarcan, que
la Cámara de Segunda Instancia en la parte conclusiva de la sentencia objeto de la vía recursiva
de que se trata, ha expresado –específicamente- en el apartado 3.8.2) que “reconoce
expresamente el alto grado de semejanza entre las marcas “L´ORÉAL” y L´ORIBÉL”, y
agregan que el Tribunal Ad-quem –nuevamente- omitió pronunciarse respecto a la marca
“L´ORVÉL” que también es utilizada por la parte demandada. Los aspectos en referencia, se
hacen recaer en las siguientes argumentaciones jurídicas esgrimidas por dicho Tribunal: “[…] b.
Similitud gráfica y ortográfica, la que se manifiesta por la coincidencia de letras entre los
segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, la longitud de la o las
palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en
mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; y sobre este criterio, se
estima que se presentan más semejanzas que diferencias entre ambas marcas, en virtud que
las dos comienzas (sic) con la letra “L”, seguidas de un apóstrofe y las letras “O” y “R”, poseen
una letra “E” tildada en ambos casos, y su terminación en “L”, de igual forma ambas se
encuentran establecidas en letras mayúsculas, siendo el color y tamaño de la letra muy similar.
Por lo que es dable afirmar que en efecto los signos distintivos comparados presentan
similitudes.”
Apuntan los licenciados Ángel Maldonado y Montano Vásquez, lo acertada que ha sido la
Cámara Ad-quem, al recurrir a los postulados doctrinarios del autor Jorge Otamendi considerado
–según lo afirman los recurrentes- uno de los máximos expositores en Derecho Marcario, los
cuales –subrayan- son los mismos empleados por la Directora del Registro de la Propiedad
Intelectual al fundamentar y resolver a favor de la sociedad actora, en el procedimiento
administrativo de oposición al registro de la marca “L´ORIVÉL” pretendida por la parte
demandada, por estimar la existencia de confundibilidad por semejanza gráfica. En ese sentido –a
juicio de los interponentes-, el Tribunal de Segunda Instancia, desconoció sus mismas
valoraciones al limitarse a mencionar el reconocimiento de las similitudes en los términos
previamente denotados, cuando “la consecuencia lógica de la aplicación de los mencionados
postulados, atendiendo al hecho que los signos distintivos poseen más semejanzas que
diferencias, es que la similitud gráfica y ortográfica entre las mismas hace más palpable u obvio
el riesgo de confusión. [...]”
Del análisis comparativo de las marcas adversarias realizado en la sentencia objeto de
impugnación, advierten los impetrantes, que se deduce sin mayor esfuerzo que el Tribunal
Colegiado de Segunda Instancia, “consideró que el reconocimiento judicial realizado mediante el
cotejo de las marcas “L´ORÉAL” y “L´ORIVÉL”, fue realizado en manifiesta inobservancia a las
reglas relativas al cotejo marcario, prescindiéndose nuevamente del pronunciamiento respecto a
la marca “L´ORVÉL”, que también es utilizada por la demandada, así como también, nada se
dijo respecto a que las marcas contendientes, en el comercio son utilizadas acompañadas de la
palabra “París” (tal como consta en los empaques de los productos originales y los infractores
secuestrados, cuyas muestras ha sido legalmente incorporadas en el proceso de que se trata, y
que constan en forma anexa dentro de dos sobre de manila debidamente identificados).
Sostienen los abogados de la sociedad “IMPORTADORA MI FE, S.A. DE C.V.”, que la
Cámara Ad-quem, en la sentencia impugnada argumentan, que no obstante, las similitudes –que
dicho sea de paso, refieren son mayores que las diferencias- en las marcas “´L´ORÉAL” y
“L´ORIVÉL”, no son capaces de generar confusión en el público consumidor de los productos
que amparan las mismas, pues para el apuntado Tribunal, debió haberse recurrido a otros medios
probatorios, pues para procesos como el de mérito, “[…] el reconocimiento judicial debía
acompañarse de otros elementos de prueba que en su conjunto sean capaces de crear convicción
necesaria en el Juez. […]”
Partiendo de las argumentaciones referidas, aducen los interponentes en la motivación del
recurso objeto de casación, lo plausible que resulta la infracción por inobservancia del
los medios probatorios que acreditaban las similitudes de las marcas en disputa, con capacidad
de generar confusión en el público consumidor de los productos amparados por dichas
marcas, consistente en dos peritajes (uno particular y uno judicial, cuyos resultados de este
último han corroborado la confusión advertida por el primer medio probatorio técnico). En ese
sentido, refieren que, tanto los dictámenes periciales en referencia como el reconocimiento
judicial, no fueron valorados en su conjunto, y como consecuencia tampoco la motivación pudo
De ahí, que los recurrentes denoten, lo contradictorio que resulta el razonamiento anterior,
dado que en los apartados 3.8.3) y 3.8.5) de la sentencia impugnada, la Cámara de Segunda
Instancia, haya hecho énfasis en la necesidad de contar con otros elementos probatorios, para la
acreditación del riesgo de confusión, circunstancia –que en sus palabras-, evidencia una clara
omisión por parte de la Cámara Ad-quem, al contravenir el mandato dispuesto en el precepto
legal sub-examine, pues al momento de verificar el análisis probatorio respectivo, no efectúa una
valoración común de todos los medios probatorios producidos en el proceso a efecto de acreditar
las similitudes, y consecuente riesgo de confusión entre las marcas “L´ORÉAL” y “L´ORIVÉL”,
así como tampoco analiza la forma en que los productos amparados, son utilizados en el
comercio, pues consta en el escrito de demanda y en el acta de la audiencia preparatoria, que los
dos dictámenes periciales tenían como finalidad el establecimiento de la apuntada similitud,
cuyas conclusiones –aseveran- fueron conformes en cuanto a la existencia del riesgo de confusión
por configurarse dicha similitud, lo cual es concordante con el reconocimiento judicial de los
productos originales y los productos infractores, que tenían como finalidad la acreditación de las
similitudes entre las marcas objeto del proceso, así como el riesgo de confusión a que las mismas
dan lugar.
En concordancia con lo anterior, al referirse a los medios probatorios que acreditan la
existencia de similitudes entre las marcas “L´ORÉAL” y “L´ORIVÉL”, así como el riesgo de
confusión derivado de las mismas, los impetrantes aluden a la parte conclusiva del dictamen
pericial practicado por la licenciada Cyntia Verónica Esquivel de Oviedo, en el cual, ésta expresó
la metodología utilizada para la pericia, el desarrollo y contenido de dicho medio probatorio en el
referido dictamen (con inclusión de gráficos y descripciones para fines ilustrativos), en la que
dicha facultativa expresó, que cada una de las características que componen los logotipos de
L´ORÉAL y L´ORIVÉL, así como las sub-marcas EXCELLENCE CREME y EXCELENOE
CREME, con respecto a las marcas principales en contienda judicial, cuentan con mayor cantidad
de similitudes que diferencias, por lo que puede generar confusión en el comprador de dicho
producto, asimismo denota, que visualmente dichos logotipos están compuestos por elementos,
tipografía, color y acentuación que los hace muy parecidos entre sí; e igual existe similitud en la
posición de las marcas en los empaques del producto. Finalmente, dicha perito apuntó, la
concurrencia de similitud de los logotipos de las sub-marcas EXCELLENCE CREME y
EXCELLENOE CREME, en su composición visual, mayormente por el uso del texto “CREME”.
(el resaltado ha sido suplido por los interponentes). De ahí, que –en el recurso se remarque- que
para la perito judicial licenciada Esquivel de Oviedo, en atención a su conocimiento
especializado y científico en la materia, luego de haber realizado el respectivo análisis gráfico
comparativo respecto a los logotipos, diseños y presentación de los productos en contienda,
preponderó las similitudes entre los logotipos objeto de litigio, capaces de generar confusión en
los compradores de tales productos.
Similar circunstancia advierten del informe pericial particular practicado por la licenciada
M. A. M. C. a requerimiento e incorporado al proceso de que se trata, por parte de la actora, en el
cual ésta delimitó los elementos que denotan que la marca infractora “L´ORIVÉL París”, tiene
similitudes visuales que resaltan al logotipo de la marca preponderante “L´ORÉAL París”,
destacando los siguientes aspectos gráficos: a) Ambos logotipos “L´ORIVÉL--- París” y
“LÓRVÉL--- París” se asemejan al logotipo de “L´ORÉAL París”, en su tipografía, color,
composición, utilización del apóstrofe y la tilde, la similitud y sencillez en el logotipo y en la
aplicación que se hace de los mismos en sus productos; b) Al verificarse el análisis de la
denominación “EXCELLENCE CREME” utilizado por la marca “L´ORÉAL--- París”, en
contraposición con la denominación “EXCELLELOE CREME” utilizado en los empaques de la
marca “L´ORIVÉL Paris”, se destaca la similitud tipográfica al aplicarla en sus productos, así
como la semejanza fonética; c) Denotan que, la composición de los elementos en los empaques
objeto de análisis pericial, el “logotipo” es utilizado en la parte superior, en color dorado y el uso
de la información es similar. Es así, que en el peritaje privado, al igual que en el judicial –a juicio
de los recurrentes-, también se arriba a la conclusión que tanto las marcas objeto del proceso,
como las denominaciones “EXCELLENCE CREME” utilizada en los empaques de los tintes para
cabello de la marca “L´ORÉAL”, como la denominación “EXCELLENOE CREME” utilizada
por “L´ORIVÉL”, “[…] podrían dar lugar a riesgo de confusión entre las mismas […]”
(resaltado suplido por los recurrentes)
Partiendo de lo relacionado, aluden los interponentes, que ante la conformidad de los
peritajes, en cuanto a la acreditación de similitudes entre las marcas adversarias con posibilidad
de constituir riesgo de confusión entre el público al que van destinados los productos que
amparan dichas marcas, da lugar a la antijuricidad que sanciona la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, y que da lugar a la declaratoria de la infracción marcaria pretendida, así como la
existencia de actos constitutivos de competencia desleal en los términos de la demanda.
La omisión del precepto objeto de análisis casacional para resolver el fondo de la
sentencia impugnada, los recurrentes la hacen recaer, en que de haberse realizado por parte del
Tribunal de Segunda Instancia, el análisis conjunto de la prueba conforme al presupuesto
normativo sub-examine, se hubieran tenido por acreditadas tanto la similitud, como el riesgo de
confusión en el consumidor al que van dirigidos los productos objeto de litigio, por lo que
sumado a las resultas del reconocimiento judicial –aducen-, resultaba lógico y atendible que el
Tribunal Colegiado, en ajuste a los parámetros de la sana crítica y en apoyo a los criterios
técnicos especializados que fueron incorporados en los informes periciales, tenía que concluir en
la existencia del riesgo de confusión en los consumidores, ello derivado del alto grado de
similitud entre las marcas “L´ORÉAL” y “L´ORIVÉL”, y la forma en que las mismas son
utilizadas en el comercio.
Los abogados recurrentes finalizan la motivación del recurso de casación reiterando los
argumentos contradictorios planteados por el Tribunal de Segunda Instancia, que no conllevaban
más que a la estimación de la pretensión planteada en la demanda y su modificación, remarcan
además, que no obstante, constituyen procesos de diferente naturaleza, dada la estrecha relación
con el proceso de que se trata, señalan que al verificarse el secuestro preventivo de los productos
infractores, la Sociedad demandada “IMPORTADORA MI FE, S. A. DE C.V.”, el día ocho de
mayo de dos mil doce, es decir, con posterioridad al otorgamiento de tales medidas preventivas,
dio inicio a los “TRAMITES REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
NOMINATIVA “L´ORVÉL”, CLASE 3, PARA AMPARAR TINTES PARA CABELLO”,
trámite en el cual “L´ORÉAL” interpuso la respectiva oposición, la cual en principio fue
desestimada por la Registradora delegada, pero que al resolverse el recurso de apelación bajo el
conocimiento de la Dirección del Registro de Propiedad Intelectual, se verificó la revocatoria de
la resolución que rechazó la oposición en mención, ello bajo el argumento jurídico de la
existencia de similitud gráfica entre las marcas en controversia judicial al grado de originar
confundibilidad, por lo que –a juicio- de dicha funcionaria administrativa, las marcas en discordia
judicial no deben coexistir de forma pacífica dentro del mercado sin que ello derive en confusión
al público consumidor, ello en manifiesto menoscabo de los derechos de los que es titular la
marca notoria L´ORÉAL, y remarca la falta de análisis probatorio de forma conjunta, de los dos
medios probatorios periciales en relación con la inspección judicial de cotejo marcario.
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA CÁMARA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en advertencia a la falta
de pronunciamiento del medio probatorio de reconocimiento judicial por parte de la Jueza A-quo,
y omisión absoluta del cotejo marcario, verificó el cotejo entre las marcas adversarias, teniendo
como resultado lo siguiente: a) No se evidencia concurrencia de similitud ideológica, pues para la
Cámara Ad-quem, cada marca está provista de significado propio que las identifica, tratándose de
vocablos de fantasía, mudos al intelecto humano, por lo que, ideológicamente no se percata
similitud entre las aludidas marcas; b) En cuanto a la similitud gráfica y ortográfica, el Tribunal
estima –citamos literalmente-, que se “presentan más semejanzas que diferencias entre ambas
marcas”, verificando la respectiva acotación de las semejanzas de letras, apostrofes, tildes, color
y tamaño de las letras, concluyendo dicho Tribunal, con que –en efecto-, los signos distintivos
contrapuestos –en palabras textuales del Tribunal colegiado en referencia “presentan
similitudes”; y, c) En cuanto a la similitud fonética, refiere la Cámara Ad-quem, que al
pronunciar ambas marcas, no se advierte una clara semejanza entre ellas, pese a que su raíz es la
misma, por lo que –a su criterio-, fonéticamente no existe una posibilidad real de confusión entre
las marcas en disputa.
Partiendo del cotejo marcario realizado por el Tribunal de Segunda Instancia, y de la
acreditación referente a la similitud gráfica y ortográfica que poseen las marcas, la misma no es
considerada suficiente para que se arribe a la conclusión de que se está en presencia de un riesgo
de confusión, pues para ello –apunta la Cámara Ad-quem-, es necesario recurrir a otros medios
probatorios que sean capaces de comprobar de forma pormenorizada y objetiva, que la reiterada
semejanza es capaz de confundir al consumidor, lo que –categóricamente afirma el Tribunal
colegiado-, “no ocurrió en el presente caso.”
En concordancia con lo anterior, la Cámara Ad-quem, para fijar la confusión o no de
ambas marcas, considera indispensable de un estudio de mercado al que se dirigen ambos
productos, y las posibles implicaciones en las decisiones de los consumidores al pretender
adquirirlos, lo cual se escapa a la pericia de la Juzgadora, y si bajo la percepción de ésta se
hubiese afirmado la existencia de riesgo de confusión, tampoco sería suficiente para acreditar tal
riesgo, ya que se estaría acreditando la pretensión basado en un medio probatorio derivado
únicamente de la actividad eminentemente de la Juzgadora. En ese sentido, remarca el Tribunal
en comento, que el reconocimiento judicial, en este tipo de procesos debe ir acompañado de otros
elementos probatorios que analizados en conjunto, sean capaces de crear la convicción necesaria
en el Juzgador, de tal suerte, que este únicamente se limite a corroborar la concurrencia de los
hechos alegados.
Bajo la perspectiva de la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, la
protección marcaria estriba preponderantemente en que el ordenamiento jurídico reconoce a favor
del titular de una marca debidamente inscrita, la explotación exclusiva de la misma en su
provecho, mediante una especie de monopolio por parte del que lo fabrica y comercializa, ello
bajo el supuesto de que tal marca ha sido objeto de una constante introducción en el mercado de
los productos que ampara la misma, habiendo sido objeto de una constante introducción en el
mercado donde ha sido expuesta, a través de diferentes tipos de estrategias para lograr reputación,
posicionamiento y preferencia en el consumidor. De tal suerte, que su aceptación pueda radicar
en su calidad o en otros elementos comerciales, que le aportan fama comercial, o también puede
que terceros sin derecho alguno quieran aprovecharse de la aceptación de dicha marca, bien para
que el consumidor se confunda, o para que éste asocie otros signos distintivos con similitudes
técnicas a la marca titular, las cuales al medirse en el impacto del mercado y del consumidor
tienden a resultar en un aprovechamiento ilícito, y por ende, se incurre en una transgresión
marcaria.
En lo que respecta a la similitud de las denominaciones empleadas en los empaques de las
marcas objeto de litigio, consistentes en “EXCELLENCE CREME” y “STUDIO FINE” utilizada
por “L´ORÉAL”, y “EXCELLENOE CREME” y “STUDIO LINE” empleada en los productos
“L´ORIVÉL”, relaciona la Cámara de segunda Instancia, que las mismas no han sido objeto de la
reserva a la que elude el Art. 10 literal e) de la Ley de Marcas, por lo que no puede acogerse a la
protección que el derecho registral marcario otorga a bienes protegidos, dado que debe
encontrarse plena, concreta y específicamente determinada en cuanto a las circunstancias
apuntadas.
De ahí, que la Cámara Ad-quem sea enfática en acentuar, que las apuntadas expresiones o
denominaciones, no constituyan una marca para el producto que se pretende distinguir, y por esa
razón, no puede ser de uso exclusivo para la sociedad demandante, pues ello significaría una
ventaja injustificada a favor de un comerciante frente a sus competidores. En ese sentido, el
riesgo de confusión, solo puede ser acreditado por el sector que comercializa y consume los
productos de tintes para cabello amparados por las marcas objeto de disputa legal, por lo que, los
dictámenes verificados por la perito judicial licenciada Cyntia Verónica Esquivel de Oviedo
agregado a fs. 857/867 Fte p.p., y la perito de parte licenciada M. M. K. que consta a fs. 671/679
fte p.p., son insuficientes para la acreditación de tal circunstancia.
En razón de lo anterior, a partir del análisis de la prueba pericial de que se trata, el
Tribunal Ad-quem denota, que ninguna de esas pruebas periciales fue dirigida al sector de la
población denominado público consumidor, a fin de acreditar que éste se vería afectado al
escoger entre ambos productos; por lo que de acuerdo con los dispuesto en los Arts. 318 y 319
CPCM, se está en presencia de prueba que es pertinente al caso de autos, pero que en relación al
punto medular de la pretensión, es decir, el riesgo de confusión, resulta inútil para la
comprobación del mismo.
Los interponentes basan el fundamento de la denuncia casacional de que se trata, en la
Tribunal de segunda instancia omitió verificar un análisis valorativo conjunto respecto al cotejo
marcario realizado por el mismo, y los dictámenes periciales tanto el judicial, como el de parte
realizados, el primero por la perito licenciada Cyntia Verónica Esquivel de Oviedo agregado a fs.
857/867 Fte p.p., y el peritaje de parte por la licenciada M. M. K. que consta a fs. 671/679 fte
p.p.; los cuales –vale denotar- han sido concordantes respecto a la similitud positiva de las marcas
“L´ORÉAL” (propiedad de la actora), y “L´ORIVÉL” (marca importada por la demandada
sociedad “IMPORTADORA MI FE, S.A. DE C.V.”)
- DIAGNOSIS JURÍDICA DE LA PRUEBA CONFORME LO PRECEPTÚA EL
De la demanda y su ampliación se extrae que la misma se conforma de tres pretensiones, a
saber: a) Declaratoria de Existencia de Infracción Marcaria en lo relativo a lo presupuestado en
los Arts. 26 Literal e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de
marcas); b) Declaratoria de Competencia Desleal derivada del uso en el comercio de la marca
“L´ORIVÉL” por haberse incurrido en los presupuestos normativos estatuidos en el Art. 100 y
101 literales a), f) y g) de la Ley de Marcas; y c) Indemnización de daños y perjuicios Art. 90
literal f) y 91 literal b) ambos de la Ley de Marcas.
Con la finalidad de establecer los extremos de la pretensión de declaratoria de infracción
de derechos marcarios protegidos, al contravenirse lo dispuesto en el Art. 26 literal e) de la Ley
de Marcas, es indispensable el análisis de semejanzas o similitudes entre la marca “L´ORÉAL”, y
la marca infractora “L´ORIVÉL”, por lo que, de obtenerse un resultado positivo, procederá
verificar si tal similitud podría ser susceptible de causar confusión en el público consumidor,
respecto de la marca propiedad de la parte demandante, pues una de las prohibiciones básicas
susceptibles de bloquear el acceso de una marca al registro o su uso, consiste en la existencia de
un riesgo de confusión de la marca solicitada o usada con una previamente solicitada o registrada.
En concordancia con lo expresado, este Tribunal de Casación, al contraponer las marcas
en disputa con la finalidad de verificar la existencia o no de semejanza o similitud de las mismas,
denota lo siguiente:
a) Análisis Similitud Ideológica. En lo tocante a la dimensión conceptual de las marcas
en litigio, en el caso de autos, ésta no es susceptible de ser verificada, pues tratándose, tanto la
marca “L´ORÉAL” como “L´ORIVÉL”, de denominaciones carentes de significado, éstas
constituyen o encajan en lo que la doctrina ha nominado como marcas denominativas caprichosas
o de fantasía, respecto de las cuales, de acuerdo al jurisconsulto en Derecho Marcario –entre
otros- Carlos Fernández Novoa1, deriva en improcedente la comparación aludida;
b) Análisis de Similitud Auditiva. En lo que respecta a la comparación en el plano
fonológico, vale preponderar, que si éste arroja un saldo favorable a la existencia de semejanza,
habrá que concluir –en la mayoría de las veces- que las marcas confrontadas son confundibles.
Ahora bien, esta conclusión será objeto de rechazo tan solo en la hipótesis excepcional de que el
significado directo de una o ambas denominaciones elimine el riesgo de confusión prima facie
existente. A criterio de esta Sala, si bien, en la verificación del examen fonético de las marcas,
pueden emplearse criterios o pautas concretas de mayor complejidad tales como, identidad de la
sílaba tónica, ordenación de las vocales, relieve del factor tópico y la transposición de los
elementos integrantes de las denominaciones comparadas; ello no es óbice, para que tal
equiparación deba materializarse a través de una sencilla percepción auditiva o –en su caso- un
análisis visual simplista, al margen de la descomposición o aquilatamiento técnico de los
elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones o razonamientos de naturaleza lógico
gramaticales. De ahí, que el contraste tanto fonético como visual de las marcas objeto del proceso
de mérito, perfectamente pueden verificarse mediante una simple equiparación de la apreciación
de las impresiones fonéticas o gráficas que a través de los sentidos corporales del oído o de la
vista han de recibir las personas destinatarias de los productos que amparan las marcas en
cuestión, sin necesidad de acudir a profundos y sofisticados estudios gramaticales o etimológicos
de los términos literales que componen tales marcas, y –que dicho sea de paso- no están al
alcance de la generalidad de las personas a la que los productos que amparan las marcas van
destinados.
Partiendo de lo argüido, es de significar, que la confusión auditiva tiene lugar cuando la
pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica o similar, de tal suerte, que la misma
puede ser la correcta o deformada, importando nada más, cuál es la pronunciación que una buena
parte del público efectúa de la palabra en cuestión. Así, puede ocurrir que a determinada palabra
1
T ratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Carlos Fernández-Nóvoa, Gó mez-Acevo & Pombo,
Abogados, MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A., MADRID, 2004, BARCELONA.
Pág. 293
extranjera, le sean atribuidas dos pronunciaciones, la que le otorgarían las personas que conocen
el idioma y la que le concederían los que lo desconocen.
Al verificarse la respectiva contraposición de las marcas en disputa, este Tribunal,
considera que es inexistente la confusión fonética entre la marca propiedad de la sociedad actora
“L´ORÉAL” y la marca infractora “L´ORIVÉL”, pues al vocalizarse la primera seguidamente de
la segunda, se cuenta con el hecho que, si bien, ambas marcas son coincidentes en iniciar con la
sílaba “L´O” (sin que en nuestro idioma el apóstrofe revele algún tipo de acentuación), por lo que
la misma, no constituye la sílaba con la mayor acentuación del signo en análisis. Al referirnos al
cotejo de la segunda sílaba de las marcas en litigio, consistente en “RÉ” respecto a “L´ORÉAL” y
“RI” en cuanto a “L´ORIVÉL”, se advierte que tales vocalizaciones no representan similitudes en
el plano fonético que puedan generar confusión entre las marcas en cuestión. Asimismo, al
realizar el cotejo de la última sílaba de que se compone la marca actora “AL”, con respecto a la
sílaba mixta “VÉL” que conforma la parte final de la marca infractora “L´ORIVÉL”, al igual que
en los casos anteriores, no se advierten similitudes en el plano vocal, pues ambas marcas tienen
identificada la prominencia fonética en la sílaba “RÉ” y la sílaba mixta “VÉL” (de las marcas
L´ORÉAL y L´ORIVÉL respectivamente), cuya ubicación de los signos de acentuación –en
nuestro idioma-, conllevan una entonación vocal de mayor intensidad, por lo que, al verificarse la
respectiva vocalización, ésta no guarda similitud entre las sílabas simples y mixtas objeto de
análisis.
Finalmente, en refuerzo argumentativo de la falta de confusión de las marcas en litigio,
ante la carencia de similitud fonética, es de precisar, que el orden de las sílabas podría constituir
un aspecto determinante para la acreditación de la confundibilidad de una marca por identidad o
similitud al ser verificada su vocalización, pero en el caso en examen, tal proximidad –en el caso
de mérito- no puede tener acogida probatoria, ello en virtud de que en la sílaba inicial de ambas
marcas sub-examine, no obstante, ser idénticas, en éstas no recae la mayor entonación vocal, así
como también, nos encontramos ante la falta de coincidencia en el orden de las vocales.
c) Análisis de Similitud Visual. En lo que respecta al análisis de similitud gráfica o visual
de las marcas denominativas, conviene denotar que ésta elude a la semejanza, sea ésta
constitutiva de palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. De
manera preponderantemente, resulta de suma importancia destacar, que la jurisprudencia ha
denominado a esta confusión como “confusión gráfica”, pero ha sido unánime en denotarla como
“visual”, ello con la finalidad de incluir todo aquel signo que pueda ser visto, y no tan solo
impreso.2 Lo anterior, obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa,
manifiesta o expresa el signo. De Ahí, que la confusión visual puede ser provocada por
semejanzas ortográficas o gráficas, dada la similitud de dibujos o envases y combinaciones de
colores, más allá de que puedan concurrir también la confusión ideológica y auditiva.
Partiendo de lo discurrido, esta Sala procederá a la verificación visual de las marcas en
contienda judicial, pasando primero al desarrollo del examen de similitud ortográfica de las
mismas, para ulteriormente efectuar el análisis de similitud gráfica marcaria de que se trata, no
sin antes denotar, que dado que las sentencias judiciales deben de motivarse de forma tal, que a
los justiciables, los apoderados judiciales, Tribunales en general, entre otros, no les quede duda
alguna, respecto al análisis verificado en razón del cotejo entre las marcas objeto del litigio, por
consiguiente, se ha estimado pertinente agregar en esta sentencia, el escaneo de las imágenes de
los empaques y diseños que han sido objeto de análisis, a la postre, que tal práctica ilustrativa en
providencias judiciales, ya se ha estado realizando en diferentes Tribunales Europeos.3
Análisis de Similitud Ortográfica.
En lo concerniente a la similitud ortográfica, este Tribunal observa que, no obstante, las
diferencias de las letras empleadas en las marcas confrontadas, en tanto, que las que
corresponden a la marca L´ORIVÉL son de inferior tamaño a las empleadas en la marca
“L´ORÉAL”, lo cierto, es que ambas cuentan con un tipo de letra semejante, con la diferencia
que esta última ha sido diseñada con un sutil alto relieve. Asimismo, al verificarse el cotejo
simultáneo de las marcas, consignadas en los productos de tintes para cabello objeto de análisis,
podemos aseverar –inequívocamente- que dada la clara coincidencia de la ubicación de los
2
JORGE OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, TERCERA EDICIÓN AMPLIADA Y ACTUALIZADA,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina. Pág. 17 4.
3
Asunto T-490/08 del veintidós de j unio de dos mil diez, por el Tribunal General (Sala Segunda). CM CAPITAL
MARKETS HOLDING, S. A. VRS Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI).
Asunto T-514/0 8 del catorce de abril de dos mil diez, por el Tribunal General (Sala Séptima). Laboratorios Byly,
S.A. VRS Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
apóstrofes tanto de la sílaba mixta “L'OR” (“L´ORÉAL”-”L´ORIVÉL”) y la vocal “É”
(“L´ORÉAL”-”L´ORIVÉL”), a simple vista la primera impresión que deja la aprehensión
fresca y espontánea de los vocablos de la marca preponderante “L´ORÉAL”, respecto de la
marca infractora “L´ORIVÉL”, es que se trata de la misma, y a ello, hay que sumarle el hecho
de que justo abajo de las dos marcas en disputa, en el diseño de los empaques confrontados se ha
consignado la denominación “PARÍS” (que se remarca, no ha sido objeto de reserva alguna por
parte de la actora), la cual ha sido plasmada con el mismo tipo de letra y características apuntadas
previamente, pero –vale aclarar- que se ha consignado en una letra de menor tamaño en relación a
las empleadas en las marcas contendientes.
Análisis de Similitud Gráfica.
En lo tocante al análisis de similitud gráfica de las marcas en contienda, se observa, que
en sus respectivos empaques se ha consignado cada una de las marcas en la parte superior frontal
con letras semejantes pero con distinto tamaño, ambas en color dorado con la pequeña variante
que la tonalidad empleada en los productos amparados bajo la marca “L´ORÉAL” es nacarada o
con brillo, a diferencia del utilizado en los productos de tinte para cabello de la marca
“L´ORIVÉL”, cuyo tono de color se advierte dorado mate o sin brillo.
Así pues, continuando con el examen de similitud gráfica de las marcas en disputa, se
denota, que en el caso de los tintes para cabello de la marca preponderante “L´ORÉAL”,
considerando el material probatorio que obra en el proceso de autos, consistente en periódicos,
revistas informativas, promocionales y de publicidad agregadas en los fs. 290/291 Segunda Pieza,
fl. 293 Segunda Pieza, fl. 295 Segunda Pieza, fl. 298 Segunda Pieza, fs. 301/303 Segunda Pieza,
fl. 306 Segunda Pieza, fl. 315 Segunda Pieza, fl. 319 vuelto Segunda Pieza, fl. 402 Tercera Pieza
y fl. 626 Tercera Pieza, así como, las impresiones de fotos digitales de exhibidores de tintes y
diferentes productos para cabello y rostro amparado bajo la marca en cuestión agregados de fs.
658/665 de la Cuarta Pieza de Primera Instancia, resulta indiscutible, que tanto la modelo como el
largo y color de cabello que aparece en la parte frontal del empaque, varía dependiendo del color
del tinte contenido en el mismo, de tal forma, que si el tinte es negro, la modelo será de cabello
negro, y si el tinte es color rojo, la modelo será pelirroja, y así pues, tanto la modelo como el
color de su cabello dependerá de la tonalidad del producto, aunque es de destacar, que el diseño
del empaque es el mismo para todos los tintes de cabello de la marca “L´ORÉAL” PARÍS, solo
que con la variante previamente apuntada.
Continuando el análisis comparativo para la determinación de semejanza gráfica de los
signos distintivos sub-examines, en lo que respecta a la forma en que los productos de la marca
“L´ORIVÉL” evidencia el tono del tinte en el empaque, vale denotar, que éstos difieren de los
productos “L´ORÉAL” objeto de confrontación probatoria, ya que en todos los productos
amparados bajo la marca en examen, aparece la misma imagen de una modelo de cabellera larga
rubia (que de acuerdo a los apoderados de la parte actora se trata de la actriz estadounidense
“HILARY DUF”, lo cual no ha sido objeto de refutación o controversia por los apoderados de la
sociedad “IMPORTADORA MI FE, S.A. DE C.V.”), verificándose la identificación de la
tonalidad del tinte por medio de un mechón de cabello –a todas luces- sintético, que puede ser –
según las cinco muestras anexas al proceso de que se trata- en colores café oscuro, rojo medio,
negro, rubio y rojo fantasía, o en cualquiera de los matices que aparecen en los diferentes
productos de tintes para cabellos objeto de secuestro con listado de inventario amparados bajo la
marca “L´ORIVÉL”, y que –dicho sea de paso- también forman parte del proceso de que se ha
hecho mérito.
En este punto de nuestro análisis, cabe resaltar, que la leyenda “PARIS” no se encuentra
inscrito como parte de las reservas de la marca demandante “LORÉAL”, lo cierto es, que como
parte de la protección que confiere la ley en virtud del registro de una marca se encuentra, que no
se emplee la marca protegida o una semejante capaz de generar confusión el público consumidor
en productos de la clase 03 –para el caso-, tinturas y colorantes de cabello. De ahí, que si bien, la
ley de la materia no tutela la protección registral marcaria de forma plena, respecto del diseño de
los empaques de tintes para cabellos de la marca preponderante “L´ORÉAL” (anexos al proceso
de que se trata), así como lo relativo a la leyenda “PARIS” consignada de la manera ut supra
relacionada, lo cierto es, que tanto el diseño como la denotada leyenda, que se ha acreditado son
utilizados en los empaques de productos amparados bajo la marca “L´ORÉAL” consistentes en
tintes para cabello, no pueden ser objeto de imitación en la elaboración de productos idénticos o
semejantes a los que ampara la marca protegida, pues ello –definitivamente-, deriva en
confusión de los consumidores, ya sea porque la primera impresión al contacto visual con la
marca infractora, remite a aquéllos con la adquisición errada de la marca preponderante o
porque puede generar la idea equivocada de que se está obteniendo una marca derivada de la
marca protegida “L´ORÉAL” (obviamente de menor calidad, y en consecuencia, a un menor
precio).
Ahora bien, resulta oportuno significar, que siempre y cuando la demanda haya sido
legalmente admitida, tal admisibilidad produce el efecto procesal de litispendencia, que a su vez,
se desenvuelve en otra serie de derivaciones particulares, pero para el caso, interesa destacar las
implicaciones de la configuración de la figura procesal a que hemos hecho referencia, la cual
conlleva la inmutabilidad de las cosas existentes al momento de la demanda, ello
independientemente de cualquiera que sea la variación externa que se produzca a lo largo de toda
la tramitación del proceso. Esto es así, no solo por la evidente razón de salvaguardar el derecho
de defensa, sino también por la necesidad de preservar una tramitación procesal ordenada.
En esa línea argumentativa, cabe advertir, que ni el escrito de demanda como el de su
modificación, incluyen la pretensión de infracción a derechos conferidos por registro marcario
y/o competencia desleal por el uso en el comercio de tintes para cabello amparados en la marca
“L´ORVÉL”, en perjuicio de la sociedad francesa “L´ORÉAL” (titular de los derechos
adjudicados por el registro de la marca “L´ORÉAL”). De tal suerte, que ante la falta de inclusión
en la demanda de la pretensión en los términos expuestos, resulta plausible el hecho que dentro
del cotejo marcario a realizarse a través del medio de prueba de inspección judicial, no
comprenda la confrontación de la marca registrada, con los productos que además de ampararse
con la marca “L´ORIVÉL”, también se identifican en el mercado con el signo distintivo de
“L´ORVÉL”. De ahí, que la práctica probatoria en referencia, derive en manifiestamente
infructuosa, pues –reiteramos- que respecto a la marca “L´ORVÉL”, no se verificó denuncia de
infracción marcaria o competencia desleal previa a la verificación de la constitución de
litispendencia, en ese sentido, al no formar parte de la pretensión la determinación de las aludidas
infracciones, el respectivo cotejo marcario –insistimos- derivaría en inútil e impertinente, por lo
que no procede verificarlo.
ANALISIS DE LAS EXPRESIONES “Studioline”, UTILIZADA EN
DETERMINADO PRODUCTO RESPALDADO BAJO LA MARCA “L´ORÉAL”, y
“Studiotine” EMPLEADO EN LA PARTE ANVERSA Y REVERSA DE LOS EMPAQUES
DE TINTES PARA CABELLO DE LA MARCA “L´ORIVÉL”.
En lo tocante a la utilización de la expresión “Studiotine” en los empaques de los
productos que ampara la marca “L´ORIVÉL”, es de denotar, que este Tribunal no advierte,
similitud alguna que sea capaz de generar confusión en el público consumidor, respecto de los
tintes para cabello de la marca “L´ORÉAL”, pues la parte actora ha establecido a través del
producto protegido en litigio, que la expresión “Studioline”, no se emplea en los empaques de
sus productos de tintes para cabello, sino en otros productos de belleza amparados bajo la marca
protegida, de igual forma, tampoco se ha acreditado en el proceso de mérito, que la expresión sea
objeto de reservas a que se refiere el Art. 10 literal e) de la Ley de Marcas o de inscripción
registral marcaria. Por consiguiente, dado que la confusión en el consumidor tiene que verificarse
al momento de la selección para compra del producto, es que podemos aseverar de forma
indubitable, que la utilización de la expresión “Studiotine” en los empaques de la marca
“L´ORIVÉL”, no es susceptible de tener incidencia en una decisión equívoca del consumidor.
(por lo que para fines eminentemente demostrativos, nos remitimos a la ilustración del empaque
del producto “L´ORÉAL, que consta en el análisis visual en el aspecto gráfico de las presentes
consideraciones jurídicas, de igual forma, a la impresión de la fotografía digital de un producto
determinado respaldado bajo la marca “L´ORÉAL”, en el que se utiliza la expresión “Studioline”
agregado a fs. 282 de la segunda pieza de Primera Instancia.)
- ANÁLISIS DE LAS EXPRESIONES “EXCELLENCE Creme” UTILIZADA EN
LOS EMPAQUES DE LA MARCA “L´ORÉAL”, Y LA DENOMINACIÓN
“EXCELLENOE “CREME” UTILIZADA EN LOS TUBOS QUE CONTIENEN EL
COLORANTE DE LA MARCA INFRACTORA “L´ORIVÉL”.
En lo concerniente, a la expresión “EXCELLENOE CREME”, utilizada en los tubos que
contienen el colorante de los tintes para cabello de la marca infractora, es imperioso aclarar, que
se lee de forma completa así: “AN CLASSIC SALON PRODUCTS”, y justo debajo de esta
leyenda se encuentra la palabra “EXCELLENOE”, separada con línea debajo de por medio por la
expresión compuesta “PERMANENT HAIRCOLOR”, y de forma inmediata inferior la leyenda
“CREME”. Expresión compuesta –reiteramos-, que es empleada en el diseño de los tubos que
contienen los colorantes que se encuentran al interior de los empaques de los productos para
cabello de la marca “L´ORIVÉL”. Verificada que ha sido la descripción de la expresión
compuesta anterior, se significa, que la similitud con suficiencia para acarrear confusión en el
público consumidor, los recurrentes la hacen recaer en la semejanza de dicha expresión, con la
empleada en los productos de la marca “L´ORÉAL”, consistente en “EXCELLENCE Creme”
(véase la ilustración del empaque del tinte para cabello de la marca L´ORÉAL, empleado o
utilizado en las consideraciones jurídicas de mérito, al verificarse el análisis gráfico de los
productos en litigio).
En relación a lo anterior, dado que el énfasis visual de la expresión “AN CLASSIC
SALON PRODUCTS”, y justo debajo de ésta se encuentra la leyenda “EXCELLENOE”
dividida con línea debajo de por medio por la expresión compuesta “PERMANENT
HAIRCOLOR”, y de forma inmediata inferior la leyenda “CREME”, puede afirmarse que se
constata un marcado énfasis visual entre las palabras “EXCELLENOE” y “CREME” (esta
última palabra, vale denotar, escrita con letra visiblemente igual a la utilizada en el empaque de la
marca “L´ORÉAL”), por lo que, para este Tribunal de Casación, es indubitable la similitud de las
expresiones objeto de análisis, empleadas en los productos que amparan las marcas en pugna, ello
dado a la relativa imperceptibilidad visual de las leyendas “AN CLASSIC SALON PRODUCTS”
y “PERMANENT HAIRCOLOR”, esto debido a la ubicación y tamaño de la letra utilizado en el
tubo. Por consiguiente, partiendo de las argumentaciones esgrimidas, se advierte, que las
similitudes entre las aludidas expresiones o denominaciones de que se tratan, no son capaces de
generar confusión en el público consumidor al momento de que éste verifique la selección para
compra de los tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL” respecto a la marca registrada
“L´ORÉAL”, pues la expresión compuesta -visualmente casi idéntica - “EXCELLENOE […]
CREME”, se ha utilizado –reiteramos- en los tubos que contienen el colorante que se encuentran
dentro del empaque, por lo que tal similitud o semejanza, no es susceptible de incidir en la
decisión del consumidor, pues para los efectos de los extremos a acreditarse, la similitud debe
evidenciarse en el diseño de los empaques de los productos amparados bajo las marcas en
contienda. Ahora bien, no está demás señalar, que la similitud observada, si es capaz de incidir
en la convicción del Juzgador, respecto a la intención de imitación que conlleva el empleo de las
dos expresiones apuntadas en el producto respaldado por la marca infractora, al ser
considerado en contraposición del diseño de los productos amparados bajo la marca
“L´ORÉAL”.
Verificado que ha sido el cotejo marcario respectivo, cabe denotar que tanto el peritaje
judicial como el de parte, son coincidentes respecto a la similitud de las marcas en contienda
judicial, pero en ambos medios probatorios de carácter técnico, la Cámara Ad-quem, desestima el
aspecto conclusivo referente a que las apuntadas similitudes de la marca infractora “L ´ORIVÉL”
con la marca preponderante “L´ORÉAL”, son capaces de generar confusión, y consecuentemente
error en el público consumidor al momento de seleccionar para compra tales productos.
El argumento principal para desestimar la apuntada desestimación en los términos
señalados, ha radicado en que para la verificación de los peritajes no se contó con entrevistas,
muestreo… en el que se cuestionara directamente a los consumidores respecto a si se generaba o
no confusión en ambas marcas. Al respecto, es de significar, que para la determinación de la
confusión de productos a raíz de las similitudes de las marcas respectivas, no es requisito
probatorio indispensable que –para el caso- los dictámenes periciales se efectúen en los términos
que exige el criterio aplicado por la Cámara Ad-quem, pues para la determinación de la reiterada
confusión, cuando se trata de productos simples y de fácil accesibilidad, es el “Juez el único en
definitiva que puede decidir si dos marcas son o no confundibles. Por tal razón es innecesaria la
actuación de peritos que den su opinión sobre las posibilidades de confusión.”4 Ahora bien, esta
Sala considera imperioso aclarar, que no puede adoptarse de forma absoluta la doctrina Argentina
apuntada, pues cuando se trata de productos de mayor complejidad y de acceso a un sector
reducido de consumidores, en cuyo análisis de confundibilidad el Juez no pueda ubicarse en la
posición del consumidor, definitivamente cabe apegarse a la mayoría de doctrina Europea, en la
que probatoriamente resulta relevante el dictamen pericial, cuyo muestreo necesariamente debe
ser dirigido al consumidor directo del producto amparado bajo la marca protegida, en
consecuencia, es de las derivaciones de dicho muestreo que el Juzgador debe crearse la
convicción de la existencia o no de confusión en los términos relacionados.
En concordancia con la dialéctica jurídica planteada, el análisis de la confusión de que se
trata, perfectamente puede ser determinada por el Juzgador al realizar el respectivo cotejo
marcario (colocándose en una posición o perspectiva de consumidor), y la opinión de los peritos
–como acreditados expertos de determinada ciencia-, si bien, no es vinculante para el Juzgador,
tales dictámenes producto de las experticias no se ven afectados probatoriamente, de tal forma,
que con los mismos y el cotejo marcario realizado por este Tribunal, de manera inequívoca se ha
acreditado la similitud entre las marcas objeto de litigio. De ahí, que tal como lo denuncian los
impetrantes, sea asequible la denuncia casacional de que se trata, por lo que procede declarar ha
lugar a casar la sentencia de mérito, por el motivo de fondo de Infracción de ley, por Inaplicación
4
JORGE OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, TERCERA EDICIÓN AMPLIADA Y ACTUALIZADA,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina. Pág. 23 5.
COLOFÓN JURÍDICO DE LA SENTENCIA DE MÉRITO, RESPECTO A
LA PRETENSIÓN DE DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE INFRACCIÓN
MARCARIA Y SUS CONSECUENCIAS
En la línea argumentativa planteada, esta Sala Casacional, considera que –de forma
indubitable- se ha acreditado la similitud visual entre la marca preponderante “L´ORÉAL”, y la
marca infractora “L´ORIVÉL”, por lo tanto, es indispensable que los Magistrados que
conformamos este Tribunal Colegiado, en adopción de una postura del público consumidor,
determinemos la existencia o no de confusión de los productos que amparan las marcas en litigio.
Ahora bien, vale remarcar, que no obstante, el análisis y decisión requiere una valoración
eminentemente objetiva, este Tribunal, más allá de cuestionase, si en nuestro carácter personal
respectivo podríamos incurrir en confusión, la interrogante debe encaminarse a dilucidar si el
público consumidor ha de confundirse en la selección del producto que pretendía adquirir, ello
en la creencia de encontrarse frente a la marca registrada o un producto amparado en una
sub-marca o marca derivada del signo distintivo preponderante “L´ORÉAL” .
Partiendo del análisis comparativo verificado en párrafos precedentes, por medio del que
este Tribunal ha arribado a la conclusión de la inequívoca acreditación de similitud visual de las
marcas contendientes –que cabe denotar, cuyo cotejo respectivo ha sido realizado de forma
simultánea, tal cual se evidencia de las ilustraciones que contienen las consideraciones jurídicas
de esta sentencia-, al verificarse la confrontación de las marcas en litigio de manera sucesiva, es
decir, examinándolas una seguida de la otra, podemos concluir que, si bien, existen ciertas
variantes entre las marcas “L´ORÉAL” y “L´ORIVÉL”, en cuanto al diseño del empaque del
tinte para cabello de la marca preponderante propiedad de la actora, específicamente en cuanto a
la tonalidad “RUBIO CLARO DORADO” Número “8³”, resulta palmaria la gran similitud que
guarda con la tintura para cabello importado con fines de ser comercializado por parte de la
sociedad demandada, ya que primeramente –reiteramos- que en el campo visual ortográfico y
gráfico se aprecia una semejanza en las marcas principales de ambos productos, pues respecto
tales signos distintivos –de forma independiente entre ellos- se observa lo siguiente: a) Que se
han ubicado en la parte anversa superior central del empaque; b) Que se han escrito con un tipo
de letra muy similar en color dorado; c) Que la colocación de los apóstrofes y tildes se ha
verificado de una forma ópticamente semejante; d) Que en ambas marcas principales, se ha
consignado la expresión “PARIS” escrita en color dorado, y que además, se ha ubicado en la
parte próxima inferior de los empaques de los productos que amparan las marcas principales
contendientes ; e) Que ambos empaques cuentan con el rostro de una modelo de tez blanca,
cabello rubio y largo; y de rasgos muy semejantes aunque no iguales; f) Que ambos empaques, si
bien, no cuentan con un fondo y diseños utilizando colores idénticos, sí se emplearon en éstos,
fondos claros muy semejantes, pues en el caso de “L´ORÉAL”, el color del fondo de la parte
frontal del empaque ha sido elaborado en un tono rosado suave degradado, así como también, se
ha utilizado un tono ocre o vino dentro de un rectángulo horizontal colocado en la parte inferior
del frente del relacionado empaque, esto con la finalidad de indicar en letras color blanco, en qué
consiste el producto, es decir, en “Crema colorante protectora y revitalizante”; de igual forma, se
señala que el producto en referencia contiene el componente proteínico de “PRO-KERATINA”.
En lo que respecta al empaque del tinte para cabello amparado bajo la marca
“L´ORIVÉL” se han utilizado en su parte frontal dos colores como fondo, la tonalidad crema
para la parte superior, y el color lila suave o pastel para la parte inferior del empaque en cuestión,
de igual forma, también se ha empleado en la parte inferior del diseño de que se trata, un
rectángulo mediano con esquinas ovaladas y un apéndice cuadrado con un círculo en medio en la
tonalidad lila, ambas figuras geométricas en color púrpura rojizo, debiendo denotarse que en el
rectángulo se ha escrito la expresión “ANTI-FRIZZ” también con letras color blanco, en este
punto esta Sala, no puede dejar de advertir, la gran coincidencia de este rectángulo y su apéndice,
con el rectángulo empleado en el producto determinado de la marca “L´ORÉAL”, cuya impresión
digital consta en la parte superior del fl. 282 de la segunda pieza de Primera Instancia, con la
variante de que el color de fondo del rectángulo es amarillo, y en el diseño en cuestión, la
expresión “INSTANT TEXTURE”, se consignó en letras color negro, y el círculo del apéndice
cuadrado con esquinas ovaladas es de color blanco, lo cual –a juicio- de este Tribunal, si hubieran
concurrido determinadas circunstancias de carácter probatorio, podrían haber abonado al carácter
emulativo de la marca “L´ORIVÉL” en lo que se refiere a los productos consistentes en tintes
para cabello, y que han sido objeto de secuestro judicial como medida precautoria, pero tal
semejanza no puede dar lugar a la confusión del consumidor de los tintes para cabello de la marca
“L´ORÉAL”, pues aunque son amparados bajo las mismas marcas en contienda judicial, que
pertenecen a la misma clase de la Clasificación de Niza, constituyen productos de diferente
naturaleza. (con fines eminentemente ilustrativos, bajo este párrafo se plasman las ilustraciones
de los empaques de los productos a que hemos hecho referencia).
En consideración a que parte de los objetivos de la Ley de Marcas, radica en impedir o
evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles, de acuerdo al análisis comparativo
esgrimido en los párrafos que preceden por medio del cual se han destacado una serie de
elementos de semejanza entre las marcas en litigio, aunado al hecho de que dichas marcas
distinguen productos que pertenecen a la misma clase de la clasificación de Niza (ver
certificación del registro de la marca “L´ORÉAL” a favor de la sociedad francesa “L´ORÉAL”
fs. 70 de la cuarta pieza de Primera Instancia), en forma definitiva, este Tribunal es del criterio,
que la coexistencia de los tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL”, con los tintes para
cabello de la marca “L´ORÉAL”, se verificaría en contravención a los derechos que confiere la
Ley de Marcas en virtud de la inscripción registral del signo distintivo “L´ORÉAL”, pues dicha
concomitancia marcaria –indubitablemente- conllevaría a la posibilidad de confundir a la
generalidad del sector de consumidores de productos de tintes para cabellos a la hora de
seleccionarlos y adquirirlos, ya sea de que obtengan el tinte para cabello de la marca
“L´ORIVÉL”, en la creencia de que se trata de un producto “L´ORÉAL”, o bien, de un producto
respaldado por una sub-marca o marca derivada de ésta.
Aunado a lo anterior, es de preponderar, que la compra de la marca infractora representa
un pago inferior al valor de mercado de los tintes para cabello de la marca “L´ORÉAL”, esto
según se extrae de las facturas que corren agregadas de fs. 283/284 de la Octava Pieza de Primera
Instancia, contrastadas con las noticias promocionales de periódicos de circulación nacional que
constan a folios 290, 293, 295, 302/303, 306, 309, 315, 319 de la Segunda Pieza de Primera
Instancia, lo cual conllevará las pertinentes derivaciones jurídicas, al momento de analizarse la
configuración o no de los actos de competencia desleal.
En esa dialéctica jurídica, atendiendo a las similitudes ut-supra delimitadas, y la
posibilidad latente de confusión que implicaría la existencia en el mercado de los tintes para
cabello de la marca “L´ORIVÉL”, en lo que respecta a la pretensión de declarar la existencia de
infracción a los derechos conferidos por el registro de la marca “L´ORÉAL”, en virtud de la
importación con fines comerciales de la marca infractora con características visuales semejantes
en productos de idéntica naturaleza, procede estimar dicha pretensión en los términos planteados
por la parte actora, ello en virtud de haberse contravenido a lo estatuido en el Art. 26 literal h)
relacionado al literal e) de la Ley de Marcas, y por tanto, de conformidad a lo preceptuado en el
Art. 90 literales b), c), g) e inciso final del citado cuerpo normativo, como consecuencia de la
declaratoria en referencia, deberá prohibírsele a la Sociedad “IMPORTADORA MI FE, S. A. DE
C.V.”, la realización de acciones tendientes a la importación y comercialización de los tintes para
cabello de la marca “L´ORIVÉL”, así como también deberá abstenerse de realizar cualquier acto
que sea susceptible de constituirse en infracción marcaria en perjuicio de la Sociedad
“L´ORÉAL”, por tanto, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de tales medidas
judiciales, deberá librarse oficio al Director General de Aduanas, para que éste verifique las
acciones administrativas pertinentes, que de manera efectiva impidan a la Sociedad
“IMPORTADORA MI FE, S. A. DE C.V.” realice la importación de tintes para cabello de la
marca “L´ORIVÉL”.
Como fundamento jurídico en la adopción de las medidas adoptadas en el párrafo que
precede, importa denotar, que la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, fue promulgada por
nuestro legislador con la finalidad de implementar los Acuerdos sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC), y entre
los puntos que se regularon (como normas mínimas de protección que ha de prever cada país
Miembro), se encuentran los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de
los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, es de significar que tales Acuerdos con carácter
de normativa interna, establecen algunos principios generales aplicables en todos los
procedimientos de observancia a los Derechos de Propiedad Intelectual, y además, contiene
regulaciones marco sobre procedimientos y recursos tanto civiles como administrativos, medidas
provisionales, prescripciones especiales, medidas en frontera, y procedimientos penales, en las
que se especifican con un relativo detalle los procedimientos y recursos que deben existir para
que los titulares de Derechos de Propiedad Intelectual, puedan efectivamente hacerlos valer.
Dentro de los ámbitos de la propiedad intelectual que abarcan los Acuerdos ut-supra
referidos, interesa al caso de mérito, el derecho de marcas regulado en el Art. 15 numeral 1 de los
ADPIC, y en lo que a medidas de protección de derechos y prevención de infracciones de
Propiedad Intelectual se refiere, al caso de autos, resultan aplicables los derechos conferidos
estatuidos en el Art. 16 de los ADPIC, en tanto, que el titular de la marca protegida, en este caso
“L´ORÉAL”, tiene derecho exclusivo de impedir que la Sociedad “IMPORTADORA MI FE, S.
A. DE C.V., utilice en el curso de sus operaciones comerciales la marca similar “L´ORIVÉL para
promover o realizar la comercialización de tintes para cabello, pues tal como se ha argumentado
previamente, la misma genera probabilidad de confusión en el público consumidor de la marca
preponderante. Por consiguiente, acreditados que han sido los extremos de la pretensión de
infracción marcaria, la orden judicial dirigida al Director General de Aduanas se encuentra
jurídicamente sustentada en forma absoluta.
Advirtiéndose el deterioro en algunas las muestras de los productos infractores, este
Tribunal, considera inviable la verificación del análisis respecto a la procedencia o no de la
donación de dichas mercancías a que se refiere el Art. 90-A de la Ley de Marcas, por lo que
atendiendo a que se trata de productos con contenidos químicos y de difícil degradación, deberá
ordenarse que oportunamente en coordinación con las autoridades medio ambientales respectivas,
tales productos sean destruidos en su totalidad, diligencia judicial que deberá ejecutarse por el
Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad, quien decretó las respectivas Medidas
Cautelares o Precautorias de Secuestro con formación de Inventario de los productos de tintes
para cabellos de la marca “L´ORIVÉL”, cuyo expediente se encuentra clasificado bajo el número
de Referencia 02685-12-DP-1CM2, en consecuencia, deberá librarse el oficio correspondiente
con inserción de la correspondiente certificación de esta sentencia.
Asimismo, una vez que la sentencia definitiva objeto de la vía recursiva de mérito,
adquiera estado de firmeza, la sociedad demandada “IMPORTACIONES MI FE, S. A. DE C.V.”
–a su costa-, deberá publicar esta providencia, así como las respectivas notificaciones a las partes
interesadas. De igual forma, deberá solicitarse a la demandada proporcione a la Sociedad
“L´ORÉAL”, cualquier información referente a sus contactos, intermediarios o proveedores
nacionales y/o extranjeros, o los canales de producción o canales de distribución relacionados con
la marca infractora, y en general de noticia de cualquier aspecto de carácter informativo, que
tenga relación con los productos de tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL”, cuya existencia
en el mercado salvadoreño perjudica a la marca preponderante “L´ORÉAL”.
EXAMEN JURÍDICO DE LA PRETENSIÓN DE DECLARATORIA DE
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
En lo concerniente a la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de la
estimación de la pretensión declarativa de existencia de infracción marcaria objeto del proceso de
que se trata, los recurrentes hacen recaer el fundamento jurídico del cálculo indemnizatorio de
carácter accesorio, en lo estatuido en el Art. 90 literal f) de la Ley de Marcas, que a la letra dice:
“En una acción por infracción a los derechos protegidos conforme esta Ley podrá ordenarse entre
otras, una o más de las siguientes medidas: […] f) La indemnización de los daños y perjuicios
sufridos; […]”
Este Tribunal, considera imperioso enfatizar, que para proceder a la verificación del
quantum indemnizatorio de que se ha hecho mérito, es pre-requisito indispensable que se haya
accedido a la pretensión declarativa de existencia de infracción marcaria, por lo que habiéndose
verificado tal presupuesto de naturaleza imperativa, corresponde señalar, que a elección de la
sociedad “L´ORÉAL” con base a lo estatuido en el Art. 91 literal b) de la Ley de Marcas, dicho
cálculo debería realizarse, en atención al criterio que refiere a los beneficios que el titular del
derecho habría obtenido de forma previsible, de no haber tenido ocurrencia la infracción.
Al respecto, importa significar, que el criterio de cálculo indemnizatorio invocado por los
impetrantes en la demanda, contempla el presupuesto de hecho, que los productos amparados por
la marca infractora, han sido introducidos en el mercado salvadoreño –independientemente que
hayan sido comercializados completamente-, lo cual en el caso sub-lite, no ha tenido lugar en
razón de haberse ordenado –con carácter de medida precautoria-, el secuestro de los productos
infractores con formación de inventario, cuya ejecución de la misma se verificó por el Juez de
Primera Instancia de Acajutla, a requerimiento de la Jueza Primero de lo Civil y Mercantil de esta
ciudad, según consta tanto en la providencia judicial respectiva como en el acta de secuestro en
referencia agregadas de fs. 126/128 y fl. 163 respectivamente. Por consiguiente, deberá
declararse sin lugar el pago indemnizatorio por daños y perjuicios pretendido por la parte actora.
ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PRETENSIÓN DE DECLARATORIA DE
EXISTENCIA DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.
Partiendo del hecho de que la marca, la constituye cualquier signo que permite distinguir,
en el mercado, los bienes o servicios producidos o prestados por una persona, de otros bienes o
servicios similares, la persona que pretenda distinguir sus productos, atendiendo a su calidad o su
procedencia, o ambas, tiene que diferenciar sus productos de los demás, similares, que existen en
el mercado, mediante un signo distintivo, y que sea creación propia, con los requisitos esenciales
que establecen las leyes y convenios que regulan la materia.
En lo que respecta a la competencia del mercado en sí misma, ésta constituye un modo de
manifestación natural de la libertad económica y la iniciativa del empresario. El comerciante
actual tiene arraigada en su voluntad la idea de la competencia y la considera como un bien
adquirido, que es preciso defender, por un lado, contra los procedimientos de competencia
desleal, y, por otro, contra los monopolios y los pactos restrictivos de la competencia libre.
Diversos doctrinarios se han preocupado del desarrollo de la competencia de mercado,
especialmente del aspecto defensivo de la misma. Así pues, la competencia mercantil, puede
definirse como la actuación independiente de varias empresas para conseguir cada una de ellas,
en el mercado, el mayor número de contratos con una misma clientela, ofreciendo precios,
calidades o condiciones contractuales más favorables. De tal suerte, que la base de la
competencia recae en la libertad de actuación económica, de manera que los empresarios han de
decidir libremente respecto al precio, calidad y condiciones del producto o servicios que ofrecen,
del mismo modo los adquirentes han de tener libertad de elección respecto de cada uno de esos
elementos.
En esa línea argumentativa, no es factible la concepción de una competencia libre al
entenderla ilimitadamente, sin más regulaciones que la voluntad de los competidores, ello dado a
que la competencia es un fenómeno jurídico, que no obstante, sus móviles sean de carácter
económicos, constituyen parte de la convivencia humana, y como tal, está sometida al Derecho, y
éste supone siempre un margen de limitación dentro de las libertades de los ciudadanos –en este
caso-, de los competidores. De ahí, que dicho en una frase, libre competencia equivale, a la
igualdad de los competidores ante el Derecho.
En ese orden de ideas, los actos que constituyen competencia desleal, se identifican
cuando la actividad económica que se lleva a cabo es, en sí misma, lícita y permisible, y lo que la
hace incurrir en ilicitud es ejercitarla a través de determinados medios que se enfrentan con los
usos y prácticas íntegras u honestas, o bien, tal ejercicio se verifica en contravención a la
normativa jurídica aplicable. Así por ejemplo, realizar para sí mismo el desvío de la clientela de
un competidor, aún cuando tal desvío causa daño a ese competidor, no es constitutivos de un acto
de competencia susceptible de ser sancionable, pues tales actos derivan en la finalidad misma de
la competencia en el mercado; pero la verificación del aludido desvío en empleo de medios
ímprobos o deshonestos, tales como la utilización –para el caso- de signos susceptibles de crear
confusión en el público respecto al origen de los productos, y la comercialización de éstos con
una calidad menor y a precios inferiores en relación al producto amparado bajo la marca
protegida, constituye una verdadero acto de competencia desleal.
Dado la diversidad de actividades que pueden llegar a constituir actos de competencia
desleal, no es posible delimitar en números clausus la totalidad de los mismos. Pues lo actos de
competencias desleal pueden ir desde el acuerdo de varios productores para vender sus productos
a un precio inferior al de costo para eliminar a un tercero, hasta el acto unilateral de usurpar o
imitar una marca con el fin de atraerse la clientela de su dueño; así como también, la presentación
de los productos maliciosamente parecida a los del competidor para aprovecharse de su prestigio,
hasta la publicidad encaminada a destruir la reputación de un comerciante o de sus productos, por
lo que será la casuística a través de la jurisprudencia quién irá determinando cuáles actos de
competencia de mercado, constituyen o no en el ámbito de la competencia desleal, debiéndose
enfatizar, que los parámetros de calificación efectiva, depende exclusivamente de la legislación
positiva pertinente.
El legislador en nuestro ordenamiento jurídico, en lo relativo a los actos de competencia
desleal, es amplio en cuanto a los derechos que protege, pues no se tutelan los derechos del
competidor directo, sino también los derechos de los consumidores, que en definitiva deriva en el
correcto funcionamiento del sistema competitivo de mercado, por tal razón, no es preciso que una
actuación se produzca dentro de una relación de competencia entre varios empresarios para que
ésta sea considerada incorrecta o deshonesta, y por ende, constitutiva de competencia desleal. En
ese sentido, para que esa deslealtad exista, basta con que la actuación en cuestión sea incorrecta y
pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, ya sean los competidores, los
consumidores, o que la ejecución de los mismos deriven en la distorsión del funcionamiento sano
del propio sistema competitivo.
La parte actora fundamenta jurídicamente la pretensión de declaratoria de actos de
competencia desleal vinculados a la Propiedad Intelectual en lo presupuestado en los Arts. 100,
101 literales a), f) y g) y 102 de la Ley de marcas, los cuales a la letra estatuyen:
Art. 100 de la Ley de Marcas. “Se considera desleal todo acto realizado en el
ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a los usos y prácticas
honestas en materia comercial.--- A los efectos de la presente ley se considera que un acto surte
efectos en el mercado cualquiera que fuese el medio empleado para realizarlo, incluyendo los
medios electrónicos de comunicación y de comercio.--- La aplicación de las disposiciones de esta
ley no podrán supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre la persona que
realiza el acto reputado desleal y la persona afectada por ese acto.”
Art. 101 literales a), f) y g) de la Ley de Marcas. “Los actos o comportamientos
tipificados en la presente ley se estipulan con carácter enunciativo y no exhaustivo, quedando
prohibido cualquier acto o comportamiento que, no estando incluido en esta ley, se considere
desleal conforme al artículo precedente.--- Constituyen, entre otros, actos de competencia desleal
los siguientes:--- a) Actos capaces de de crear confusión o un riesgo de asociación con respecto a
los productos, los servicios, la empresa o los establecimientos ajenos; […]--- f) El uso en el
comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Art. 9 de la presente ley; y,--- g)
La utilización de los empaques, envoltorios, contenedores, envases, decoración de productos y
establecimientos cuando éstos sean característicos y susceptibles de crear confusión con los de
otro titular.”
Art. 102 de la Ley de Marcas. “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente,
cualquier persona interesada podrá pedir al tribunal judicial competente la constatación y
declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal.--- Cualquier persona
interesada podrá iniciar una acción contra un acto de competencia desleal. Además de la persona
directamente perjudicada por el acto, podrá ejercer la acción cualquier asociación u organización
representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten
afectados los intereses de sus miembros.--- Las disposiciones de los Arts. 88, 89, 90, 91, 92, y 94
son aplicables, en cuanto corresponda, a las acciones mercantiles o penales que se inicien contra
los actos de competencia desleal. También son aplicables las disposiciones pertinentes del
derecho común relativas al acto ilícito.”
Partiendo de las acotaciones esgrimidas en los párrafos que preceden, resulta imperioso
significar, que dado que las causales de configuración de los actos de competencia desleal
invocados por los impetrantes en el recurso de mérito, se encuentran directamente vinculadas con
la similitud capaz de generar confusión entre los consumidores de las marcas en controversia en
el proceso de que se trata, cabe denotar, que en lo tocante al análisis comparativo de semejanza
entre los referidos signos distintivos, este Tribunal en las consideraciones jurídicas de esta
sentencia, ha sido suficiente o basto en su dialéctica argumentativa, para poder sostener –de
manera irrefutable- la existencia de tal aproximación entre los signos en cuestión, así como que la
misma –definitivamente-, es susceptible de crear confusión o riesgo de asociación de los
productos amparados por las marcas en discordia judicial, asimismo, que el uso pretendido de la
marca en el comercio se ha verificado en contravención del Art. 9 literal a) de la Ley de Marcas,
ello dada la similitud visual advertida entre la marca preponderante registrada “L´ORÉAL” y la
marca infractora “L´ORIVÉL”, y además, que tal semejanza –ineludiblemente- posibilita la
confusión en el público consumidor.
Finalmente, se ha establecido a través del dictamen pericial de naturaleza judicial como
por el cotejo marcario verificado por este Tribunal, la existencia de actos de competencia desleal
en los términos de la demanda, ya que los mismos, no solo afectan al consumidor sino también al
titular de la marca preponderante, y además, que la acreditada disminución del precio unitario del
producto infractor, definitivamente se constituye en una actuación desleal, en tanto, que la misma
es susceptible de desviar ímprobamente la clientela de los productos de la marca protegida,
cuando éstos son adquiridos por los consumidores en la creencia de que se trata de la marca
“L´ORÉAL” o que se encuentran asociados a ésta, que –en definitiva- afecta una sana
competencia de mercado, ello contraviniendo la prohibición estipulada en el Art. 101 Inciso 1º de
la Ley de Marcas. Por consiguiente, para evitar incurrir en redundancias, nos remitimos a los
diferentes análisis comparativos verificados por esta Sala de Casación, entre la marca
preponderante “L´ORÉAL” y la marca infractora “L´ORIVÉL”; y por ende, deberá accederse a la
pretensión declarando ha lugar a declarar la existencia de actos de competencia desleal, debiendo
la Sociedad demandada como de abstenerse de seguir realizándolos.
POR TANTO: De acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas y Arts.
224, 229, 534, 535, 537 Inciso 1º CPCM, y Art. 90 literales b), c), g) e inciso final de la Ley de
Marcas; a nombre de la República, esta Sala FALLA: I. DECLÁRASE HA LUGAR A
CASAR LA SENTENCIA IMPUGNADA por la causa genérica Infracción de Ley, por el sub-
INFRACCIÓN A LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL
MARCARIA Art. 26 literal h) relacionado al literal e) de la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos, por parte de la Sociedad “IMPORTADORA MI FE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse “IMPORTADORA MI FE, S.A. DE C.V., en
perjuicio de la Sociedad “L´ORÉAL”; III. PROHÍBESE a la Sociedad “IMPORTACIONES MI
FE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse
“IMPORTACIONES MI FE, S. A. DE C.V.”, la importación y comercialización de los tintes
para cabello de la marca “L´ORIVÉL”, así como también, de realizar cualquier acto que sea
susceptible de constituirse en infracción marcaria antes dicha; IV. ORDÉNASE que
oportunamente se realice la destrucción total de los tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL”
propiedad de la parte perdidosa sociedad “IMPORTACIONES MI FE, S. A. DE C.V.”, lo cual
deberá ser ejecutado por el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de esta ciudad, debiendo
librarse el oficio correspondiente, y cuya diligencia judicial de ejecución deberá llevarse a cabo
en coordinación con las autoridades medioambientales competentes; V. ORDÉNASE a la
Sociedad “IMPORTACIONES MI FE, S. A. DE C.V.”, que en forma oportuna, una vez
adquirido el estado de firmeza de la providencia de que se trata –a su costa-, proceda a la
publicación de la misma, junto a la notificación de los interesados; VI. ORDÉNASE a la
Sociedad “IMPORTACIONES MI FE, S. A. DE C.V.” proporcione a la Sociedad “L´ORÉAL”,
cualquier información referente a sus contactos, intermediarios o proveedores nacionales y/o
extranjeros, o los canales de producción y/o distribución de los productos infractores, en general
cualquier aspecto de carácter informativo que tenga que ver con la infracción marcaria de los
productos de tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL” en perjuicio de la sociedad
“L´ORÉAL”; VII. DECLÁRASE no ha lugar al pago indemnizatorio por daños y perjuicios
pretendido por la parte actora conforme lo dispuesto en el Art. 91 literal b) de la Ley de Marcas;
VIII. DECLÁRASE ha lugar a la existencia de actos de competencia desleal, consecuentemente,
ordénase a la sociedad “IMPORTADORA MI FE, S.A. DE C.V.” se abstenga de seguir
realizándolos; IX. LÍBRESE OFICIO al Director General de Aduanas para que éste realice las
acciones administrativas pertinentes, que impidan a la Sociedad “IMPORTADORA MI FE, S. A.
DE C.V.” la realización de importación de tintes para cabello de la marca “L´ORIVÉL”; X. No
ha lugar a la condena en costas procesales por haberse estimado el recurso de mérito; y, XI.
Oportunamente, devuélvanse los autos al Tribunal de origen, con certificación de esta sentencia,
para los efectos de ley.
HÁGASE SABER.
M. REGALADO---------------O. BON. F-----------A. L. JEREZ--------------PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN--------R. C. CARRANZA S.------SRIO.-----
INTO.-----RUBRICADAS.-
20-CAM-2017
SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las diez
horas cinco minutos del veintiocho de julio de dos mil diecisiete.
A sus antecedentes la solicitud de rectificación de la sentencia definitiva pronunciada por
este Tribunal, a las doce horas treinta y cinco minutos del tres de julio de dos mil diecisiete que
consta del fs. 96/125 de la Pieza de Casación, interpuesta por el licenciado Fernando Alberto
Montano Vásquez, actuando en su carácter de apoderado judicial especial de la actora-recurrida
Sociedad de nacionalidad francesa “L'ORÉAL”.
En razón de haberse interpuesto la solicitud ut supra citada, en estricta observancia al
plazo legal estipulado en el presupuesto normativo contenido en el Art. 225 Inciso 3º relacionado
materiales a que alude el solicitante licenciado Montano Vásquez, dada la facultad que otorga el
primer precepto legal apuntado, debe efectuarse la rectificación de la sentencia definitiva de que
se trata, en los términos siguientes: Que habiéndose consignado en los Romanos III., IV., V. y
VI. del fallo de la sentencia definitiva del incidente de que se trata, las diferentes prohibiciones y
órdenes judiciales a realizarse por la demandada o por la autoridad respectiva en contra de ésta,
producto de yerros de naturaleza eminentemente material al relacionar el nombre de la
demandada, en orden correlativo se relacionó así: 1) III. “[...] “IMPORTACIONES MI FE,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, que puede abreviarse
“IMPORTACIONES MI FE, S. A. DE C.V.”[...]”, 2) IV. “[...] “IMPORTACIONES MI FE, S.
A. DE C.V.” [...]”; 3) V. “[...] “IMPORTACIONES MI FE, S. A. DE C.V.” [...]”; y, 4) VI. “[...]
IMPORTACIONES MI FE, S. A. DE C.V.” [...]”; siendo lo correcto, en relación al Romano III.
“IMPORTADORA MI FE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” que puede
abreviarse “IMPORTADORA MI FE, S. A. DE C.V.”; y en lo que respecta a los Romanos IV.,
V. y VI., el nombre correcto de la Sociedad es: “IMPORTADORA MI FE, S. A. DE C.V.” por
consiguiente, deberán de tenerse por subsanados los errores materiales en referencia, en el sentido
apuntado.
En virtud de lo expuesto, disposiciones legales citadas, esta Sala RESUELVE: I.
TÉNGANSE POR RECTIFICADOS los errores materiales de la sentencia objeto de la
solicitud de mérito, en los términos expresados en el párrafo segundo del auto de mérito; y, II.
Pase a formar esta rectificación, parte de la sentencia definitiva objeto de la misma.
HÁGASE SABER.
M. REGALADO---------------O. BON. F-----------A. L. JEREZ--------------PRONUNCIADO
POR LOS MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN--------R. C. CARRANZA S.------SRIO.-----
INTO.-----RUBRICADAS.-
