Sentencia Nº 00015-18-ST-COPC-CAM de Cámara de lo Contencioso Administrativo, Santa Tecla, 14-07-2021
| Sentido del fallo | DECLARATORIA DE LEGALIDAD |
| Materia | Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa - VIGENTE |
| Fecha | 14 Julio 2021 |
| Número de sentencia | 00015-18-ST-COPC-CAM |
| Emisor | Cámara de lo Contencioso Administrativo, Santa Tecla |
00015-18-ST-COPC-CAM
CÁMARA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: Santa Tecla, departamento de La
Libertad, a las ocho horas treinta minutos del día catorce de julio del año dos mil veintiuno.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y PARTES INTERVINIENTES.
El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por la sociedad
POLLO C. DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que puede abreviarse POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.,
por medio de su procurador abogado L.G. De La G. Coltrinari, en contra del
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –en adelante el R.–; y de la
DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL –en adelante la Directora–. Formó parte de
este proceso el tercero beneficiario POLLO CAMPESTRE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que se abrevia POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V., por medio de
su procuradora abogada M.M.M.A..
La referida sociedad, impugnó la legalidad de los siguientes actos administrativos
identificados como:
a) Resolución de rechazo de oposición pronunciada a las siete horas y cincuenta y dos
minutos del día veintiuno de noviembre del año dos mil dieciséis, por el R. de
Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, por medio de la cual se rechazó la
oposición interpuesta por la sociedad POLLO CAMPERO EL SALVADOR, S.A. DE C.V., en
contra de la señal de publicidad comercial “POLLO CAMPESTRE Y DISEÑO” solicitada por la
sociedad POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V.”
b. Resolución definitiva y confirmatoria del Recurso de Apelación, pronunciada a las once
horas y quince minutos del día siete de diciembre del año dos mil diecisiete, por la Dirección de
Propiedad Intelectual del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros
por medio del cual se CONFIRMA la resolución de rechazo de oposición antes detallada.
Han intervenido en el presente proceso el referido procurador de la parte demandante; las
autoridades demandadas en su carácter personal, abogados A.R.M.M. y
M..E..M.enjívar C., R. y Directora de la Propiedad Intelectual
respectivamente; la licenciada M.M.M..A., actuando en calidad de Apoderada
General Judicial con Clausula Especial de la sociedad POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V.,
como tercero beneficiario, y en representación del señor F. General de la República,
inicialmente compareció el Agente Auxiliar licenciado M.A.G.P. y
licenciada K..M.R.M. quien fue designada para ejercer la representación fiscal
posteriormente.
LEÍDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
a) El procurador de la sociedad actora presentó la demanda el día catorce de marzo de
dos mil dieciocho, a la cual se le realizaron prevenciones por decreto de las doce horas quince
minutos del día doce de abril de dos mil dieciocho, referentes a que: 1) Indique la fecha de
notificación del acto que agotó la vía administrativa. 2) Presente legajo de copias, debidamente
ordenado y cotejado. 3) I. con claridad y precisión quiénes eran las autoridades
demandadas (F. 278-280 del expediente judicial).
b) El día veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, el referido procurador presentó
escrito mediante el cual pretendía subsanar las prevenciones previamente efectuadas (F. 282-
283 del expediente judicial).
c) Dichas prevenciones se tuvieron por subsanadas mediante auto de las doce horas del
día ocho de mayo de dos mil dieciocho, por lo que, entre otras cosas, se admitió la demanda
interpuesta por el procurador de la sociedad POLLO CAMPERO EL SALVADOR S.A. DE
C.V., relativa a la impugnación de los dos actos administrativos descritos en el preámbulo de esta
Sentencia, se declaró improponible la demanda con relación a la declaración de ilegalidad y
consecuente anulación del procedimiento de registro viciado llevado a cabo por el Registro de la
Propiedad Intelectual. (F. 284-287 del expediente judicial)
d) Según consta en actas de fs. 290 y 291 del expediente judicial, de fecha dieciséis de
mayo de dos mil dieciocho, se emplazó a las autoridades demandadas.
e) Por medio de escrito presentado el día veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la
parte actora por medio de su procurador, presentó un recurso de revocatoria por la referida
declaratoria de improponibilidad, con base en los siguientes motivos: “1) Aplicación errónea del
art. 39 LMOSD por nulidades procedimentales invocadas no solo en los art. 8 y 9 LMOSD, sino
que, en otras tantas disposiciones legales, ante lo cual no se justifica un rechazo liminar de la
pretensión por vía de la improponibilidad; 2) Aplicación errónea del art. 39 LMOSD por cuanto
la pretensión no consiste en una nulidad de registro de marca, ya que se trata de un expediente
cuanto a los actos impugnados son de aquellos que si pueden ser conocidos por vía de la
jurisdicción contencioso administrativa y no fueron reconocidos así en la resolución; 4)
Inaplicación del art. 1 literal b) Decreto 762 por cuanto se trata de actos que adolecen de
NULIDAD ABSOLUTA y que, conforme a la referida disposición legal pueden ser conocidos en
dicha jurisdicción; 5) Inaplicación del art. 1553 CV, por cuanto teniendo conocimiento esa
honorable Cámara de una NULIDAD ABSOLUTA, será improcedente excusarse de forma
liminar de al menos conocer sobre la misma.” (F. 292-295 del expediente judicial.)
f) Este Tribunal, por medio de auto de las ocho horas veintidós minutos del día treinta y
uno de mayo de dos mil dieciocho, entre otras cosas resolvió admitir el recurso de revocatoria
planteado por la sociedad demandante y conceder audiencia a las autoridades demandadas y al
F. General de la República a fin que se pronunciaran sobre el recurso de revocatoria
interpuesto por la parte actora (F. 313-315 del expediente judicial).
g) Posteriormente, esta Cámara por medio de auto de las quince horas veinticinco
minutos del veintiuno de junio dos mil dieciocho, desestimó el recurso de revocatoria interpuesto
por la parte demandante. (fs. 322-324 del expediente judicial).
h) Luego, por medio de decreto de las ocho horas veintidós minutos del veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, entre otras cosas, se resolvió tener por contestada la demanda en
sentido negativo por parte de las autoridades demandadas, se convocó a las partes y demás
sujetos intervinientes a la celebración de audiencia inicial señalando las nueve horas del día
treinta de julio de dos mil dieciocho y se ordenó librar oficio a la S. de lo Contencioso
Administrativo a fin que informara la identidad de las partes, pretensiones y estado de los
procesos pendientes, enunciados por la parte demandada en los que pudieran concurrir los
supuestos de acumulación (fs. 344-345 del expediente judicial).
i) Por medio de decreto de las ocho horas cincuenta y tres minutos del día veintiséis de
julio de dos mil dieciocho, este Tribunal suspendió la audiencia previamente señalada y se
reprogramó para las nueve horas del día veintinueve de agosto del año dos mil dieciocho (folio
372 del expediente judicial).
j) Mediante escrito presentado a las nueve horas con diez minutos de veintiocho de agosto
dos mil dieciocho, suscrito por la licenciada M..M..M.A. apoderada general
con cláusula especial del tercero beneficiario, la sociedad POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V.,
expuso sus argumentos de descargo de la demanda planteada por la parte demandante y presentó
S.F.L. como representante del Director del Registro de la Propiedad Intelectual,
y se rindió la declaración del perito judicial, según consta en acta agregada en folio 805-807 del
presente proceso, quedando el proceso listo para dictar sentencia.
w) Finalmente, por medio de auto de las doce horas cuarenta minutos del día treinta de
enero del año dos mil veinte, se prorrogó el plazo para emitir la sentencia por quince días, el cual
venció el día veinte de febrero del dos mil veinte (F. 809 del expediente judicial).
I. DELIMITACIÓN PRECISA DE LAS PRETENSIONES PLANTEADAS,
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE CADA UNA DE LAS PARTES.
El artículo 94 inciso primero del Código Procesal Civil y Mercantil —en adelante
partes, la petición y la causa de pedir que figuren en la demanda. La contestación a la demanda
servirá para fijar los términos del debate en relación con el objeto procesal propuesto por el
demandante, sin que éste pueda ser alterado”, en ese orden:
A) PRETENSIONES DE LA PARTE DEMANDANTE
Tal como se planteó en la demanda y fue ratificado en la audiencia antes relacionada, la
pretensión de la parte demandante consiste en la declaratoria de ilegalidad y consecuente
anulación de los actos administrativos siguientes: a) Resolución de rechazo de oposición
pronunciada a las siete horas y cincuenta y dos minutos del día veintiuno de noviembre del año
dos mil dieciséis, por el R. de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros,
por medio de la cual se rechazó la oposición interpuesta por la sociedad POLLO C. EL
SALVADOR, S.A. DE C.V., en contra de la señal de publicidad comercial “POLLO
CAMPESTRE Y DISEÑO” solicitada por la sociedad POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V.; y
b) Resolución definitiva y confirmatoria del Recurso de Apelación, pronunciada a las once horas
y quince minutos del día siete de diciembre del año dos mil diecisiete, por la Dirección de
Propiedad Intelectual del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros
por medio del cual se confirma la resolución de rechazo de oposición.
1. FUNDAMENTOS DE HECHO (fs. 4 y 5 del expediente judicial)
El procurador de la parte demandante en síntesis argumentó que, en fecha 20 de agosto de
2010 la sociedad POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V., presentó solicitud de registro de SEÑAL
DE PUBLICIDAD COMERCIAL con número de expediente ********6 y número de
presentación ********2, para el signo “POLLO CAMPESTRE y diseño” ante el Registro de la
Propiedad Intelectual, del Centro Nacional de Registros; mediante la cual pretendía que se le
otorgara a su mandante exclusividad sobre todo el diseño, sus colores y las palabras “Pollo” y
“C.” que unidas forman “Pollo C.”. La solicitud se sometió a un examen de
forma y por resolución de las once horas once minutos del día veinticinco de agosto de dos mil
diez, la R.a licenciada H.V..A.C., determinó que la solicitud había
cumplido con los requisitos de forma de art. 10 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos —LMOSD—; el día veinticinco de agosto de dos mil diez, por resolución de las
quince horas cinco minutos pronunciada por el R., licenciado David A..C.
.G., se admitió a trámite la solicitud y se ordenó su publicación
Alega el demandante que la solicitud fue publicada en el Diario Oficial número 190,
Tomo 389, en fecha doce de octubre de dos mil diez, en la página 76, simultáneamente se publicó
en un diario de mayor circulación. Luego de ello, en fecha diez de diciembre de dos mil diez su
mandante interpuso oposición administrativa en contra del referido signo, por considerar que
existía una similitud ideológica entre la señal de publicidad solicitada y otros signos distintivos
de la sociedad Pollo C. El Salvador, S.A. de C.V.; dicha oposición se admite a trámite
mediante resolución de las catorce horas y siete minutos del día catorce de febrero de dos mil
once, notificándole a la sociedad solicitante Pollo C. S.A. de C.V., en fecha cuatro de
abril de dos mil once; misma oposición que en fecha veinte de mayo de dos mil once fue
contestada por la sociedad solicitante.
Indicó que, la sociedad solicitante en fecha diez de diciembre de dos mil once presentó
escrito agregando publicaciones del Diario Oficial y Diario El Mundo; posteriormente, el
R. de la Propiedad Intelectual, licenciado A..R.M.M., pronunció
resolución de las siete horas cincuenta y dos minutos del veintiuno de noviembre de dos mil
dieciséis por medio de la cual rechazó la oposición promovida por su mandante, siendo notificada
a este en fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis y a la sociedad solicitante en fecha siete de
diciembre de ese mismo año; habilitando a su mandante para interponer recurso de apelación en
contra de la anterior resolución el día veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, siendo admitida
en fecha diecisiete de mayo de ese mismo año.
Alega el demandante que por resolución de las diez horas y tres minutos del día primero
de junio de dos mil diecisiete, se emplazó a las partes para que presentaran alegatos y pruebas,
mismos que fueron presentados en fecha trece de octubre del mismo año por el apelante y el
apelado. Finalmente, relata el demandante que a las once horas y quince minutos del día siete de
diciembre de dos mil diecisiete la Directora del Registro de Propiedad Intelectual, pronunció
resolución final del recurso de apelación, en la que confirmó la resolución que rechazaba la
oposición previamente interpuesta ante el R. de Propiedad Intelectual, en contra del
signo publicitario de Pollo C., S.A. de C.V.
2. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA PRETENSIÓN
Los motivos de ilegalidad planteados por la sociedad demandante, en síntesis, quedaron
fijados en los términos que a continuación se transcriben:
a) V.F..
.S. este punto, se alegó que existen vicios que recaen en la omisión de etapas esenciales
dentro del procedimiento de registro, mismas que vuelven irregular e incompleto el primer acto
administrativo y como consecuencia, ilegal; lo anterior derivaría en que todo el procedimiento y
sus consecuentes resoluciones no pueden nacer válidamente a la vida jurídica, debiendo ser
revocadas o dejadas sin efecto.
Con relación a este punto, en la demanda se detalló:
“Vicio formal #1 OMISIÓN DEL EXAMEN DE FONDO (art. 14 LMOSD) (Fs. 5 al 7 del
Expediente Judicial)”
“Dentro de cualquier procedimiento de registro de distintivo comercial, luego de
realizado el examen de forma por parte del R., procede que se haga un EXAMEN DE
FONDO, como requisito previo a cualquier admisión y/o publicación. […] no existe evidencia
que se haya realizado el referido EXAMEN DE FONDO, por lo cual, se ha omitido una parte
importante del procedimiento respectivo, y por tanto, estamos en presencia de un acto viciado.
[…] Dicha etapa consiste en un acto administrativo de verificación, por medio del cual se revisa
la solicitud, y se determina si la misma incurre o no dentro de alguna de las prohibiciones de los
disposición del Registro [...] consisten en un reporte oficial de similitud fonética y/o gráfica
según sea el caso, seguido de las consideraciones jurídicas correspondientes realizadas
mediante el análisis respectivo. Si la solicitud no incurre en ninguna de las prohibiciones
mencionadas, se procede a la siguiente etapa del proceso [...] como cualquier otro acto
administrativo, dicho ANÁLISIS o EXAMEN DE FONDO, debe tratarse de un acto positivo,
formal, al cual se le aplica la regla general de todo acto administrativo que es el de manifestarse
por escrito, dejando constancia de su realización o verificación mediante la emisión y firma de
una manifestación escrita denominada: RESOLUCIÓN. […] Lo anterior sobre todo, si
consideramos que dentro del reporte de búsqueda fonética que consta en el expediente, surgieron
una serie de anterioridades, que bien podrían representar obstáculo para la respectiva señal de
publicidad comercial. […]desafortunadamente, no consta ninguna resolución por medio de la
cual se haga constar el análisis hecho por el R. para ya sea valorar o descartar dichas
anterioridades, lo cual afecta gravemente el elemento de motivación del acto jurídico
denominado EXAMEN DE FONDO.”
Con relación a lo anterior, respecto de este motivo, en la ampliación de la demanda se
indicó (fs. 596 y 597 frente del expediente judicial):
“[…] el mencionado Art. 14 LMOSD ordena expresamente a la autoridad registral
(mediante mandato imperativo y no discrecional), examinar si un signo distintito en proceso de
haberse OMITIDO la realización del examen de fondo, en contravención de lo que dispone el
Art. 14 LMOSD, se omitió una importante etapa dentro del procedimiento de registro,
contraviniéndose norma expresa, lo que constituye un VICIO INSUBSANABLE del elemento
formal del acto administrativo. Esto a su vez deviene en una NULIDAD DE PLENO DERECHO,
que acarrea como consecuencia la anulación de todos y cualesquiera actos subsiguientes a la
referida OMISIÓN, tales como: la publicación, la acreditación de la publicación, la oposición
así como la apelación misma, conforme la teoría del fruto del árbol envenenado, los cuales
necesariamente se tendrían que repetir. […] queda evidenciado que la autoridad demandada,
omitió la realización de una importante etapa procesal, saltándose así la respectiva etapa, y
procediendo de una vez a la fase de publicación sin haber efectuado (ni dejado constancia) de la
misma. […] con dicha omisión, existe una vulneración hacia el principio de legalidad
administrativa, y por tanto, un incumplimiento de las funciones administrativas, al no respetar lo
establecido en la ley para la tramitación de un signo distintivo. En consecuencia, nos
encontramos frente a una NULIDAD DE PLENO DERECHO que debe ser declarada […] la
cual por tratarse de una omisión del procedimiento registral, es de orden público y consiste en
una nulidad insubsanable. […] con dicha omisión, se ha desprotegido tanto a potenciales
terceros afectados (como lo es mi mandante), así como al mercado mismo, para el cual se
instituyeron las prohibiciones intrínsecas del Art. 8 LMOSD, las cuales tampoco fueron
evaluadas en ningún momento, al haberse omitido la realización del respectivo examen de fondo.
[…] traigo a colación lo dispuesto en las DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN
incurren en nulidad absoluta o de pleno derecho cuando son dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido, omitiendo elementos esenciales del
procedimiento previsto […] al haberse omitido el EXAMEN DE FONDO, se prescindió total y
absolutamente de una etapa procesal contemplada en la ley, y se omitió un elemento esencial del
procedimiento contemplado en el Art. 14 LMOSD. […]
Vicio formal #2 REALIZACIÓN DE PUBLICACIÓN SIN HABERSE REALIZADO
“[…] para poder proceder con la publicación de la solicitud respectiva, se debe
necesariamente haber efectuado y superado previamente los exámenes de FORMA y de FONDO,
de conformidad a los Arts. 13 y 14 LMOSD. [...] no existe evidencia que se haya realizado
ningún EXAMEN DE FONDO del que ordena el Art. 14 LMOSD, siendo que en el presente caso,
se pasó automáticamente a la fase de admisión y publicación sin haber cumplido el supuesto
legal respectivo. [...] no habiendo constancia dentro del referido expediente que se hayan
efectuado y en su caso, superado el examen de FONDO, tampoco puede tenerse por válido,
verificado una etapa del procedimiento sin que se hayan completado una etapa previa y que
constituye PRERREQUISITO de la misma, y por lo tanto, el procedimiento de registro se
encuentra incompleto, faltando así el elemento formal del acto administrativo, lo que deviene en
un acto viciado [...]”
Sobre este punto, en la ampliación de la demanda, el procurador de la sociedad
demandante sostuvo (fs. 597 del expediente judicial):
“[…] al tratarse la referida OMISIÓN de una NULIDAD DE PLENO DERECHO, no era
procedente conforme a los Arts. 15 y 18 LMOSD, pasar a la fase de publicación, sin antes haber
agotado la referida etapa de protección oficiosa que el Registro hace, hacia terceros y hacia el
realizado la publicación omitiendo el EXAMEN DE FONDO, se prescindió total y absolutamente
de una etapa procesal contemplada en la ley, y se omitió un elemento esencial del procedimiento
Vicio formal #3 PUBLICACIONES INCORRECTAMENTE ACREDITADAS (ART. 15 Y
18 LMOSD) (Fs. 7 al 8 del Expediente Judicial)
“[…] en el presente proceso de registro de señal de publicidad comercial no se ha
verificado correctamente la ACREDITACIÓN en el expediente de las publicaciones de ley,
faltando así a lo preceptuado en los Art. 15 y 18 LMOSD. […] Conforme al procedimiento de
registro establecido en la ley, para que un trámite de registro se considere correctamente
publicado, debe cumplir con lo siguiente: a.R. por 3 veces en el Diario Oficial; b.
Realizarse por 3 veces en un Diario de Mayor Circulación; c. Que entre la 1° publicación y la
última publicación, no medien más de quince días; y d. Que se ACREDITE y COMPRUEBE la
realización de dichas publicaciones ante el Registro de la Propiedad Intelectual, en la forma
indicada por ley, no bastando que se hagan las respectivas publicaciones, ya que necesariamente
las mismas deben acreditarse ante el Registro, antes que transcurran 6 meses desde la
notificación de los edictos respectivos. [...] al solicitante corresponde acreditar y comprobarle al
Registro, que ha cumplido a cabalidad los requisitos anteriores, [...] debe comprobar mediante
escrito que ha efectuado TODAS las publicaciones de ley, dentro de los plazos correspondientes.
[...] en lo que respecta al Diario Oficial, la ley estableció una excepción a la regla [...] mediante
la cual se permitía que solo se acreditara la 1° publicación nada más [...] dicha excepción, no
fue establecida con relación a los Diarios de Mayor Circulación, siendo que por ley, existe la
obligación de acreditar lo que concierne a las 3 publicaciones y no sólo una de ellas. [...] se
puede constatar que el escrito de fecha 10 de diciembre de 2010, la abogada del solicitante
M.M..M..A., agrega la 1° publicación del Diario Oficial y únicamente la 3°
publicación del Diario de Mayor Circulación. Cuando legalmente estaba obligada a acreditar
las restantes publicaciones, por cuanto no existe esta excepción para los Diarios de Mayor
Circulación.”
Con relación a este motivo, el referido procurador, en la ampliación de demanda sostuvo
(fs. 598 del expediente judicial):
“[…] al no haberse acreditado en debida forma las respectivas publicaciones, transcurrió
el plazo de SEIS MESES para declarar abandonadas las respectivas diligencias conforme al Art.
80 LMOSD, y por lo tanto, el presente trámite estaría en proceso de abandono de PLENO
DERECHO, debiendo haberse declarado así por la autoridad administrativa, en lugar de darle
curso a las respectivas diligencias. […] también en esta situación nos encontramos en presencia
de una NULIDAD DE PLENO DERECHO, que debe declararse […], por cuanto la autoridad
administrativa nunca debió admitir las publicaciones acreditadas de manera incorrecta.”
Vicio formal #4 VICIOS FORMALES EN LA RESOLUCIÓN FINAL DE OPOSICIÓN (Fs.
8 al 9 del Expediente Judicial)
“[…] la resolución final de oposición de las siete horas y cincuenta y dos minutos del día
veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, en contra de cual se interpuso recurso de apelación,
también adolecía de defectos formales que le afectaban su validez, por cuanto no fue autorizada
en legal forma. [...] la firma del R. no ha sido refrendada por S.. Esto se puede
constatar con la simple lectura de la resolución correspondiente, la cual únicamente lleva la
firma del Licenciado A.R..M.M., como R.A.. Esto
anterior implica que el acto administrativo impugnado no ha nacido a la vida jurídica por tanto
no puede surtir efecto alguno, siendo en consecuencia nulo de nulidad absoluta. [...] Sin lugar a
duda, las normas constitucionales ocupan un lugar preferente entre las precipitadas normas,
encuentra la llamada REFRENDACION, REFRENDO, REFRENDA MINISTERIAL o
REFRENDA SECRETARIAL que constituye uno de los requisitos esenciales para otorgamiento
No. 2 RIOE. [...] El derecho positivo tajantemente dispone que todos aquellos actos que no
cumplieren con el requisito de refrenda, simple y llanamente “no tendrán autenticidad legal”
(Art. 163 Cn. in fine), y por lo tanto, tampoco podrán surtir efecto alguno. Lo anterior tiene
lógica, puesto que, al no ser refrendados, carecen de un requisito formal básico y por tanto, no
pueden nacer a la vida jurídica. […]”
Vicio formal #5 VICIOS FORMALES EN LA RESOLUCIÓN FINAL DE APELACIÓN.
(Fs. 9 al 10 del Expediente Judicial)
“[...] la resolución final de APELACIÓN de las once horas y quince minutos del día siete
de diciembre de dos mil diecisiete, también adolecía de defectos formales que le afectaban su
validez, por cuanto no fue autorizada en legal forma. Manifiesto lo anterior por cuanto la firma
de la Directora del Registro, tampoco ha sido refrendada por S.. Esto se puede constatar
con la simple lectura de la resolución correspondiente, la cual únicamente lleva la firma de la
Licenciada M.E.M.C., como Directora del Registro de la Propiedad
Intelectual.”
En cuanto a este último punto, se expresó en la demanda que al igual que en el vicio
formal anterior, la refrendación, refrendo, refrenda ministerial o refrenda secretarial se constituye
como un requisito esencial para el otorgamiento de los actos administrativos del Órgano
que en caso contrario, los actos que no cumplan con este requisito carecerían de autenticidad
legal.
b) Vicios en el Elemento Objetivo
En síntesis, la parte demandante alegó como vicio en el elemento objetivo la falta de
motivación de los actos administrativos impugnados, debido a que consideraron que las
autoridades demandadas no expusieron de forma suficiente las razones de hecho y de derecho
que sustentaron su fallo.
#1 FALTA DE MOTIVACIÓN DE EXAMEN DE FONDO (POR SER INEXISTENTE) (Fs.
10 al 11 del Expediente Judicial)
“[...] en lo que respecta a la OMISION DEL EXAMEN DE FONDO, cabe agregar, que,
al omitir la elaboración y pronunciamiento de una resolución específica en lo que a dicha etapa
procesal respecta, también se falto al elemento objetivo de MOTIVACIÓN. Es decir, para dicha
etapa, no se consignaron de ninguna manera las razones de HECHO y de DERECHO que
podrían haber motivado una eventual decisión en lo que a ello respecta. [...] la carencia de una
resolución escrita para evidenciar la realización del EXAMEN DE FONDO, no solo vicia el
elemento formal del acto, sino que también vicia lo atinente a su contenido y motivación,
volviendo inoperante cualquier control posterior de parte del órgano jurisdiccional.”
#2 FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APELACIÓN (Fs. 11 del
Expediente Judicial)
“[...] la Resolución que resuelve el Recurso de APELACION, adolece de vicios en el
ELEMENTO OBJETIVO, por cuanto, no ha motivado adecuadamente lo que se relaciona con la
causal del art. 9 LMOSD literal (e). Al respecto cabe decir que, la resolución impugnada, en
efecto hace ciertas consideraciones en cuanto a la “SEMEJANZA” O “PROBABILIDAD DE
CONFUSION” intentando encerrar de forma global las prohibiciones del Art. 9 LMOSD
literales (a),(b) y (c); y desarrollarlas todas de manera simultánea; sin embargo, no se hace
ninguna consideración en cuanto a las razones de hecho y de derecho, por las cuales, no existe
un “RIESGO DE ASOCIACIÓN” y por tanto, las razones por las cuales SE RECHAZA la
oposición en lo que concierne al art. 9 LMOSD literal (e). Ciertamente la Señora Directora del
Registro de la Propiedad Intelectual, ha hecho un importante análisis en cuanto a
“SEMEJANZA” y/o “PROBABILIDAD DE CONFUSIÓN” respecta, lo que es perfectamente
aplicable a los primeros literales expuestos; pero es el caso que ninguno de los razonamientos
esgrimidos, ha tocado la situación particular del Art.9 LMOSD en su literal (e). Y
específicamente, en lo que a esta causal respecta, se amerita un razonamiento específico que
analice el concepto jurídico indeterminado de “RIESGO DE ASOCIACION”, [...] Si observamos
con detenimiento la misma, veremos cómo su análisis se enfoca únicamente en lo que concierne
a “CAUSAR CONFUSIÓN”, pero la ley, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, va
más allá de eso, contemplando también rechazos cuando se presenta un mero “RIESGO DE
ASOCIACIÓN”, el cual, es de menor magnitud, por supuesto, que una “CONFUSIÓN”. Por lo
tanto, haber rechazado la oposición sobre la base de este motivo, habría implicado un análisis
pormenorizado de por qué no se verifica el referido supuesto, y por qué no encaja tampoco
dentro de dicho concepto jurídico indeterminado. Esto no se ha hecho, y por tanto, la resolución
impugnada adolece de vicios en su elemento objetivo, debiendo declararse ilegal. En el caso de
marras existen todas las condiciones para que pueda determinarse la existencia de un “RIESGO
DE ASOCIACIÓN” entre la Señal de Publicidad “POLLO CAMPESTRE” y las marcas
“POLLO C.” mi patrocinada, ya que, en efecto, existe una relación conceptual,
ideológica, fonética y gráfica entre los referidos signos, a grado tal, de provocar el rechazo del
signo solicitado. […] Por lo cual, hay ausencia de motivación […] debiendo por tanto,
declararse ilegal la referida resolución, por falta de motivación, en tanto, no abordó puntual y
específicamente, las razones de hecho y de derecho para descartar la oposición por este motivo,
habiéndose limitado a los otros motivos que fueron invocados, pero guardando silencio en
cuanto a las justificaciones de éste.”
Con relación a los vicios de legalidad 1 y 2 relativos al elemento objetivo, el demandante
indicó (fs. 598 vuelto a 599 del expediente judicial):
“[…] al haber omitido la realización del EXAMEN DE FONDO, claramente no existe
ninguna resolución por medio de la cual se justifique con argumentos de hecho y de derecho el
por qué se determinó que el signo solicitado no incurría en ninguna de las prohibiciones de los
mayor al 72%, lo que, al menos tendría que haberse justificado por parte de la autoridad
administrativa, por cuanto, resultaba obligatorio efectuar el referido análisis. […] en lo que
corresponde a las resoluciones de oposición y de apelación […] vemos que, en ninguna de
dichas resoluciones se hizo consideración alguna con relación al concepto de “RIESGO DE
ASOCIACIÓN” contemplada en los Art. 9 LMOSD literal (e), y Art. 9 literales (a), (b), (c), en
relación con el Art. 26 literal (e). […] hubo omisión de la autoridad administrativa tanto en la
oposición, como en la apelación de pronunciarse con relación a dicho concepto jurídico
indeterminado, habiéndose limitado únicamente a expresarse con relación a la palabra
“SEMEJANZA” y/o “RIESGO DE CONFUSIÓN”. […] tampoco en ninguna parte de las
resoluciones impugnadas, la autoridad administrativa hizo algún tipo de análisis en cuanto a la
DILUCIÓN de los signos distintivos de mi mandante, lo que no se encuentra ni en la resolución
de oposición, ni en la resolución de apelación y lo que sí, había solicitado expresamente mi
patrocinada desde el inicio del proceso. […] se trata de claras omisiones y vicios del elemento
MOTIVACIÓN de los actos jurídicos impugnados, así como de una violación al derecho de
petición de mi mandante, por cuanto ninguna de dichas resoluciones, resultaron congruentes con
los planteamientos jurídicos que fueron solicitados, y tampoco, se hicieron consideraciones de
ningún tipo en torno a descalificar los referidos argumentos y/o pretensiones, con argumentos de
hecho o de derecho. […] desde la resolución de oposición, y también con la resolución de
apelación se le han vulnerado a mi mandante importantes derechos, en especial el derecho de
petición […]”
c) Otros vicios de ilegalidad
#1: TRANSGRESIÓN DEL ART. 29 LMOSD (fs. 12 del expediente judicial)
“[…]cabe señalar que, el presente procedimiento de registro de señal de publicidad
comercial, adolece de un vicio de legalidad, por cuanto contraviene lo dispuesto en el Art. 29
LMOSD. […] dentro del presente procedimiento, de ninguna manera se ha DELIMITADO
adecuadamente, y mediante pronunciamiento expreso, cuales son los elementos de uso común del
referido signo sobre los cuales no puede obtener exclusividad la sociedad solicitante. […] el
Registro de la Propiedad Intelectual, en ningún momento hizo a la solicitante adecuar los límites
de sus pretensiones a lo preceptuado por el referido Art. 29 LMOSD, ignorando, por tanto, lo
contenido en el mismo. […] la autoridad administrativa no tiene ninguna potestad habilitante
para MODIFICAR el contenido de una solicitud de registro, lo cual únicamente puede ser hecho
a instancia del solicitante respectivo. […] si el solicitante, no ha delimitado adecuadamente su
solicitud, ajustándola al texto de la ley, tampoco sería dable para la autoridad administrativa
admitirla a trámite, por cuanto se trataría de una solicitud contraria a derecho. […] la sociedad
solicitante, de alguna manera se está intentando atribuir exclusivamente sobre palabras de uso
circunstancia debió ser advertida a la hora de realizarse el respectivo EXAMEN DE FONDO, lo
cual evidencia […] que nunca se realizó este análisis, por cuanto, se le permitió una solicitud,
con la cual pretende atribuirse exclusividad sobre una palabra de uso común como sería la
palabra “POLLO”. Por lo tanto, el tramite no fue llevado a cabo en forma legal, y se encuentra
con un vicio en su procedimiento, que vicia el elemento objetivo del acto administrativo de
registro.
#2 VULNERACIÓN DEL ART. 9 LITERAL E Y 26 LITERAL E. (fs. 12 vuelto y 13 frente
del expediente judicial)
[…] la resolución impugnada, de ninguna manera aplicó lo dispuesto en los art. Art. 9
literal (e) y 26 literal (e) LMOSD. […] la Señora Directora del Registro de la Propiedad
Intelectual, únicamente hace su análisis y consideraciones en lo que corresponda a
“PROBALIDAD DE CONFUSION”. Pero en ninguna parte de su análisis menciona lo relativo a
“RIESGO DE ASOCIACION”. […] los artículos antes mencionados, no sólo procede aplicarlos
cuando hay una “PROBABILIDAD DE CONFUSION” sino que, también operan ante la
verificación del concepto jurídico indeterminado “RIESGO DE ASOCIACION”. […] basta que
exista un POTENCIAL RIESGO DE ASOCIACIÓN, para que opere la aplicación de las
disposiciones mencionadas. […] la exigencia para rechazar una marca inscrita o en trámite,
puede tratarse de una PROBALIDAD DE CONFUSION en todo el sentido de la palabra, sin
embargo, al tratarse de MARCAS FAMOSAS como la de mi mandante, el análisis para por una
dimensión menos exigente que la de una marca común y corriente. […] a diferencia de los
supuestos de los literales a, b, c y d del art. 9 LMOSD, para el caso del literal e regula en
concepto de “RIESGO DE ASOCIACION” algo mucho menos intenso que la “PROBABILIDAD
DE CONFUSION”. […] Basta que alguien pueda asociar uno con el otro, a cualquier nivel para
que opere dicho supuesto legal. […] el primero que se introdujo al mercado desde 1972 fue
POLLO C., lo cual fue claramente imitado por POLLO CAMPESTRE, resultado ser
una copia burda de mi cliente (…) lo que ahora es su fama mercantil. […] No se puede negar la
ASOCIACION que se puede hacer entre POLLOC. Y POLLO CAMPESTRE, y que el
segundo es posterior y una copia del primero. […] al analizar las resoluciones de OPOSICION
Y APELACION, ninguna de ellas hizo consideración alguna en cuanto al “RIESGO DE
ASOCIACION” y por tanto, omitieron aplicar lo dispuesto en el Art. 9 LMOSD literal e, cuando
claramente era algo que se había solicitado.”
B. TÉRMINOS DEL DEBATE PLANTEADOS POR LAS AUTORIDADES
DEMANDADAS.
En la contestación de la demanda, contestación de la ampliación de la demanda y en la
referida audiencia, ambas autoridades demandadas coincidieron en solicitar que se declare sin
lugar la pretensión de la parte actora por ser LEGALES los actos que han sido impugnados ya
que, al efectuar el examen de semejanza, cada una de las autoridades demandadas planteó los
motivos por los cuales consideraron que no existía la confusión de marcas alegada, ni riesgo
de asociación.
Tanto el R. de Propiedad Intelectual licenciado R..M.M. (fs. 300
a 303 del expediente judicial), como la Directora de Propiedad Intelectual M.E.
.M.C. (fs. 307 a 309 del expediente judicial), expusieron sus argumentos de hecho y
derecho en los mismos términos, los cuales en resumen son los siguientes:
Vicio Formal #1: Omisión del Examen de Fondo (Art. 14 LMOSD): “[…] es importante
destacar, que la ley de M. y Otros Signos Distintivos, no exige una formalidad o un formato
que indique la forma como debe hacerse este, para el caso que señala el demandante, el examen
de forma y fondo se realizó, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 10 de la citada ley,
en cuanto a los aspectos formales, y dicha evidencia se encuentra a folios 5 del expediente de
trámite de registro de la expresión o señal de publicidad comercial, y en cuento (sic) al examen
de fondo se encuentra a folios 6 al 13 de dicho expediente, tomándose a consideración lo
establecido en los art. 9 literal b, 14 y 53 de la mencionada ley.”
Vicio Formal #5 Vicios formales en la Resolución Final de Apelación: “[…] C. a
lo que dice el impetrante […] nuestra Ley de M. y Signos Distintivos, no contempla la
obligación y por resabio ciertos actos emitidos por el Registro llevan rubrica de R. y de
S. […]. Particularmente, en los procesos de oposición, así como el de apelación, dichos
autos o resoluciones finales solo contienen la firma y sello de la señora Directora, y en los autos
y resoluciones de oposición solo contienen la firma y sello del R. responsable, debido a
que nuestra ley de M. no lo exige.”
Vicio Elemento Objetivo #2: Falta de motivación de la resolución de apelación:
“[…]Contrario a lo que dice el impetrante, en la resolución final del recurso de apelación, se
dejó claro que en la resolución recurrida se interpretó y valoro las disposiciones legales en
relación a las prohibiciones base de la oposición y tal como se indicó, que entre los signos
distintivos que identifican a ambas marcas y las palabras que lo componen existen suficientes
elementos diferenciadores que hacen posible su coexistencia en el mercado […]. Se estableció
que la Expresión o Señal de Publicidad su función es de complementariedad, implica que ésta
debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, así se determinó con base a
los lineamientos indicados que la Expresión o señal de publicidad comercial “Pollo C. y
diseño”, cumple con el requisito de registrabilidad, por lo que, en su conjunto si puede ser
protegida, […] el alcance de la protección conferida se extiende en su conjunto y no a sus partes
o elementos considerados por separado y su existencia depende según sea el caso de la marca o
nombre comercial al cual haga referencia […] frente a los signos notoriamente conocidos, se le
aclara que el funcionario registral valoro las normas citadas, para determinar tal calidad como
lo son: 1.- Que ambos signos gozan de difusión, es decir son ampliamente conocidas por los
consumidores o usuarios del mismo tipo de productos o servicios y 2.- Son conocidos dentro del
sector pertinente de los productos o servicios que distinguen a ambos signos, condición (la
notoriedad) que fue demostrada por ambas partes en la etapa de oposición que le dio la certeza
en la función registral de la notoriedad de los signos en disputa. Asimismo, para reforzar aún
más la tesis de inconfundibilidad entre las marcas en conflicto se citó la Sentencia de la
Honorable S. de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue
emitida a las catorce horas y veintisiete minutos, del día veintidós de julio de mil novecientos
noventa y siete. […] El Tribunal en ese caso permitió la coexistencia de los signos distintivos,
por considerar que no eran confundibles en el comercio […]”
C. CONTESTACIÓN DEL TERCERO BENEFICIARIO.
Por su parte, el Tercero Beneficiario POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V., por medio de
su procuradora contestó la demanda, en síntesis, conforme a los siguientes términos (fs. 389 a
408 del expediente judicial):
“[…] La sociedad POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V., en ningún momento ha
pretendido ni pretende inscribir a su nombre la denominación “POLLO C.” o la
palabra “C.” siempre se ha reconocido ese derecho y ese derecho le permite a la
sociedad demandante el uso exclusivo de “C.”.
[…] no existe CONFUSIÓN, ya que, al incluir en ambos vocablos una RAIZ COMUN
(sic) “CAMPE”, no las vuelve confundibles, hay que recordar que, de lo que se trata es de
determinar la posible reacción del público consumidor, y para determinar la confusión, deben
tomarse en cuenta una regla principal o básica que es “que las marcas deben ser claramente
distinguibles”.
Las marcas C. Y CAMPESTRE están haciendo alusión a una característica que
se valora en cuanto a las aves de corral, y es la evocación de que los pollos utilizados para
confeccionar los platillos son criados en el campo, lo cual sugiere que su sabor será más intenso
que el ave de una granja, o como decimos los salvadoreños “será más gustoso”. […]
Para desvirtuar la “confusión”, “Los tres principales campos en los cuales debe
efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son:
El grafico el fonético y el ideológico”. […]
En el aspecto gráfico: “POLLO CAMPERO” (…) se trata de “un pollo estilizado con
sombrero, y muchos otros diseños de pollo en posiciones diferentes” Vrs. “POLLO
CAMPESTRE” y diseño […] Estamos frente a dos palabras que, aunque tengan la misma raíz, la
terminación es diferente, que disminuye la posibilidad de CONFUSION, porque la desinencia
entre una y otra presentan connotaciones fonéticamente destacadas y suficientemente distintivas
[…] la terminación de CAMPERO Y CAMPESTRE son dos terminaciones suficientemente
diferentes, que a ojos de cualquiera no puede existir confusión gráfica e ideológica ni menos
similitud y no puede pretenderse el monopolio sobre una raíz común, cuando su desinencia es
totalmente distinta, […] y aplicado al cotejo marcario, se da cuando en un signo denominativo
sólo cambia la terminación de dicho signo denominativo y la raíz queda intacta. En el presente
caso, las terminaciones son suficientemente distintas para imprimir a la marca una fisonomía
propia e inconfundible. La raíz idéntica pero necesaria o descriptiva y terminación diferente;
disminuye la posibilidad de confusión, pues cede la primacía habitualmente establecida a favor
de las primeras sílabas.
[…] aunque “C.” Y “CAMPESTRE”, tienen elementos comunes como la raíz y
la figura de un pollo, no generan confusión, dado que los componentes comunes de ambas tienen
un cierto carácter genérico y no son apropiables por nadie, actuando con fuerza diferenciadora
o distintiva suficiente la desinencia, su grafismo y la representación particular del pollo.
En el campo fonético: El sonido de “C.” Y “CAMPESTRE”, son diferentes que
alejan la aseveración de confusión por fonética, por su misma desinencia. En cuanto a la
similitud fonética, la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de
la coincidencia en las raíces o terminaciones. En el presente caso, al ser pronunciadas, emiten
sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto.
En el campo ideológico: El diccionario de la Lengua Española, (…) distingue la palabra
“C.” de “CAMPESTRE” en cuanto dice que “C.” pertenece o es relativo al
campo, “CAMPESTRE” expresa ser un vocablo que proviene del latín “Campestris” siendo un
objeto que significa “CAMPESINO”. […] Si bien ambos vocablos pertenecen “al campo”, su
significado es diferente, pero por pertenecer a ambos vocablos “al campo”, no da derecho a la
parte demandante a tener exclusividad a la pertenencia “al campo”.
Con relación a la “dilución y debilitamiento de la fuerza distintiva de las marcas”, el
tercero, en síntesis, sostuvo:
“El Art. 26 literal f) LMOSD, manifiesta: Art. 26 – Derechos Conferidos por el Registro.-
El registro de una marca confiera a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que,
sin su consentimiento realice alguno de los actos siguientes: f) Usar públicamente un signo
idéntico o similar a la marca, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio.”
[…]Una idea importante es que dilución existe siempre que el uso no autorizado de una
marca famosa reduzca la percepción del público consumidor. Como bien lo dice el artículo
citado “el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento” cabe aclarar
que mi mandante, no necesita consentimiento de la parte demandante, para comercializar y
publicitar su nombre comercial o marca, para los productos que comercializa, pues ya tiene un
derecho inscrito […] en tal sentido, mi mandante actúa en base a su interés legítimo y con
propiedad sobre su signo distintivo, además tiene la calificación de MARCA NOTORIAMENTE
CONOCIDA […].
Habida cuenta de lo dicho sobre la fama de la marca C., es importante destacar,
que el Nombre Comercial y la marca “CAMPESTRE” son notoriamente conocidos.
Al respecto, de la alegación del supuesto aprovechamiento injusto de la notoriedad,
prestigio y debilitamiento de la marca C., alegada por la demandante, el tercero, en lo
medular expuso:
“[…] es preciso señalar que, en resolución pronunciada por el Registro de la Propiedad
Intelectual, Unidad de Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. San Salvador
a las quince horas y cero minutos del día veintinueve de septiembre del año dos mil once,
expediente N° ********1, Presentación N° ********3 (Clase 30), (…) en sus considerados, con
ocasión de la OPOSICION presentada por la sociedad POLLO C. DE EL SALVADOR
S.A. DE C.V. (Que fue confirmada en Recurso de Apelación), dice: “”””En cuanto al
aprovechamiento injusto de la notoriedad alegada, la suscrita considera que no se está
cometiendo ningún aprovechamiento por la parte solicitante. Los signos se encuentran
claramente identificados cada uno con sus productos y servicios ante el público consumidor, por
lo que considero que no se está violentando dicho aspecto. Se debe tener en cuenta lo
manifestado por la parte solicitante respecto al derecho que posee sobre la palabra
CAMPESTRE por tener inscrita esa palabra con anterioridad como Nombre Comercial; es decir
que posee un derecho adquirido con anterioridad, motivo suficiente para proceder al registro del
signo distintivo que viene solicitando en esta ocasión.””””
[…] Han pasado ya veinte años desde que la S. de lo Contencioso Administrativo,
declaró ilegal la resolución pronunciada por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de
Registros, el día diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en consecuencia el Registro
del Nombre Comercial “POLLO CAMPESTRE”, es a partir de allí que mi mandante, hace uso
de su derecho de poder inscribir M., Nombre Comercial, Señales de publicidad Comercial y
publicitar su signo, y no por ello “Hace un aprovechamiento injusto de su prestigio”, porque
todas las actuaciones las hace por tener derecho inscrito a su favor, por lo que es totalmente
inapropiado que la parte demandante diga que mi patrocinada le debilita el valor comercial de
su marca.”
Aunado a ello, hizo referencia al procedimiento registral, particularmente al vicio formal
siguientes términos: “[…] el Art. 15, citado Inciso Primero, expresa que: “Efectuados los
exámenes de conformidad con los artículos 13 y 14 de la presente ley, sin haberse encontrado
obstáculo a la solicitud, o superado éste, el Registro ordenará que las mismas sean anunciadas
mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial, y en uno de los diarios de mayor
circulación nacional, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.”,
también es cierto que el Art. 18 LMOSD, inciso cuarto, dispone: “Si no se hubiese presentado
ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro procederá a registrar la marca. Para
tal efecto el interesado deberá presentar ante el Registro, un ejemplar de la primera publicación
del aviso de la solicitud de registro en el diario oficial”, en tal caso, esa ley expresa, no dice que
deban presentarse las publicaciones del Diario de mayor circulación nacional, sino que dice;
“deberá presentar ante el registro, un ejemplar de la primera publicación del aviso de la
solicitud de registro en el Diario Oficial”, no obliga a presentar otras publicaciones.
Conforme a lo citado, no existe ningún vicio en el procedimiento, al respecto… si la parte
ahora demandante antes Opositora o Apelante, sabia o tenía conocimiento de algún vicio de
nulidad, debía de haberlo denunciado en sus actuaciones registrales como fue en la Oposición o
en el de Apelación y no lo hizo, por lo tanto, lo consintió y no puede venir a alegar ahora lo que
no hizo en sede administrativa.”
Finalmente, la sociedad Tercera Beneficiada se refirió a otros vicios de ilegalidad según se
plantearon en la demanda, de acuerdo a los siguientes argumentos:
“[…] en cuanto a las señales de publicidad comercial, expresa el art. 54LMOSD, en
cuanto al alcance y protección de las mismas: “La protección conferida por el Registro de una
expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no
extiende a sus partes o elementos considerados por separados”. Atendiendo a esta disposición,
la señal de publicidad se inscribe tal y cual se ha presentado, no obstante sabemos que sobre las
palabras de uso común no se tiene exclusividad, pero si se encuentra en un diseño se tiene sobre
todo el conjunto o diseño en sí, claro no puede evitarse que otro solicitante incluya en sus
señales de publicidad esa palabra de uso común, por ser exclusivas de un titular de esa señal de
publicidad comercial.
D. OPINIÓN TÉCNICA DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
El Agente Auxiliar del F. General de la República, en síntesis, expresó que es
importante observar lo que la S. de lo Contencioso Administrativo ya resolvió respecto de
Pollo C. y P.C., que han coexistido desde muchos años en el comercio y los
usuarios o clientes no se confunden; a pesar que ambos titulares emplean sus signos distintivos
para la venta de pollo frito y otros servicios de restaurante, estando frente a dos signos distintivos
notoriamente conocidos que pueden coexistir en el comercio, razón por la cual, no se cumplen los
requisitos que establece el artículo 101 de la Ley de M. y otros Signos Distintivos.
Por otra parte, con relación al peritaje, indicó que, en la parte de las conclusiones, llama su
atención el número 7 que se refiere a que: “[…] no es responsabilidad de este servidor hacer un
juicio de valor y hablar de grados de confusión de una marca y otra para con el público, ya que
en el mercado es algo más complejo y se requeriría hacer un estudio en materia para inferir
tales juicios de valor, sin embargo eso ya corresponde a otra investigación con profesionales
expertos en marketing, siendo este peritaje únicamente realizado bajo la óptica del diseño
gráfico.”
Con relación a lo anterior, el agente auxiliar del F.G.eneral de la República expresó
que los actos administrativos impugnados no devienen en ilegales, pues no existió vulneración a
derechos o principios constitucionales.
II. PRUEBAS PROPUESTAS Y ADMITIDAS.
A) PARTE DEMANDANTE:
Las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda y en la audiencia celebrada a las
nueve horas del día ocho de enero de dos mil diecinueve, tal como consta en acta agregada de
folios 671 a 673 del expediente judicial, fueron:
a) Prueba documental:
1. Expediente administrativo con número de referencia ********6 y con número de
presentación ********2, que contiene las diligencias de inscripción de la expresión o señal de
publicidad comercial “POLLO CAMPESTRE Y DISEÑO”, las diligencias de oposición, así
como sus diligencias de Apelación.
2. Reporte de parte del Registro de la Propiedad Intelectual de todos los signos distintivos
de Pollo C., S.A. de C.V. y P.C. El Salvador, S.A. de C.V.
b) Reconocimiento judicial:
1. En el Registro de Comercio para que se verifique el expediente de matrícula de empresa
1973002567 perteneciente a la sociedad P.C. El Salvador, S.A. de C.V.
2. En el Registro de Comercio para que se verifique el expediente de matrícula de empresa
número ********8 correspondiente a la sociedad tercera beneficiaria Pollo C. S.A. de
C.V.
c) Declaración de parte contraria:
1. Del señor MARS.
d) Prueba pericial:
1. Peritaje Judicial para acreditar la existencia de un riesgo de asociación entre el signo
distintivo Pollo C. y la marca Pollo C. de El Salvador, cuyo dictamen debe versar
sobre el conocimiento que el encuestado tenga de los signos distintivos de Pollo C. y de
los signos distintivos de Pollo C..
2. Peritaje Judicial para probar la similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo
distintivo Pollo C. y Pollo C. efectuado por un perito con especialidad en diseño
gráfico.
B) PARTE DEMANDADA:
Las autoridades demandadas ofrecieron el expediente administrativo, identificado en el
número 1, letra a) de este apartado.
C) TERCERO BENEFICIARIO:
En la audiencia inicial, la Procuradora de la sociedad tercera beneficiaria ofertó como
prueba los siguientes documentos, divididos de la siguiente manera:
A. Para sustentar la notoriedad del nombre comercial “POLLO CAMPESTRE”:
1. Una lámina donde aparece fotografiado el reconocimiento de LA CEIBA DE ORO,
otorgado al POLLO CAMPESTRE, en el AÑO 1998.
2. Una publicación de noviembre de 1999, de la PRENSA GRÁFICA, donde se
publicita el 12° Aniversario de POLLO CAMPESTRE, en la cual también aparecen varias
empresas felicitando a POLLO CAMPESTRE por su aniversario.
3. Una publicación del DIARIO DE HOY, 20 de noviembre de 1999 en la que sale un
suplemento especial con la historia de POLLO CAMPESTRE, por su 12° aniversario.
4. Publicación de noviembre de 1999, de la PRENSA GRAFICA, donde sale un
suplemento especial del 12° Aniversario de POLLO CAMPESTRE, en la cual también aparecen
varias empresas felicitando a POLLO CAMPESTRE por su aniversario.
5. Una publicación del 20 noviembre del 2002, de LA PRENSA GRAFICA donde sale
un suplemento especial, celebrando el 15° Aniversario de POLLO CAMPESTRE.
6. Una publicación de agradecimiento que hace POLLO CAMPESTRE, a la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador, F.S..M., por haberle otorgado el Premio
“JARAGUÁ 2004”.
7. Copias de homenajes publicados por la revista de COMERCIO E INDUSTRIA, de
agosto 2004, por haber sido galardonado POLLO CAMPESTRE con el premio JARAGUÁ 2004,
en las cuales aparece la fachada que caracteriza los establecimientos de POLLO CAMPESTRE.
8. Dos láminas fotográficas, de reconocimientos otorgados a POLLO CAMPESTRE,
por BBVA CRECER, AFP y Distribuidora KOKISA, S.A. DE C.V., por haber sido galardonado
POLLO CAMPESTRE, con el premio JAGUARA 2004 y copia de un reconocimiento otorgado
por CC Internacional, en abril del 2005, a POLLO CAMPESTRE, por su excelente calidad y
excelente servicio.
9. Una publicación por la revista COMERCIO e INDUSTRIA, N°202, noviembre del
2006, en la que aparece dentro de las tres empresas destacadas en San Miguel, el “GRUPO
CAMPESTRE”.
10. Dos publicaciones de la revista NUEVA ÉPOCA de agosto 2008, N°23, donde salen
publicadas las felicitaciones a POLLO CAMPESTRE por estar dentro de los platillos ganadores
en el 3er Festival Gastronómico en Oriente.
11. Copia de una encuesta de comida, realizada por la Revista EL ECONOMISTA, el 26
de agosto de 2008, donde aparece que tanto POLLO C. como POLLO CAMPESTRE
tienen su propio consumidor, apareciendo en tercer lugar POLLO CAMPESTRE.
12. Tres láminas de fotografías del nombre Comercial y diseño de POLLO
CAMPESTRE, (cuando se tenían 12 sucursales), cuando cumplió 18 años, la apertura de
Zacatecoluca e Ilobasco.
13. Una copia de publicidad en la revista “EL SALVADOR INTERNACIONAL
MAGAZINE”, año 7 N°53, donde aparece POLLO CAMPESTRE como una marca más del
GRUPO CAMPESTRE.
14. Una publicación de la REVISTA ENLACES DE NEGOCIOS, de diciembre del
2009, en la que sale un suplemento especial de “POLLO CAMPESTRE” denominándole “Sabor
100% salvadoreño”, y en ella se ve la vestimenta del personal de esta empresa y parte de su
historia.
15. Una publicación de una encuesta de marcas, en la Revista “EL ECONOMISTA” del
mes de noviembre del 2009, en la que aparece en el área de Restaurantes de pollo, POLLO
C. en tercer lugar.
16. Copia del Equipo de Futbol “VISTA HERMOSA” siendo uno de los patrocinadores
POLLO CAMPESTRE.
17. Dos fotografías de dos vallas publicitarias de “Bienvenidos a S.M.”. y de
“Bienvenidos a Santa Rosa de Lima”.
18. Dos fotografías de dos vallas publicitarias de “Bienvenidos a Gotera” y otra en un
camino del territorio nacional.
19. Dos fotografías de dos vallas publicitarias de “Bienvenidos a Usulután” y la otra
ubicada en la salida de Usulután a S.M..
20. Dos fotografías de dos vallas publicitarias que dicen “Bienvenidos al Oriente de El
Salvador” y “Te esperamos en Zacatecoluca”.
21. Publicación de la PRENSA GRÁFICA, de fecha 30 de enero del 2009, donde aparece
un suplemento de la apertura del Restaurante de POLLO CAMPESTRE DE ZACATECOLUCA.
22. Copia de una publicación de la PRENSA GRÁFICA, de fecha de marzo de 2009,
donde aparece “POLLO CAMPESTRE” con más alegría y sabor.
23. Publicación de la PRENSA GRÁFICA, de fecha 15 de mayo del 2009, donde aparece
una publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, “PA´ Saborear”.
24. Publicación de la PRENSA GRÁFICA, de fecha 29 de mayo del 2009, donde aparece
una publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, “PA´ Saborear”.
25. Publicación de la PRENSA GRÁFICA, de fecha 31 de mayo del 2009, donde aparece
una publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, “Te echa una Manita”.
26. Publicación de EL DIARIO DE HOY, de fecha 30 de julio del 2009, en la que la
empresa “HAZEL´S” felicita a POLLO CAMPESTRE, por la apertura de los restaurantes de
CHAPELTIQUE, ANAMOROS Y CIUDAD BARRIOS.
27. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 31 de julio del 2009, en la que
aparece publicidad de POLLO CAMPESTRE, que dice APROVECHA!!
28. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 23 de agosto del 2009, en la que
aparece publicidad de POLLO CAMPESTRE, “pa´ llevar”.
29. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 11 de septiembre del 2009, en la que
aparece publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, Super Promos C..
30. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 10 de noviembre del 2009, en la que
aparece publicidad comercial de “AHORRA” Menú C. 2X1 de POLLO CAMPESTRE.-
31. Publicación de LA PRENSA GRÁFICA, de fecha 15 de febrero del 2010, en la que
aparece una publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, “A Dólar!!”
32. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 15 de febrero del 2010, en la que
aparece publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, “A Dólar!!”
33. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 8 de marzo del 2010, en la que
aparece publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, “A Dólar!!”
34. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 15 de marzo del 2010, en la que
aparece publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, “Llega el combo 5 por solo $5”.
35. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 16 de abril del 2010, en la que
aparece publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, “Llega el combo 5 por solo $5”.
36. Publicación de la EL DIARIO DE HOY de fecha 6 de mayo del 2010, en la que
aparece publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, “Llega el combo 5 por solo $5”.
37. Publicación de EL DIARIO DE HOY, de fecha 6 de mayo del 2010, en la que
aparece una publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, agasaja a las reinas del hogar.
38. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 10 de mayo del 2010, en la que
aparece publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, “El mejor regalo! FELICIDADES A
MAMA”.
39. Publicación de la PRENSA GRÁFICA, de fecha 2 de junio del 2010, en la que
aparece “Vive el Mundial con POLLO CAMPESTRE”.
40. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 16 de agosto del 2010, en la que
aparece Combos EXPRESS de POLLO CAMPESTRE.
41. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 6 de septiembre del 2010, en la que
aparece que POLLO CAMPESTRE, solicita personal para sus restaurantes.
42. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 17 de septiembre del 2010, en la que
aparece publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, ya está en el Centro Comercial SAN
LUIS.
43. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 15 de octubre del 2010, en la que
aparece un suplemento de apertura de la nueva sucursal de POLLO CAMPESTRE, en el Centro
Comercial San Luis.
44. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 8 de noviembre del 2010, en la que
aparece publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, Ya está en Plaza Mundo.
45. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 8 de noviembre del 2010, en la que
aparece publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, Ya está en Plaza Mundo.
46. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 30 de noviembre del 2010, con la
tarjeta de débito VISA del Banco ProCredit, se puede pagar en POLLO CAMPESTRE.
47. Publicación de la PRENSA GRÁFICA de fecha 14 de febrero del 2011, en la que
aparece publicidad comercial de POLLO CAMPESTRE, se hará un descuento como comercio
afiliado a Farmacia San Nicolás.
B. Prueba para probar derecho inscrito:
1. Copia certificada notarialmente de la Certificación de la Sentencia de la SALA DE
LO CONTENCISO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
pronunciada en Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas y veinte minutos del día veintidós de julio
de mil novecientos noventa y seis, en el Proceso con Ref. 80-R-96.
2. Copia certificada notarialmente de la Certificación del traspaso de Nombre Comercial
“POLLO CAMPESTRE” en su punto* y diseño”. Fecha de inscripción el 23 de julio de 1998 al
N°00235 LIBRO 0005, que fue traspasado por el señor MARS a favor de POLLO CAMPESTRE
S.A. DE C.V.
3. Copia certificada notarialmente del Certificado de Registro de la señal de publicidad
comercial “NO SOLO ES EL POLLO, ES EL GUSTO CAMPESTRE, CON BUENOS
MOMENTOS A LA HORA DE COMER”, inscrito el 11/08/2005 al N°*** Libro ***, a favor de
POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V..
.4.. Copia certificada notarialmente del Certificado de Registro de la señal de publicidad
comercial “Topchickenburger Campes3” y diseño, inscrito el 24 de octubre de 2012, bajo el
N°*** DEL LIBRO ***, a favor de POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V.
5. Copia certificada notarialmente del Certificado de Registro del Nombre Comercial
“POLLO CAMPESTRE” nuevo diseño (P.C., con Sombrero), con fecha de
inscripción del 02/04/2014, al N°*** del Libro ***, a favor de POLLO CAMPESTRE S.A. DE
C.V....
.6.. Copia certificada notarialmente del Certificado de Registro de Señal de Publicidad
Comercial “MIERCOLES DE BANQUETE “CAMPESTRE” TODO EL DIA” y diseño, inscrito
el 15/12/2015, al N°*** del libro ***, a favor de POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V...
.7.. Copia certificada notarialmente del Certificado de Registro de Señal de Publicidad
Comercial “CUCURUCHOS CAMPESTRE” y diseño Inscrita bajo el N°*** DEL LIBRO ***,
de fecha 26 de febrero de 2016. A favor de POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V..
.8.. Copia certificada notarialmente del Certificado de Registro de Señal de Publicidad
Comercial “ECONORICOS C.” y diseño, inscrita el 10 de julio de 2017, bajo el N°***
LIBRO ***, a favor de POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V..
.9.. Copia certificada notarialmente del Certificado de Registro de Señal de Publicidad
Comercial “CAMPESTRE MANIA 2X1” y diseño, inscrita el 19 de octubre de 2017, bajo el
N°*** LIBRO ***, a favor de POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V.
10. Copia certificada notarialmente del Certificado de Registro de Señal de Publicidad
Comercial “La manita CAMPESTRE” y diseño, inscrito al N°*** DEL LIBRO ***, de fecha
08/12/2017, a favor de POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V.
11. Copia certificada notarialmente del Certificado de Registro de Señal de Publicidad
Comercial “Con mucho Gusto de Oriente POLLO CAMPESTRE” y diseño, inscrito al N°***
DEL LIBRO ***, de fecha 19/06/2018, a favor de POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V.
12. Copia certificada notarialmente del Certificado de Registro de Señal de Publicidad
Comercial “ME GUSTA POLLO CAMPESTRE” y diseño, inscrito al N° *** DEL LIBRO ***,
de fecha 21/06/2018, a favor de POLLO CAMPESTRE S.A. DE C.V.
13. Copia certificada notarialmente del CERTIFICADO DE PANAMA de la marca
“POLLO CAMPESTRE”, de fecha 19 de enero del año 2012, bajo el número ********, de la
clase 29 de la Clasificación de Niza.
14. Copia certificada notarialmente de la resolución pronunciada por el Registro de la
Propiedad Intelectual, Unidad de Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos. S.
.S., a las quince horas y cero minutos del día veintinueve de septiembre del año dos mil
once, expediente N°********1, Presentación N°********3 (Clase 30), en la marca
“T.C.e3” y diseño.
15. Copia certificada notarialmente de la resolución pronunciada por la Dirección de
Propiedad Intelectual, a las catorce horas y tres minutos del día seis de noviembre del año dos mil
diecisiete, expediente N°********1, Presentación N°********3 (Clase 30), en la marca
“T.C.e3” y diseño.
16. Copia certificada notarialmente de la resolución pronunciada por el Registro de la
Propiedad Intelectual, Unidad de Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos, San
Salvador a las trece horas y veintinueve minutos del día catorce de agosto del año dos mil nueve,
en el expediente N°********7 y Presentación N°********3 resolución dada en OPOSICIÓN,
presentada por la sociedad POLLO C. DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., en contra
de la solicitud de señal de publicidad comercial denominada “20 AÑOS POLLO CAMPESTRE”
y diseño.
17. Copia certificada notarialmente de la Resolución Pronunciada por la Dirección de
Propiedad Intelectual, San Salvador, a las once horas y cincuenta y dos minutos del día
veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, en el expediente N°********7 y
Presentación N°********3, resolución pronunciada en RECURSO DE APELACIÓN en contra
de la resolución relacionada en el numeral anterior, presentada por la sociedad POLLO
C. DE EL SALVADOR, S.A. DE CV, en contra de la solicitud de la señal de
publicidad comercial denominada “20 AÑOS DE POLLO CAMPESTRE” y diseño.
C. Prueba que pretende comprobar la NOTORIEDAD DEL NOMBRE COMERCIAL
“POLLO CAMPRESTRE” Y DISEÑO”:
1. Copia certificada notarialmente de la Matricula de Comercio de la sociedad POLLO
CAMPESTRE, SA DE CV, para demostrar que efectivamente tiene 40 establecimientos
comerciales, a nivel nacional, al año 2017, lo que le da posición en el mercado y notoriedad en su
público consumidor.
2. Las ocho revistas de “EL ECONOMISTA” ya relacionadas, para probar notoriedad de
la marca “POLLO CAMPESTRE”, el posicionamiento que tiene en la mente del consumidor y
que no la confunden con POLLO C., como la demanda lo sostiene.
3. UNA revista “ESTRATEGIA & NEGOCIOS” “E&N”. Edición N°198. Junio-Julio
2016, AÑO XVIII “MARCAS QUE CONQUISTAN, TOP OF MIND MAYOR FRECUENCIA
DE CONSUMO EN AMERICA CENTRAL Y REPUBLICA DOMINICANA.
4. UNA revista “ENLACES” DE LA UTEC, año XI, N°45/diciembre 2017, ya
relacionada.
5. PUBLICACION N°17 DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR, de octubre de
2013, en la que, respecto a la salud y seguridad en el consumo de alimentos, en cuanto al POLLO
FRITO, mi representada, en el Restaurante denominado POLLO CAMPESTRE, Sucursal del
Centro Comercial San Luis, fue evaluada y que no representa riesgos a la salud del consumidor.
6. Publicación original de LA PRENSA GRÁFICA de fecha 25 de noviembre de 2013
Pág. 76, el Señor MAR recibe el premio AMIGRES 2013, como Presidente del GRUPO
CAMPESTRE, estando dentro de las empresas los Restaurantes POLLO CAMPESTRE, en ese
entonces con 27 sucursales.
7. Publicación en el Diario de Hoy, del 20 de noviembre de 2014, que a página 55,
aparece publicado los ganadores del concurso TENEDOR DE ORO 2014, en la que en categoría
TRAYECTORIA EMPRESARIAL fue ganador el señor MAR de GRUPO CAMPESTRE, donde
pertenece como grupo empresarial, la marca POLLO CAMPESTRE, de la sociedad POLLO
CAMPESTRE, S.A. DE C.V.
8. Publicación Original de LA PRENSA GRÁFICA de fecha 20 de noviembre de 2014,
donde a pág. 63, aparecen los galardones de “TENEDORES DE ORO 2014”, otorgado por el
Ministerio de Turismo, a través de la Corporación Salvadoreña de Turismo, felicitando a ARES
Asociación de Restaurantes de El Salvador, siendo galardonado el Señor MAR, por su trayectoria
empresarial. “POLLO CAMPRESTRE”.
9. Publicación Original de LA PRENSA GRÁFICA de fecha 12 de diciembre de 2014, en
el que en la portada “falsa plana”, aparece el suplemento de la expansión RECORD DE POLLO
CAMPESTRE, donde se publica también el RECONOCIMIENTO DE POLLO CAMPESTRE,
como “EMPRESA MODELO 2014”.
10. Publicación Original de LA PRENSA GRÁFICA de fecha 16 de diciembre de 2014, en
el que en la pág. 27, “POLLO CAMPESTRE” da las gracias a la Alcaldía Municipal de S...
.A., por haberle otorgado las “llaves de la Ciudad”.
11. Publicación original de LA PRENSA GRÁFICA del 15 de diciembre de 2014, que a
pág. 56, aparece una cobertura corporativa de “POLLO CAMPESTRE” en expansión este 2014.
12. Publicación original de EL DIARIO DE HOY del 12 de noviembre de 2015, donde a
pág. 34 y 35 se encuentran los galardonados por la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE EL SALVADOR 1915-2015, en el mismo sale que “POLLO CAMPESTRE” fue galardonado
en Gran empresa y su Representante señor MAR con el “Homenaje al Empresario”, además
aparece el suplemento de dicha Cámara, en la que POLLO CAMPESTRE fue seleccionada en el
año 2004 con el GALARDON “JARAGUA.
13. Publicación original de EL DIARIO DE HOY del 13 de noviembre de 2015, a pág. 54,
56 y suplemento se publicita los 100 años de la Cámara de Comercio y entre las 20 compañías
nominadas a ser reconocidas se encuentra “POLLO CAMPESTRE”, luego la pág. 56 aparece el
señor MAR de Gran Empresa: POLLO CAMPESTRE donde se refleja la expansión de la
empresa POLLO CAMPESTRE y el orgullo de ser CAMPESTRE, con su galardón otorgado por
la CAMARA DE COMERCIO.
14. Publicación original de EL DIARIO DE HOY, fecha de 14 de noviembre de 2015, que
a pág. 70 aparece publicación de CAMPESTRE, entre otras concepciones, CAMPESTRE
REMODELO SUCURSAL UNION.
15. Publicación original de LA PRENSA GRÁFICA, de fecha 13 de noviembre de 2015,
en la que se publicita a pág. 67, 69 y 71, aparece la publicación del galardón de “GRAN
EMPRESA 2015” de POLLO CAMPESTRE.
16. Publicación Original de LA PRENSA GRÁFICA de fecha 14 de noviembre de 2015,
en la que se publicita a pág. 66, aparece la publicación de que POLLO CAMPESTRE INAGURA
LA SUCURSAL DE QUEZALTEPEQUE;
17. Publicación original de EL DIARIO DE HOY, de fecha 15 de noviembre de 2015, en
la pág. 21, se publicita que “C. llega a Quezaltepeque;
18. Publicación original de LA PRENSA GRÁFICA, de fecha 12 de noviembre de 2015,
en la que a pág. 28, se publica que la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL
SALVADOR (CCIES) premia por su trabajo a cinco empresas, entre ellas “POLLO
CAMPESTRE”;
19. Publicación original de LA PRENSA GRÁFICA, de fecha 13 de noviembre de 2015,
en la que a pág. 84, se publica el “Galardón” recibido por el trabajo realizado con POLLO
CAMPESTRE, además se publica la apertura de 6 sucursales en el 2016;
20. Publicación original de LA PRENSA GRÁFICA, de fecha 12 de noviembre de 2015,
en la que aparece un suplemento de POLLO CAMPESTRE, donde los empleados de POLLO
CAMPESTRE felicitan a la familia ROMERO por el galardón recibido como GRAN EMPRESA
2015, de parte de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador;
21. Publicación original de LA PRENSA GRÁFICA, de fecha 04 de diciembre de 2015,
en “falsa plana”, aparece publicitado que POLLO CAMPESTRE OTRO AÑO DE RECORD, en
el que entre otros, también contiene que POLLO CAMPESTRE GALARDONADA COMO
“GRAN EMPRESA 2015” POR LA CAMARA DE COMERCIO, así como su expansión.
22. Publicación original de LA PRENSA GRÁFICA, de fecha 15 de agosto de 2017, que
a pág. 44, la Revista EL ECONOMISTA publicita “LAS ESTRELLAS DE LA COMIDA
RAPIDA” que en el SEGMENTO de POLLOS, LUGAR DE PREFERENCIA, como primer
lugar la marca POLLO C., luego en segundo lugar DON POLLO y tercer lugar POLLO
CAMPESTRE. Luego a pág. 46, en índice de satisfacción con atención y servicio de restaurante,
con la comida de cada restaurante e índice de satisfacción con atención y servicio a restaurante,
con la comida de cada restaurante e índice de satisfacción con la comunicación y publicidad de
cada restaurante e infraestructura, posiciona a POLLO CAMPESTRE EN PRIMER LUGAR, de
igual manera en RANKING DE INDICE DE EXPERIENCIA GLOBAL, POSICIONA A
POLLO CAMPESTRE EN PRIMERA FILA CON 6.40 PUNTOS;
23. Página original del SUPLEMENTO DE LA PRENSA GRÁFICA, de fecha 23 de
noviembre de 2017, en la que a página 12 aparece “Una familia de empuje migueleño”, en la que
también se menciona parte de la historia de creación de POLLO CAMPESTRE la cual pertenece
a la FAMILIA GRUPO CAMPESTRE.
24. Publicación original de LA PRENSA GRÁFICA, de fecha 20 de junio de 2018, que a
páginas 5, se publicita el galardón “PREMIO EMPRENDEDOR 2018”, recibido por la empresa
“GRUPO CAMPESTRE” siendo esta parte de la FAMILIA DE EMPRESAS GRUPO
CAMPESTRE, ENTRE ELLAS POLLO CAMPESTRE, de parte de la ASI;
25. Publicación original de LA PRENSA GRÁFICA, de fecha 22 de junio de 2018, que a
pág. 52, aparece “POLLO CAMPESTRE SE EXPANDE EN ES”, empresa salvadoreña, que
entre todas las empresas que forman la familia “GRUPO CAMPESTRE” genera 1600 empleados
en empleos directos y subcontratados como 2,000, siendo estas empresas UNA FUENTE DE
INGRESOS PARA MUCHAS FAMILIAS MIGUELEÑAS Y SALVADOREÑAS A NIVEL
NACIONAL.
26. Historia de POLLO CAMPESTRE y su publicidad comercial, que se puede observar
en la página web: https://www.youtube.com/watch?v=7Hq_v0LikbE
27. Videos de publicidad POLLO CAMPESTRE: PREMIO EMPRENDEDOR 2018:
https://youtube.com/watch?v=pNMD9SK1GDw
28. VIDEO, ASI SE ENTREGÓ PREMIO A FUNDADOR DE POLLO CAMPESTRE:
https://www.youtube.com/watch?v=Wk6r-6_ILC8
29. Empresas reconocidas año 2014: Empresa modelo 014, USAID:
https://www.youtube.com/watch?v=i5pmOFZBIz0
D) PRONUNCIAMIENTO:
a. Admitidas:
1. Se admitió como prueba común de las partes el Expediente Administrativo que contiene
las diligencias de inscripción de la expresión o señal de publicidad comercial “POLLO
CAMPESTRE Y DISEÑO”, las diligencias de oposición y las diligencias de Apelación, antes
indicado.
2. Se admitió el Peritaje relativo a la similitud gráfica, fonética e ideológica, que fue
ofrecido por la parte demandante.
3. Se admitieron los documentos numerados del 1 al 47 de la letra “A”, de la prueba
ofrecida por la sociedad tercera beneficiaria, en lo que se encontrare agregado al expediente
administrativo.
4. Se admiten los documentos correspondientes a los números 2 y 5 de la letra “B”, de la
prueba ofrecida por la sociedad tercera beneficiaria.
5. Se admiten los documentos numerados del 1 al 25 de la letra “C”, de la prueba ofrecida
por la sociedad tercera beneficiaria, en lo que se encontrare agregado al expediente
administrativo y que se encuentren relacionados con el objeto de controversia.
b. Rechazadas (por no ser idóneas, pertinentes, ni útiles según consta en el acta de
audiencia inicial):
1. Los reconocimientos judiciales en el Registro de Comercio solicitados por la parte
demandante para que se verifiquen los expedientes de matrícula de empresa 1973002567
pertenecientes a la sociedad P.C. de El Salvador S.A. DE C.V. y el de matrícula de
empresa numero ********8 correspondiente a la sociedad tercera beneficiada Pollo C.
S.A. DE C.V.
2. La declaración de parte contraria del señor MARS.
3. El peritaje judicial para probar la existencia de un riesgo de asociación entre el signo
distintivo Pollo Campestre y las marcas Pollo C. de El Salvador S.A. DE C.V., cuyo
peritaje debía versar sobre el conocimiento que el encuestado tenga de los signos distintivos de
P.C. El Salvador y Pollo C..
4. Reporte por parte del Registro de la Propiedad Intelectual de todos los signos distintivos
pertenecientes a P.C. de El S.S.D..C.V. y Pollo C. S.A. DE C.V.
4. Los documentos correspondientes a los números 1, 3, 4 y del 6 al 17 de la letra B, de la
prueba ofrecida por la tercera beneficiaria.
5. Los videos identificados en los números 26 a 29 de la letra “C”, de la prueba ofrecida
por la sociedad tercera beneficiaria.
E) PRUEBA PRACTICADA:
1) El Dictamen Pericial Judicial, relativo a: 1. Enumeración de las similitudes gráficas –si
las hay– entre los signos distintivos en contienda y el porcentaje de similitud; 2. Enumeración de
las similitudes fonéticas –si las hay– entre los signos distintivos en contienda y el porcentaje de
similitud; 3. Enumeración de las similitudes ideológicas –si las hay– entre los signos distintivos
en contienda y el porcentaje de similitud; elaborado por el licenciado en diseño gráfico CECR, el
cual, en síntesis, concluyó que:
“[…]03. Cabe recalcar que no son logos idénticos, pero si son similares y estableciendo
un porcentaje a nivel gráfico se podría decir que son semejantes en un 80%, este valor es
traducido a partir de los cinco puntos evaluados en la matriz de congruencia, donde cinco es la
totalidad o 100%, y de los cinco puntos contrastados, el concerniente al formato es el más propio
de cada quien, y que según este estudio no guarda mayor similitud uno del otro. […] 04. A nivel
fonético, se ha desglosado ambos naming en los que existe una coincidencia del acento tonal en
las dos marcas, siendo constituidas por dos palabras llanas bisílabas y trisílabas. Por otro lado
en conjunto ambos nombres tienen el mismo significado, siendo este en sentido literal, un pollo
del campo. […] se han tomado como puntos de evaluación la construcción sintáctica, la
acentuación tonal y la significación, acentuación tonal y la sintaxis, pero destacando que si bien
la segunda palabra de cada marca es sinónima, estas no son idénticas, mas sin (sic) con igual
significación. Es así que el valor de similitud en opinión de este perito sería de un 90%. 06. […]
en cuanto a la ideología, las marcas apelan a palabras comunes que en su conjunto les proveen
un valor para designar un restaurante o venta de comida preparada cuya base es el pollo frito.
En este punto es de la opinión del perito que existe similitud de 100%.”
2) De conformidad a lo estipulado en el artículo 57 letra c) de la LJCA, esta Cámara
procede a dejar registro del resultado del interrogatorio efectuado en la audiencia respectiva al
perito judicial licenciado CECR; la que dio el resultado que a continuación se trascribe:
“INTERROGATORIO DIRECTO: Se concedió la palabra en primer lugar al procurador
de la parte demandante licenciado L.G.lo de la G., quien procedió a su interrogatorio
directo de la siguiente manera: “1) Dentro de su estudio se menciona la palabra ”semiótica”,
quisiera que nos explicara ¿qué significa la palabra “semiótica”? R/ La semiótica es la ciencia
que estudia los signos y símbolos en el proceso de la comunicación. Tenemos diferentes
semiólogos o padres de la semiótica, tanto semiología como semiótica son sinónimos, la única
diferencia de la semiología con la semiótica esta en los padres fundadores; F. de
Saussure es considerado el padre de la semiología, es contemporáneo también de C.A.
.P., que es considerado el padre de la semiótica, ambos estudiaron la cuestión del signo, que
es todo aquello que está en lugar de o hace alusión directa hacia algo de lo cual al día de hoy se
utiliza en los procesos de la comunicación, entonces la semiótica en esencia es la que estudia los
signos y los símbolos en actos de comunicación 2) ¿Qué relación tendría la semiótica con las
marcas? R/ en primer lugar las marcas están conformadas por signos gráficos, llámese, lo que
nosotros en diseño le llamamos tradicionalmente el logo, hablar de marca es hablar de algo
amplio. El logo es el rostro principal o el resumen de las características que posee la marca y
está conformado por un signo gráfico y/o un elemento tipográfico. El elemento tipográfico se
llama por si solo logotipo, pero si se está hablando de un elemento que lleva tipografía y un
elemento iconográfico se puede resumir como un logo o en todo caso como un isologo, lo que
sería el otro término técnico que nosotros llamamos en diseño. Tanto, los elementos tipográficos
como elementos iconográficos y todos los elementos de diseño que lo componen llámese
elementos visuales, relacionales o prácticos, tienen una significación. 3) Ha mencionado usted
aspectos gráficos, sin embargo, su estudio también menciona aspectos fonéticos… (Objeción: Ha
lugar). 3) M. aspecto gráfico, ¿dentro del estudio ha mencionado algún otro elemento?
Si, el estudio inicia con un comparativo de elementos visuales, también se ha tomado en cuenta
elementos fonéticos y finalmente ideológicos que están planteados dentro de los objetivos del
estudio. 4) Usted fue nombrado por este tribunal ¿es correcto? R/ Si 5) ¿Para qué fue
nombrado? R/ para hacer unos peritajes en cuestión de signos gráficos de distintivos entre Pollo
C. y P.C.. 6) ¿Ese peritaje como lo presento al Tribunal? R/ en un formato de
documento. 7) ¿Me podría describir como estaba ese documento compuesto? R/ en primer lugar
tiene mi declaración, una introducción, objetivos, tiene un marco teórico, luego dentro del
método se hace un descriptivo de cada uno de los signos distintivos en contienda, que incluye la
parte gráfica, la parte fonética y la parte ideológica, posteriormente se hace un comparativo con
una matriz de congruencias y finalmente se hacen unas conclusiones que eran casi ocho dentro
de las conclusiones que se estaban generando. —El referido procurador pidió autorización a las
Magistradas para mostrar el estudio al perito, declarando ha lugar lo solicitado, previo
pronunciamiento de las autoridades demandadas y otros intervinientes, quienes manifestaron no
tener objeción alguna—. 8) Teniendo en mano el peritaje quisiera que me diga ¿Cuántas
conclusiones tiene el dictamen? R/ Tiene siete conclusiones. 9) Dentro de estas siete
conclusiones esta la conclusión número cinco, infórmenos ¿A qué se refiere esta conclusión? R/
La conclusión para poder abordar la parte fonética, ya que mi profesión es diseño gráfico se ha
abordado a partir del estudio de F. de Saussure. 10) Dentro de todos los aspectos sobre
los cuales ha hecho la comparación, la conclusión número cinco ¿a cuál de todos estos aspectos
se refiere? R/ Se refiere a nivel fonético. 11) A nivel fonético cual es la conclusión que alcanza
conforme a la conclusión numero 5? Bueno, hay una coincidencia en cuanto a la estructura
fonética. 12) ¿Coincidencia a nivel fonético de qué? R/ que a nivel fonético de cómo está
compuesto el naming. 13) ¿El naming de quiénes? (Objeción: No a lugar) ¿Usted mencionó que
se estaba haciendo una comparación de nivel fonético, esta comparación de nivel fonético entre
qué, cuales son los elementos que se están comparando a nivel fonético? R/ Se ha hecho un
comparativo entre el naming de Pollo C. y Pollo C.. 14) Al hacer el comparativo
entre el naming la conclusión final a la que usted llega ¿cuál es? R/ dentro de las conclusiones
he redactado que hay una coincidencia del 90% esto a raíz de la estructura semántica que tienen
ambos nombres, llámese P.C. y Pollo C.. 15) Cuando nos dice la estructura
semántica de ambos nombres ¿nos aclara a que se refiere? R/ se habla de la composición, una
palabra es sinónima de otra, en el caso de campero campestre, y pollo es idéntica. Ambas son
palabras compuestas para formar la marca, son llanas, no se tildan y hay una diferencia
únicamente entre la segunda sílaba en una de las palabras entre la fuerza ”e” tónica de
C. y C., es una letra la diferencia, por lo que es bastante similar lo que es el
nombre o el naming. 16) ¿Cuándo dice palabras llanas a que se refiere? R/ así se denominan
ortográficamente. 17) ¿el que se denomina así? R/ Así se le denominan a la composición de las
palabras, es decir, que terminan en “n” y “s” y no se tildan, y por eso el acento recae
específicamente en la fuerza tonal que está especificado. 18) Entonces ninguna de las dos lleva
tilde? R/ Si es correcto. 19) ¿Puede ampliar sobre lo que mencionó de la fuerza vocal? En la
matriz de congruencia esta de manera sintetizada como se hace el comparativo a nivel de
naming, primero como están compuestas ambas palabras lo cual está señalado y marcado con
”bol”, esto es usado para marcar un carácter mucho más fuerte, ahí aparece la fuerza, es decir,
dos silabas llanas y silaba tónica en “po” en el caso de la palabra “pollo” lo cual existe en
ambas palabras. Luego está la palabra “campero” conformada por tres silabas y es considerada
también una palabra llana, la silaba tónica está en “pe”, cuando se habla de una silaba tónica
se habla de donde se acentúa la fuerza de la pronunciación. En el otro de igual manera, ya que
estamos haciendo un comparativo existe la palabra “pollo” ambas son palabras llanas una es
bisílaba y la otra trisílaba, en ambos casos coinciden en el nivel central de la fuerza tónica. 20)
Con relación a la segunda palabra de las mencionadas, ¿en dónde coincide la silaba tónica? R/
en la primera es igual y en la segunda es al centro, en medio. 21) ¿podría enunciarlo al
tribunal? R/ En la segunda “pes”. 22) ¿y la otra seria? R/ “pe”. 23) ¿Qué efecto tiene en estas
dos palabras? R/ son similares, pero no son iguales. 24)Usted mencionaba que la palabra pollo
es bisílaba, ¿es correcto? Si. 25) ¿Qué significa esto? R/ que está conformada por dos silabas
26) ¿Qué decía usted con relación a la palabra C.? R/ C. y C. son
sinónimas 27) ¿Cuántas silabas tienen estas dos palabras? R/ son trisílabas 28) ¿eso significa?
R/ que tienen tres silabas. 29) ¿Y la fuerza de voz en estas dos palabras radica en que silaba? R/
En la segunda 30) ¿en las dos o solo en una de ellas? R/ en pollo es en la primera y en la
segunda es en el centro. 31) Ya se exploró la parte fonética ¿El porcentaje de similitud que usted
concluye entre estos dos signos es de cuánto? R/ a nivel fonético 90% por la leve diferencia. 32)
Ahora pasemos a lo relacionado con la similitud gráfica, entiendo que lo puso en la conclusión
tres, ¿es correcto? R/ Sí, es correcto. 33) ¿Cuál es la conclusión final en cuanto a la similitud
grafica? R/ si se avocan al documento se han sacado una serie de elementos pertinentes para
poder dar lectura a esa conclusión. 34) Esos elementos pertinentes ¿en qué parte se ubican? R/
Se puede ver en la matriz de congruencia, previo a ello si gustan pueden leer el documento, se
realizó un análisis semiótico de cada una de las marcas. En primer lugar se hace un análisis
semiótico partiendo de lo visual y lo fonético, ya hablamos de la parte fonética y para ello me
avoque a un semiólogo que es F. de Saussure el cual estudia el signo lingüístico por eso
es adecuado para hacer análisis en cuestión de sonidos. A nivel visual se ha tomado de base un
esquema que lo planteó originalmente P., pero lo retomó C.M., que fue su
discípulo, en el cual se aborda las dimensiones pragmáticas, semántica y sintáctica. La
pragmática se considera la experiencia individual o intima esta es en cierta forma personal,
podría ser hasta subjetiva, yo me pongo en la relación personal de lo que se logra interpretar
cada marca a partir de la experiencia profesional y para ello, se sacó una serie de
características que se ven en el documento, hablamos de una legibilidad, recordabilidad,
coherencia, perdurabilidad y credibilidad, que en ambas marcas está claramente destacado,
esto en el primer nivel del análisis, llamémosle esquema tríadico de M. y en la dimensión
semántica, la semántica es lo que le da la razón de ser a través del tiempo, los logos fueron
creados como un distintivo gráfico y esa es su función y no otra. De hecho, existe una confusión
de la semántica con la pragmática. La pragmática es la relación íntima de una persona con el
signo, llámese signo a lo que está en lugar de o hace alusión directa hacia algo. El ejemplo de la
palabra “cama”, a nivel pragmático, puede ser el lugar de dormir, pero también el lugar de leer,
porque para mí eso significa; ahora, a nivel semántico, es lo que se le dio, la razón de ser, a
través del tiempo y está probado a partir de los elementos lo componen, una cama es una cama
porque tiene una estructura, sirve para descansar y no para otra cosa. En este caso, lo que he
hecho con estos dos niveles, en el caso de la pragmática, establecí características o cualidades
que creo que tiene cada marca en base a mi experiencia profesional, ahí yo tengo la
responsabilidad porque soy yo el sujeto que está haciendo la relación íntima con las marcas,
pero en ambas reconozco, que tienen cualidades, son leíbles, son recordables, son coherentes,
son perdurables, ya que, desde que nacieron han tenido sus elementos bastante uniformes y son
creíbles ya que ambas tienen aceptación del público. Ahora, a nivel semántico debemos retomar
la trayectoria que han tenido, porque solo han servido para eso y no para otra cosa, esta es la
justificación principal, de igual manera en ambos casos se ha citado una fuente en donde se
expone que esos logos nacieron para eso y no para otra cosa y se ha puesto unas imágenes que
encontré en los expedientes y otras partes de la red. Y la última dimensión, la sintáctica, que es
la más rigurosa, donde se habla de las reglas de diseño que es el valor a partir de cómo están
compuestos y como están ordenados los elementos gráficos, inclusive se habla de valores
simbólicos, pero se puede ver que en cada uno de ambos documentos se ha analizado la paleta
cromática el elemento iconográfico, el elemento tipográfico, el formato en el cual están
ordenados, además de ello a nivel visual la fuerza que ambos pueden llegar a tener. Hay un
apartado que se llama elementos de diseño de cada marca, ambos lo tienen. Los elementos de
diseño se clasifican en visuales, prácticos y conceptuales; para fines de este estudio se quitaron
los elementos conceptuales, la razón es, que al ser conceptos, solo son elementos que existen con
fines teóricos y no con una finalidad práctica. Cuando se habla de elementos visuales se refiere a
las formas colores, texturas y dimensiones; cuando son elementos relacionales se está hablando
de dirección, posición, espacio y gravedad, se habla de cómo los elementos que están dentro del
logo le dan su consistencia por razón de ser, en el caso del color a raíz de una petición de una de
las partes que mencionaba secretos de la marca donde me hicieron en su momento la
prevención no se puede mencionar las fórmulas de color y es por ello que queda totalmente
excluido y solo queda reducida a una paleta de colores que se aprecian en el documento sin
mencionar las formulas. (Objeción: ha lugar) 35) Enfoquémonos en el análisis de la matriz de
congruencia ¿Cuántos elementos componen esta matriz? (objeción: Sin lugar). 35) En
comparativo del logo de la matriz de congruencia ¿Cuántos elementos componen esa matriz de
congruencia? R/ Tiene un comparativo a nivel de naming, un comparativo a nivel de logos y un
comparativo a nivel ideológico. 36) En cuanto al comparativo a nivel de naming ¿considera
usted que esto ya se explicó con la intervención anterior en cuanto a lo fonético? R/ si ya está
aclarado. 37) Ahora vámonos al comparativo del logo, dentro del comparativo del logo hay
cinco líneas, enfoquémonos en la primera línea R/ en esta se encuentra la composición y
distribución de los diversos elementos dentro del formato es similar. 38) ¿Puede explicar qué
significa eso y como ha llegado a la conclusión de que es similar? R/ se considera similar ya que
es una composición horizontal, de hecho es una forma estable, hay un elemento tipográfico muy
similar en cuanto a la posición y hay un elemento iconográfico también en similar posición. 39)
En esa línea usted ha puesto dos rayitas similares de color azul, me podría decir ¿qué significa
eso? R/ Se hace énfasis en el punto inicial de la lectura de la imagen. Toda imagen tiene un
punto inicial de lectura, en ese caso es el cuadrante superior izquierdo, en diseño se llama la
zona más liviana de peso; a partir de ahí es que se hacen las lecturas de ambas marcas, porque
se comienza con el elemento reconocible, es un principio de comunicación visual. 40) ¿En estas
marcas el punto inicial es mismo? R/ Es un elemento iconográfico, es de donde surge la lectura
de ambos logos. 41) Se ve en la primera fila que no se han descompuesto elementos, sino que se
ha hecho en su totalidad ¿podría explicarnos por qué? R/ si, porque primero se hace toda la
composición y distribución y después se van sacando los elementos que lo componen. 42)
podríamos decir que (objeción: Ha lugar). 42) ¿Podría explicarnos a que se refiere la línea dos
del comparativo de logos? Se refiere al formato en el que están contenidos el resto de los
elementos del logo. 43) ¿Qué significa el formato en que están contenidos los elementos de logo?
R/ el formato se refiere al soporte gráfico. 44) ¿Qué es el soporte gráfico? R/ Es la forma
geométrica y orgánica que sostiene el resto de elementos tipográficos e iconográficos. 45) En
esta oportunidad usted pone los logos como en color blanco (objeción: Sin lugar) en relación a
la línea dos usted ha plasmado los logos de una manera particular, ¿podría explicarnos por qué
lo hizo de esta manera? R/ si se fijan en el documento en una parte se menciona la percepción y
las leyes de la Gestalt, la cual significa totalidades, y cuando se habla de percepción, una
palabra sinónima es el recuerdo o la experiencia. Es interesante que parte del peritaje es la
totalidad, es decir, se está hablando de la marca en su conjunto es importante que parte de ello
es el peritaje se está hablando de la marca en conjunto y no elementos por separado, pero
inclusive se puso en el documento un ejemplo del carro, ya que es la sumatoria de todas las
partes, y no solo las partes, pero si yo necesito conocer la estructura se debe desglosar y volver a
armar es esa la razón del porque esta desglosado en elementos. 46) ¿Qué elemento está
desglosado particularmente en esa línea numero dos? R/ el formato, en este caso lo que sostiene
el resto de elementos gráficos. 47) ¿Cuándo usted se refiere al formato se refiere a la parte
blanca? Se refiere en este caso a lo que sostiene el resto de elementos que sería una especie de
rótulos. 48) ¿A qué conclusión ha llegado con respecto a este rotulo? R/ En este caso ambos
tienen un formato tipo rotulo, pero en ese punto ambos han logrado una solución particular
acorde a los intereses de la marca, uno es más estilizado y el otro es más literal, es más como un
rotulo de madera, este es quizás el punto por el cual cada marca ha logrado ser un elemento
diferenciador. 49) ¿Y su conclusión en relación a este numeral dos cuál es? R/ Creo que en el
numeral dos, si bien tienden a la horizontalidad, los elementos de ese formato se han colocado
de manera muy similar, pero en sí, el soporte, si considero que hay un elemento si bien es cierto
horizontal, pero a la vez, dentro del resto de elementos compositivos es el que tiende a separar
un poco más uno del otro. 50) ¿Es indispensable que una marca lleve un elemento horizontal o
tiene la opción de elegir otros elementos? R/ No es indispensable, pero ahí depende de la
construcción de cada logo. 51) ¿O sea que existirían más opciones que un elemento horizontal?
(Objeción: ha lugar). 51) ¿Qué otras opciones a parte del elemento horizontal existen para
diseñar una marca? (Objeción: ha lugar). 51) En el numeral tres veo una diferencia con los
diseños anteriores, podría explicarnos ¿en qué consiste esa diferencia? R/ El numeral tres se
refiere a aspectos netamente característicos o cualitativos de la tipografía. 52) ¿Cuál es la
conclusión a la que usted llega en este numeral tres? R/si bien no son idénticas en cuanto a
forma, la tipografía, pero si son muy similares en cuanto a cualidad, estamos hablando que son
fuentes tipográficas ilustradas y son western, ambos evocan a una temática de oeste, es lo que
pude concluir. 53) Cuando menciona tipografía ilustrada, ¿Qué significa eso? R/ el término se
puede llamar o un “lettering” o una fuente “garage”, es el término que se conoce en diseño, es
decir, son fuentes netamente decorativas. 54) No quedó claro este punto, ¿podría expresarlo en
lenguaje no técnico? R/ Cuando estamos hablando en diseño tipográfico tenemos fuentes de
lectura, estas a nivel estructural se clasifican en: con serifas o sin serifas o “serif” y “sans
serif”, son los dos términos técnicos que se utilizan en diseño. Luego tenemos fuentes como la
“Times New Roman”, que tiene “patín”, el “patín” es esa patita que tiene la letra, pero son
fuentes de uso cotidiano. Y están fuentes “sans serif”, como la “arial”, “century gothic” y la
gran mayoría de fuentes que utilizamos en el ordenador. A nivel impreso se recomienda “con
serifa” y a nivel digital “sin serifa”. Cuando hablamos de una fuente decorativa o una fuente
“garage”, son fuentes completamente ilustradas, que no se van a utilizar en el común diario de
la lectura o escritura de documentos, y es ahí donde muchas de ellas tienen una fuerza para
poderse utilizar como elementos gráficos, como es el caso del que he hecho el comparativo. 55)
Cuando habla de tipo “western” ¿Qué significa? R/ “western” es la palabra en ingles que hace
alusión a oeste. 56) En este caso, usted menciona que ambos tienen eso, ¿podría ampliarnos
como ha llegado a esa conclusión? R/ Por la estructura, cuando hablamos de una percepción,
estamos hablando del recuerdo. En lo personal, yo hago el análisis directamente, las letras
evocan a los rótulos de las películas del lejano oeste, y siempre el oeste es una relación con lo
salvaje, con lo que esta fuera de la ciudad, con campo, y a nivel iconográfico se ha mantenido a
través del tiempo esa imagen en la mente de las personas, por lo menos en mi caso, así lo veo.
57) ¿Todas las tipologías ilustradas son tipo western o hay mas variedades? R/ No, hay miles de
variedades. 58) En el número cuatro, ¿podría describirnos a qué conclusión ha llegado? R/
Sobre este punto, tomando en cuenta la prevención que hizo una de las partes, no se mencionó
ninguna fórmula, simple y sencillamente nos avocamos a cualidades y en ese caso a nivel
general es una paleta que predominan los colores cálidos. 59) ¿Qué está comparando
exactamente aquí? R/ este esquema se utiliza en diseño cuando se desglosa la paleta cromática.
En este caso, se ha hecho un desglose de la paleta cromática de ambas marcas, se le quitaron las
fórmulas de color, para fines de discreción, tal como se pidió. Sobre una paleta de colores
cálidos, estamos hablando de la posición que estos tienen dentro del círculo cromático, este
divide los colores en cálidos y fríos. En ese caso, se llaman cálidos, todos los que están
comprendidos desde el amarillo hasta el rojo violeta. Los fríos son los comprendidos desde el
violeta hasta el verde, el amarillo verde específicamente. Entonces, el predominio son colores
cálidos llámese rojo, naranja, amarillo naranja; hay un color neutro en ambos casos como es el
color blanco. B. y negro son colores neutros, pero son colores. 60) Cuando menciona
colores cálidos, ¿podría explicarnos a qué se refiere? R/ Como lo mencioné en su momento, son
los que se encuentran comprendidos entre el amarillo y el rojo violeta. Estos son colores que se
encuentran dentro del círculo cromático. Este círculo cromático es un esquema circular que,
para que me pueda dar a entender, cuando yo descompongo un haz de luz en un prisma este se
descompone en siete colores, que son los siete colores del arcoíris, en realidad son más, pero a
nivel esquemático, se enseña académicamente por lo menos a nivel de colegio, ya a nivel
universitario es diferente, que hay una descomposición del haz de luz blanca, dentro de esa gama
de colores, si lo llevamos a un aspecto macro, tenemos un circulo cromático, en el cual se
comprende una serie colores que llamamos primarios, secundarios y terciarios pero cuando
hablamos de fríos o cálidos estamos hablando de mitades del círculo. Una mitad del circulo son
colores cálidos y la otra son colores fríos. Colores cálidos estamos hablando del amarillo hasta
el rojo violeta, llámese amarillo, amarillo naranja, naranja, rojo, rojo naranja, rojo violeta,
todos ellos son colores cálidos. Y colores fríos están comprendidos del otro lado del circulo
cromático, estamos hablando del violeta, del azul violeta, del azul, del azul verde, el verde y el
amarillo verde. 61) Pasamos al numeral cinco. En este ítem ha puesto los logos de una forma
particular, ¿podría explicarnos porque se han dibujado de esta manera? R/ En este caso se ha
destacado el elemento iconográfico que compone cada una de las marcas. En una es un
personaje y en la otra es un elemento iconográfico, en este caso un sombrero y en el otro es un
pollo con sombrero. 62) Cuando dice elemento iconográfico ¿podría explicarnos a que se
refiere? R/ Para ello voy a avocarme a la palabra “ícono”. “Ícono” es una representación de la
realidad. Y cuando hablamos de la realidad, estamos hablando de elementos que asemejan de
alguna manera al mundo real, llámese una fotografía, una escultura, una caricatura, pero que
hace una relación directa al mundo real. Por eso, cuando hablamos de iconicidad, en una
imagen estamos evocando a los grados de realismo o realidad o parecido que esta pueda tener
en el mundo en el cual nosotros nos movemos. 63) En el caso de ambas marcas, ¿cuál es el
elemento iconográfico que las caracteriza? R/ En ese caso es el sombrero. 64) En conclusión, el
porcentaje que usted le asignó de similitud grafica de ambos signos, ¿Cuál era? R/ Ahí está en la
conclusión, yo le había puesto un ochenta por ciento, esto tiene que ver en función de los
elementos. Estamos hablando que son cinco elementos, que están ahí marcados, de los cuales
hay uno que considero que, si es mucho más original por parte de cada uno y tiene que ver con el
formato, que a pesar que es horizontal, pero cada uno lo ha logrado resolver más a su manera y
creo que ese es el principal elemento diferenciador por sobre el resto. 65) ¿Usted mencionó
anteriormente que había también un aspecto ideológico, es correcto? R/ Si. 66) Su conclusión
entre la similitud ideológica de ambas marcas, ¿cuál fue? R/ En ese punto, según mi
interpretación y según lo que está marcado dentro de los documentos del expediente, hay una
coincidencia en el cien por ciento, a partir que ambos son restaurantes de comida rápida con
base en la venta de pollo frito, como elemento distintivo principal. 67) ¿Cuándo habla de
similitud ideológica a que se refiere? R/ Me estoy refiriendo a la razón de ser o al rubro de cada
una de las marcas. Ahí me estoy avocando a lo que se dedica cada una de las marcas, lo citaré
textualmente: “Ambas marcas están consideradas en la categoría de servicios de alimentos bajo
la figura de restaurante, constituyendo la combinación de las palabras, la imagen de un sabor
que proviene del campo a la ciudad. Ello sumado a todos los valores que les son propios a una
marca como su filosofía, misión y visión que refuerzan esta premisa ideológica inicial. Es decir,
cuando hablamos de la marca, no es solo el logo, hablamos de toda la experiencia que esta
brinda. El logo es la parte visual o la parte con la cual tomamos contacto de una manera directa,
pero tomando en cuenta como está documentado en los expedientes, que es la razón de ser de
cada, que son restaurantes de comida rápida, bajo la categoría de servicios de alimentos y la
base es pollo frito como distintivo inicial, es que se ha tomado como punto comparativo y con
igual grado de porcentaje de coincidencia. Sin embargo, todos los que trabajamos en diseño
sabemos que la sumatoria de todas las experiencias y la filosofía que tiene cada uno de estos
lugares es lo que le va a dar propiedades y otros valores a la misma, sin embargo, se ha tomado
en cuenta lo que está plasmado en los documentos del expediente judicial como tal, que es la
razón de ser de cada una. 68) Me gustaría remitirnos al reporte, del análisis de P.C.,
hay un apartado que dice pragmática, semántica y después hay otro que dice sintáctica, y ahí
hay un párrafo que dice “personaje iconográfico”, sobre ello hay una observación que le
quisiera preguntar, pero primero necesitaría que me lea ese párrafo R/ El personaje representa
un pollo de granja, evoca el campo, o lo campesino, lo popular, a su vez transmite simpatía,
confianza, familiaridad, calidez, refiere al producto principal que ofrecen. 69) Usted ha
mencionado la palabra “campesino” ¿es correcto? R/ Si. 70) ¿Por qué no dijo “campero”? R/
En este caso es un sinónimo, se hace alusión al campo. 71) ¿Cuál es la palabra que se ocupa en
El Salvador? R/ con la que yo me he familiarizado es con la palabra “campesino”.
CONTRAINTERROGATORIO: PARTE DEMANDADA: Procurador del Director del Registro
de la Propiedad Intelectual: 1) ¿Cuál es su nombre? R/ CECR. 2) ¿Sabe usted que hace en esta
audiencia? R/ Sí, estoy rindiendo cuentas de un estudio pericial. 3) ¿Cuántos estudios periciales
de esta naturaleza ha efectuado con anterioridad? R/ He estado en dos casos anteriores. 4)
¿Cuál ha sido el procedimiento para efectuar el cotejo marcario? R/ en este caso, yo lo he
efectuado netamente en términos de diseño, es decir, un comparativo a nivel de diseño y para
ello auxiliándome de herramientas de estudios semiológicos. 5) ¿Conoce usted la forma técnica
para efectuar el análisis de semejanza desde el punto de vista legal? (Objeción: Sin lugar) 5)
¿Conoce usted la forma técnica legal para efectuar el análisis de semejanza de riesgo de error o
confusión de los signos distintivos? R/ A partir de mi experiencia diría que sí, pero como no soy
abogado no sé exactamente a que se refiere la pregunta. 6) ¿Cuál es su percepción de ambos
signos distintivos a partir del punto de vista de la capacidad identificatoria de los mismos? R/
Según considero existe una similitud en cuanto a elementos o cualidades que estos poseen. 7)
¿Desde qué perspectiva hizo el análisis de conjunto que mencionaba en su estudio? R/ a partir
de un estudio semiótico y del desglose de elementos de diseño y elementos fonéticos. 8) ¿Es decir
que lo hizo desde el punto de vista de su profesión y su pericia? R/ Así es, y utilizando
bibliografía. 9) ¿Reconoce usted la notoriedad y reputación de ambas marcas? R/ Si. 10) ¿En
que parte de sus conclusiones reconoce las mismas? R/ Están en el documento cuando hablo de
las cualidades y características que tienen. Hay una parte en la cual se analiza sobre todo en la
dimensión pragmática, cuando menciono las cualidades y características que ambos tienen, esas
son externadas a partir de mi experiencia profesional y en este caso hablamos de una claridad,
memorabilidad, coherencia, perdurabilidad, credibilidad, y están en ambos casos. 11) ¿A qué se
refiere en su estudio cuando los signos distintivos los dota de credibilidad y trayectoria? R/ En
relación a la semántica, es la razón de ser que esta tiene desde que fue creado, por eso le he
puesto una palabra clave que es trayectoria, a eso se refiere. Para poder citarlo he utilizado
como recursos gráficos, algunas imágenes ilustrativas las cuales están en los expedientes y que
exponen la marca desde sus inicios, para lo que fue creado y no para otra cosa. 12) ¿Nos podría
explicar la conclusión número uno? R/ Los logos en cuestión son claros en cuanto a su lectura,
fáciles de recordar, coherentes en cuanto a su producto ofertado y su imagen, tienen además una
trayectoria a través del tiempo y ello les ha proveído de credibilidad en el mercado nacional. En
el caso de la marca con más antigüedad, esta trayectoria le ha provisto estar presente al día de
hoy en una veintena de países y varios continentes. 13) Nos puede explicar ¿cuál es la diferencia
a su criterio, entre similitud e identidad? Cuando estamos hablando de identidad, la misma
palabra nos dice que idéntico es exactamente igual; y similitud, estamos hablando de grados, de
hecho, es una palabra mucho más prudente cuando hablamos de una cercanía, por eso se utiliza
grados de similitud. 14) ¿Nos podría ampliar, cuando usted afirma que el formato es original de
cada una de las marcas? R/ Yo mencionaba en cuanto al formato que sostiene cada una en el
resto de elementos gráficos. En uno es una forma estilizada completamente, de hecho, tiene una
forma curva más orgánica y en la otra es literalmente es un retablo de madera, que es mucho
más rústico; ese elemento es un elemento que de alguna manera permite que haya una
diferenciación, por lo menos en cuanto a esa parte de los logos. 15) ¿Cuáles han sido los
factores de semejanza que usted ha cotejado en el presente estudio? R/ En primer lugar, la
característica o la cualidad que tiene cada una, la tipografía, paleta cromática, distribución de
elementos dentro del formato y un elemento iconográfico colocado en el mismo cuadrante dentro
de la composición en ambas marcas. 16) ¿Sólo esos aspectos consideró para efectuar el
análisis? R/ A nivel gráfico sí. 17) ¿Qué otros factores llegó a considerar? R/ Fonéticamente
también se hizo el análisis. R. Auxiliar de Propiedad Intelectual: 1) Usted ha
considerado el aspecto gráfico en un cien por ciento, el elemento fonético en un noventa por
ciento y una similitud ideológica en un cien por ciento, desde su punto de vista, como diseñador,
¿se confundiría en ambos signos distintivos? R/ Primero es ochenta por ciento de una base de
cien, así dice la conclusión a nivel gráfico, es decir, cien es la totalidad, los cinco aspectos y
aquí lo que ha mencionado que es el ochenta por ciento no cien, en la parte gráfica. En la parte
ideológica cien por ciento y en la parte fonética noventa por ciento. 2) Me refería a que, si estos
dos establecimientos utilizan estos dos logos o estas dos marcas, tratándose primeramente de la
marca P.C. y una expresión o señal de publicidad comercial (Objeción: ha lugar). 2)
¿Usted ha degustado pollo campero o pollo campestre en estos últimos días? (Objeción: ha
lugar). 2) Usted ha mencionado dentro de sus siete conclusiones que hay una confundibilidad,
pero desde el punto de vista del público consumidor, ¿usted se confundiría? (Objeción: ha
lugar). 2) En el punto siete de sus conclusiones, usted determina que estos dos signos no pueden
confundirse para efectos de juicios de valor ¿es cierto? R/ yo he hecho una valoración en cuanto
a elementos de diseño. Cuando hablo que el mercado es algo mas complejo, nos referimos a que,
sería una irresponsabilidad de mi parte, decir que una marca confunde a otra o una marca no
confunde al público de la otra, porque sería un gran compromiso. Me he avocado estrictamente
a hacer un análisis comparativo de elementos gráficos, ideológicos y fonéticos, pero no tocar en
ningún momento sobre los públicos meta de ambos o de los consumidores, porque el mercado es
algo más complejo. Por eso esta conclusión va más en función de recomendación, partiendo de
la ética que no puedo decir que una marca va a confundir el público de la otra, porque ahí se
necesitaría tener otros elementos probatorios. Por ejemplo un “focus” o un segmento de ambos
posibles públicos para finalmente ser certero y decir si confunde o no. Me he avocado
exclusivamente a un comparativo a nivel de diseño y bajo mi experiencia como diseñador gráfico
en temas de marca. TERCERO: Procuradora del Tercero Beneficiario Pollo C.: 1) Nos
vamos al análisis semiótico, en el punto cinco, donde le preguntó el licenciado G. sobre la
sílaba tónica que tienen las palabras campestre y campero, usted dijo que la sílaba tónica de
campero era en la sílaba “pe”, ¿Es así? R/ Si. Dijo también que la sílaba tónica en campestre
era “pes”, ¿es así? R/ Si. ¿También usted dijo que esas silabas “pe” y “pes” eran similares? R/
Lo que dije es en la estructura, es decir, estaba hablando de la estructura de cada una, bisílaba y
trisílaba y en la sílaba tónica en la cual recae la fuerza. 2) También dijo que son similares, pero
reconoce que no son iguales ¿es así? R/ lo que mencioné es que son sinónimas campero y
campestre, pollo es igual en ambas, entonces lo que aducía era que a pesar que son sinónimas,
podemos hablar de un nivel de similaridad pero no idéntico, eso lo dije en cuanto a la estructura
general de ambas marcas. Lo que sí son sinónimas en cuanto a significación es campero y
campestre. 3) En el punto dos, en cuanto al formato, usted expresó que cada uno de los logos ha
logrado estilizar cada marca y que hace un elemento diferenciador en cada una de ellas ¿eso es
lo que expresó? R/ en cuanto al formato me refería. Uno es literalmente un retablo, el otro es
una forma un tanto más estilizada, a eso me refería, uno hasta tiene betas de madera el otro no.
4) En las conclusiones que usted ha expresado, indica que los logos son claros en cuanto a su
lectura, ¿es correcto? R/ Yo lo he puesto en cuanto a las cualidades que tiene cada una de las
marcas, de hecho si son claros. 5) En la conclusión dos, si bien es cierto usted dispone que
ambos logos poseen características similares en su construcción, empleando formas orgánicas,
una paleta de colores cálidos, estabilidad, un espacio saturado en toda su composición y servir
como diferenciadores de sus respectivas marcas, ¿esto usted lo puso en su informe? R/ Si. 6) En
el numeral tres, al contraponer la construcción de cada uno de los logos, se puede constatar que
existe similitud en cuanto a elementos gráficos, pero más abajo dice que el elemento
iconográfico dentro del logo el que ocupa la misma posición en la esquina superior izquierda o
zona más liviana del plano básico, al igual que el elemento tipográfico que descansa sobre el
resto de la composición. Este elemento iconográfico posee un personaje que representa un pollo
con sombrero en el caso de una de las marcas y en la otra un sombrero. Tanto un pollo con
sombrero y un sombrero pudieran ser imágenes genéricas. ¿Es así? Si, está en la conclusión. 7)
Sigue más abajo y dice: En cuanto a la tipografía en ambos logos son fuentes ilustradas y evocan
el viejo oeste, pero sigue diciendo, no son idénticas, más sí bajo la misma temática, ¿bajo la
misma temática del viejo oeste quiere decir? R/ Sí, de hecho ahí está plasmado en la conclusión.
8) Sigue diciendo que cada uno logra resolver de forma base a su estilo, aludiendo a madera o
rótulo, cabe recalcar que no son logos idénticos, pero si son similares (Objeción: sin lugar). 9)
Señor perito, ¿podría darle lectura al número cinco de sus conclusiones? R/ A nivel fonético, se
ha desglosado ambos naming en los que existe una coincidencia del acento tonal en las dos
marcas, siendo constituidas por dos palabras llanas bisílabas y trisílabas. Por otro lado en
conjunto ambos nombres tienen el mismo significado, siendo este en sentido literal, un pollo del
campo. Completando este punto, la segunda palabra de las marcas, son sinónimas. Para
establecer un valor porcentual de coincidencia se han tomado como puntos de evaluación la
construcción sintáctica, la acentuación tonal y la significación, coincidiendo la significación,
acentuación tonal y la sintaxis, pero destacando que si bien la segunda palabra de cada marca
es sinónima, estas no son idénticas, mas si con igual significación. Es así que el valor de
similitud en opinión de este perito sería de un 90%. 10) Confirma usted que según su leído y
expresando pero destacando que si bien la segunda palabra de cada marca es sinónima, no son
idénticas? R/ Yo así lo he puesto, por eso hice la acotación que son sinónimas. 11) ¿pero no son
idénticas? R/ Si lo vemos en cuanto a construcción de letras no, pero a nivel de significación sí.
REDIRECTO: El procurador de la parte demandante procedió al redirecto de la siguiente
manera: “Haré unas preguntas en virtud que se estaba tratando de cuestionar la idoneidad del
perito: 1) ¿Podría ilustrarnos usted cuál es su profesión? R/ Soy licenciado en diseño gráfico. 2)
¿A qué se dedica actualmente? R/ soy coordinador de la carrera de Licenciatura en Diseño
Gráfico en la Escuela de Diseño en la Universidad Doctor J.M..D.. 3) ¿Qué hace
en ese puesto? R/ Actualmente es coordinación académica, dentro de la misma gestión
académica realizamos proyectos vinculantes a través de los diferentes campos de acción del
diseño gráfico y también de diseño de producto, con empresas y entidades gubernamentales. 4)
¿Dentro de esto se incluye labor docente? R/ Si, de hecho soy docente también. 5) ¿De qué
materia es docente? R/ Soy docente de la cátedra “Semiótica aplicada”, desde el año dos mil
once, soy docente de la cátedra de “comunicación visual”, soy docente de “gráfica de entorno”,
soy docente del “seminario de graduación”, he impartido también “estrategias de
comunicación” en la Universidad Doctor J.M..D. y en otras universidades también
doy clases. 5) ¿Cómo ha logrado estar tan familiarizado con el tema de la semiótica? R/ Dentro
de toda el área del diseño es la parte que más me ha gustado, me encanta el tema de simbolismo
a nivel general, ello por mi afición a los estudios filosóficos. De hecho la base de la semiótica es
la filosofía, la psicología y la medicina. En mi caso he tomado por mi cuenta otros cursos a nivel
de filosofía clásica, también a nivel de reflexiones en otros trabajos que he estado a lo largo de
más de veinte años. 6) Si hablamos en años, para poder llegar a las conclusiones que ha llegado
en este estudio ¿Cuántos años de estudio le ha llevado? R/ Si es a nivel académico, no solo basta
la universidad, sino también la experiencia en los campos de acción, yo trabajo desde el año mil
novecientos noventa y nueve, mientras estaba estudiando, trabajé como docente en la Escuela de
Comunicaciones Mónica Herrera desde el año dos mil siete, dando diseño gráfico para web,
comunicación visual, asesoría para empresarios porque trabajé muchos años en el área de
formación continua, he sido docente de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), he dado
fundamentos de diseño ahí. También en la Universidad Tecnológica soy docente desde el año dos
mil doce, he dado publicidad, creatividad editorial, he trabajado dentro de los programas
vinculantes entre academia y en este caso con el gobierno con el programa Rembrandt que es en
la parte de coordinación de rediseño de marcas desde el año dos mil trece hasta el año dos mil
diecisiete. En ese caso, la vinculación era a través de la DICA, Dirección de Innovación y
Calidad. Nosotros con la DICA trabajábamos una serie de marcas y con ellas se hacía un
proceso de rediseño completo, tomábamos micro empresas y pequeña empresa legalmente
establecida y mi labor era toda la parte de coordinación del proyecto, que se hacía desde la
Coordinación de Diseño Gráfico y la coordinación de Proyección Social y hemos logrado
favorecer a lo largo de los años una gran cantidad de marcas. De hecho son casi más de
cuatrocientas marcas que hemos trabajado al día de hoy, todo en el lado de las Pymes y
pequeñas empresas. 7) Por ahí mencionaron que un pollo era genérico ¿Qué tan frecuente en el
mundo real es que los pollos anden con sombrero? R/ Es una caricaturización en todo caso, no
es real, eso entra dentro de la categoría de creación de personaje. 8) Los restaurantes a nivel
general de pollos, ¿Qué tan frecuente es que los pollos anden con sombrero? (Objeción: ha
lugar).”
III. HECHOS PROBADOS Y RELEVANTES.
A. El análisis y valoración de la prueba estará fijado por lo dispuesto en los artículos 52 de
“Art. 52.- Los hechos alegados podrán ser probados por cualquier medio de prueba,
siempre que fueren legales, pertinentes y útiles.
En ningún caso podrá pedirse declaración de parte a la autoridad demandada.
Al momento de dictar Sentencia, el Tribunal valorará las pruebas de acuerdo con las
reglas de la sana crítica. La prueba documental se valorará de conformidad con el Código
Procesal Civil y Mercantil.”
Art. 416.- “El juez o tribunal deberá valorar la prueba en su conjunto conforme a las
reglas de la sana crítica.
No obstante lo anterior, en la prueba documental se estará a lo dispuesto sobre el valor
tasado.
El juez o tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba en particular,
determinando si conduce o no a establecer la existencia de un hecho y el modo en que se
produjo. Cuando más de una prueba hubiera sido presentada para establecer la existencia o el
modo de un mismo hecho, dichas pruebas deberán valorarse en común, con especial motivación
y razonamiento.”
Previo el referido análisis, debemos remitirnos al concepto de prueba, su finalidad y el
papel que cumple en el proceso jurisdiccional; así, el autor M., M.S., (coord.) y Otros,
Tratado de la Prueba, 1ª Ed., Librería de la Paz, Argentina, 2007, pp. 33-35, acota que: “probar
es demostrar que lo afirmado corresponde a la realidad. Pero también se denomina prueba al
medio a través del cual el litigante presenta al juez la verdad del hecho afirmado (…) esa misma
voz se utiliza para hacer referencia a la actividad o procedimiento desarrollado al ofrecer o
producir un medio probatorio. (…) conjunto de definiciones que trataron de abarcar todos esos
distintos aspectos: la prueba como resultado, medio y actividad. (…) prueba es la verificación de
afirmaciones formuladas en el proceso; la demostración de tales proposiciones. Lógicamente,
con el propósito de convencer o persuadir al juez de que los hechos afirmados y controvertidos
se corresponden con la realidad.”
Con relación al papel que desempeña la actividad probatoria en el proceso jurisdiccional,
el autor O.A.G., relaciona la prueba con el tema de la verdad y destaca que es la
actividad destinada a la certidumbre judicial y que: “Esta teoría no se detiene en saber si la
verdad es o no un fin del proceso, porque se preocupa más en resolver la seguridad en el tramo
final de la actividad probatoria. Se habla aquí de «convencer probando», o de persuadir sobre la
verdad de las afirmaciones (confirmación en sentido lato).” (M., M.S., (coord.) y
Otros, Tratado de (…) Óp., cit., p. 67); se puede concluir, entonces, que la prueba es una
actividad procesal desarrollada a través de determinados y específicos medios, conforme a ciertos
procedimientos legales. A tal efecto, los distintos medios practicados y sus resultados quedan
plasmados con el objeto de que el Juez los aprecie y dicte una sentencia con base a la prueba
aportadas por las partes.
B) Por otra parte, para determinar el resultado de la valoración la prueba pericial
producida se tomará en cuenta lo expuesto por los autores DE M., G. y M., M.S.
“La Valoración de la Prueba” en AA.VV. M., M..(..) Tratado de la Prueba, Librería
de la Paz, Argentina, 2007, pp. 581-582 quienes señalan que la valoración de prueba pericial:
“(…) Es una actividad procesal cuyo producto es el peritaje realizado, presentado al
proceso como un acto procesal, por una disposición del juez aún a pedido de partes,
encomendado a una persona calificada en sus conocimientos por su título entendido en la
ciencia, profesión o arte, que reviste la calidad de auxiliar del juez, mediante el examen de
hechos cuya comprobación requiere aptitudes técnicas ajenas al campo científico del derecho.
Es un medio de prueba, no es una proposición dogmática e incontrovertible y está ligado al
objetivo procesal. El perito necesariamente debe fundamentar su pericia en la percepción de los
hechos objeto de la prueba o de otros relacionados con ellos. Si bien también se puede limitar a
emitir su dictamen sobre la base de lo que surge de otras pruebas del proceso sobre los hechos
objeto de este. Su campo de acción transita por hechos pasados, presentes y futuros, cuya prueba
debe contener claridad, precisión y fundamentación, explicitando exámenes e investigaciones
efectuadas y aquellos principios científicos en los que se basarán sus conclusiones, las cuales,
desde luego, deberá enhebrar un proceso lógico, consecuente de los extremos señalados. La
tarea del perito se circunscribe al contorno de dudas que son los puntos periciales claramente
definidos. Generalmente realizan una doble función: comprobación o constatación de
determinado hecho mediante deducción técnica; y, simultáneamente, contribuye con su
percepción y/o interpretación a formar la convicción del juez. El peritaje tiene por objeto,
exclusivamente cuestiones concretas de hecho, la investigación, verificación y calificación
técnica, artística o científica de hechos por sus características exijan, para su adecuada
percepción y valoración, especiales conocimientos de la misma naturaleza. De esta suerte, la
pericia se utiliza como medio de prueba cuando, para apreciar un hecho, son necesarios o
convenientes especiales conocimientos científicos o técnicas de aplicación derivada de los
mismos. Para que quede claro: es un instrumento puesto al servicio del juez, quien es, en todo
caso, y en todo momento, libre para valorar (…)” El subrayado es nuestro.
De lo antes expuesto se puede colegir que tanto la doctrina como la jurisprudencia
coinciden en que para atribuir validez a la prueba pericial es indispensable que el dictamen se
limite a los puntos que han sido planteados al perito, de tal suerte que el informe sobre puntos
distintos carece de eficacia probatoria (V.gr., sentencia de la S. de lo Civil de la Corte
Suprema de Justicia, del 8 de febrero de 2008, dictada en la Casación identificada con la
pericial será valorado por el juzgador conforme a las reglas de la sana crítica.
En ese orden, con el expediente administrativo y los documentos señalados por la parte
demandante y autoridades demandadas, así como con el dictamen pericial y su correspondiente
declaración, se han acreditado los siguientes hechos:
1. Que el día veinte de agosto de dos mil diez, la sociedad POLLO CAMPESTRE, S.A.
DE C.V., presentó solicitud de registro de la señal de publicidad comercial denominada “Pollo
C. y diseño”, con número de presentación ********2 y con número de expediente
********6. En dicha solicitud se pretendía: “[…] exclusividad de todo el diseño, sus colores y
palabras “Pollo” y “C.” que unidas forman la frase “Pollo C.”, y que en su
conjunto forman la Señal de Publicidad Comercial del nombre comercial […]” (fs. 1 a 3 del
Expediente Administrativo).
2. Que por medio de resolución de las once horas once minutos del día veinticinco de
agosto de dos mil diez, pronunciada por la R.a, licenciada H.V.A.
.C., se indicó que se verificó el cumplimiento de los requisitos de forma que establece el
artículo 10 de la Ley de M. y otros Signos Distintivos —LMOSD—, por lo que ordenó
realizar el examen de fondo conforme lo establece el artículo 14 de la referida Ley (fs. 5 del
Expediente Administrativo).
3. Que mediante resolución de las quince horas y cinco minutos del día veinticinco de
agosto de dos mil diez, emitida por el R. D.A..C..G., se admitió a
realización de la publicación del aviso de inscripción en el Diario Oficial y en un diario de mayor
circulación nacional, tres veces en cada uno; advirtiéndose que, para comprobar el cumplimiento
de tal requisito legal, debería presentar la primera y la última publicación, según el orden en que
se hicieron (fs. 11 a 13 del Expediente Administrativo).
4. Que durante el procedimiento administrativo el R. tuvo a la vista informe de
antecedentes de semejanza fonética, de fecha veintisiete de febrero de dos quince, en el que
constan diferentes marcas, signos distintivos o señales de publicidad comercial, que pudieran
tener algún grado de semejanza en la clase solicitada por Pollo C., S.A. de C.V., dentro
de las cuales se encuentran semejanzas en cuanto a alguna de las palabras o la raíz de una de
ellas. (fs. 6 a 10 del Expediente Administrativo)
5. Que la primera publicación del edicto correspondiente al aviso de inscripción de la
señal de publicidad comercial “POLLO CAMPESTRE Y DISEÑO” en el Diario Oficial se
realizó en el ejemplar N° 190, Tomo N° 389, de fecha doce de octubre de dos mil diez y la
tercera del diario de circulación nacional se hizo en el ejemplar de “El Mundo”, de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diez, los cuales fueron presentados por medio de escrito firmado
por la procuradora de la sociedad Pollo C., S.A de C.V., el día diez de diciembre de dos
mil diez. (fs. 15 a 18 del Expediente Administrativo).
6. Que el día diez de diciembre de dos mil diez, la sociedad Pollo C. de El
Salvador, S.A. de C.V., por medio de su apoderado J.E.M..d.P., presentó
escrito de oposición ante la solicitud de registro de la expresión o señal de publicidad comercial
de Pollo C., S.A. de C.V. (fs. 3 al 9 del Expediente Administrativo de Oposición)
7. Mediante escrito presentado en fecha diez de febrero de dos mil once, la sociedad Pollo
C. de El Salvador, S.A. de C.V., por medio de su procurador J.E..i.M.
.P., agregó hechos nuevos y prueba de la oposición planteada (fs. 37 a 39 del Expediente
Administrativo de Oposición)
8. Que el día veinte de marzo de dos mil once, la Sociedad POLLO CAMPESTRE, S.A.
DE C.V., por medio de su apoderada presentó escrito por medio del cual contestó la oposición
planteada por la sociedad P.C. de El Salvador, S.A. de C.V. (fs. 81 a 92 del Expediente
Administrativo de Oposición)
9. Que el día veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, el R. emitió resolución
sobre incidente de oposición, de contenido desfavorable para los intereses de la parte actora en
este proceso. En dicho acto administrativo el R. resolvió:
“Es trascendente tener claro que el alcance de la protección conferida se extiende a la
frase en su conjunto y no a sus partes o elementos considerados por separado y su existencia
depende según sea el caso de la marca o nombre comercial al cual haga referencia, por ello la
protección otorgada por la ley de marcas se extiende a la expresión en sí, es decir en su
totalidad, y no sobre cada uno de los vocablos que la conforman, los cuales pueden ser
empleados libremente. […] las palabras que forman la expresión aisladamente consideradas, no
generan un derecho exclusivo a favor del titular de la Expresión o Señal de Publicidad
Comercial registrada, salvo que aisladamente se encuentren registradas como nombres o marcas
autónomas […] Una de las peculiaridades de las expresiones o señales de publicidad comercial
es que no son autónomas, es decir que estas penden de otro signo distintivo al cual hagan
referencia, en el presente caso la sociedad solicitante posee varios signos distintivos,
denominados POLLO CAMPESTRE.
Lo mismo sucede con ciertas expresiones o señales de publicidad comercial que son
habitualmente usadas por los empresarios para la promoción de sus productos, servicios o
establecimientos, podemos citar: “el más rápido y efectivo”, “lo más nutritivo”, “el más
barato”, “pague uno lleve dos”. Se tratan de usuales recursos publicitarios sobre los cuales
ningún titular puede pretender la propiedad en forma exclusiva, obligando a los terceros a
abstenerse de uso y registro, lo cual no figura en el presente caso, ya que se trata de la marca
notoriamente conocida Pollo C..
[…] En consecuencia, es procedente establecer que NO existe un perjuicio legítimo en
contra del titular de la expresión “POLLO C.”, ya que los signos POLO (sic)
CAMPESTRE y POLLO C., han coexistido desde muchos años, en el comercio y los
usuarios o clientes, no se confunden, a pesar que se (sic) ambos titulares emplean sus signos
distintivos para la venta de pollo frito y otros servicios de restaurante; aunado a ello es
importante establecer que estamos frente a dos signos distintivos notoriamente conocidos, que
pueden coexistir en el comercio; por lo que las prohibiciones invocadas por la parte opositora,
no figuran en el presente caso. […]”
10. Que el día veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, la sociedad ahora apelante
presentó recurso de apelación administrativo (fs. 191 del expediente administrativo de oposición),
el cual fue resuelto en fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete por la Directora; quien
confirmó el contenido del primer acto y fue notificado en fecha doce de diciembre de dos mil
diecisiete. (fs. 32 del expediente administrativo de apelación). En el referido acto, la Directora
realizó el análisis fonético e ideológico siguiente: (fs. 26 a 31 del expediente administrativo de
apelación)
“[…] 2. ANÁLISIS FONÉTICO, establece que los elementos comunes entre ambas
marcas no pueden inducir a error o confusión en el público consumidor, pues la Expresión o
Señal de Publicidad Comercial POLLO CAMPESTRE y POLLO C. aunque es idéntica
la palabra POLLO y el prefijo CAMPE, se consideran palabras de uso común. Pero al realizar
una vocalización de ambas marcas, se puede determinar que su sonido es diferente, ya que las
mismas difieren en su sonido global así: POLLO CAMPESTRE y POLLO C., aunque
inician de forma igual, pero tienen una pronunciación y vocalización diferente, aunque
fonéticamente sean coincidentes en las palabras POLLO Y CAMPE, su especial pronunciación
resalta el carácter diferenciador de las mismas. […] tal semejanza no es determinante para la
generación de confusión, ya que existen más elementos gráficos […] que resaltan la magnitud de
la diferenciación que hacen los signos desiguales. […] se establece en base a las anteriores
consideraciones, que no existe semejanza fonética tal, que pueda inducir a error, entre los signos
en estudio.
3. ANÁLISIS IDEOLÓGICO Finalmente sobre la similitud ideológica, entendida como la
expresión de un mismo concepto o idea, sobre los argumentos de la parte apelante, radica que
entre ambos signos existe una semejanza ya que como podemos constatar que POLLO
CAMPESTRE y POLLO C., comparten las palabras POLLO Y CAMPE, que son de uso
común. Y un término de uso común que por su naturaleza no puede otorgársele exclusividad. Por
consiguiente, no se puede plasmar similitud ideológica entre las marcas cotejadas. […] se
concluye que se efectuó una correcta particularización del término semejanza, quedando
demostrado que entre la Expresión o Señal de Publicidad POLLO CAMPESTRE y POLLO
C., no existe semejanza tal que pueda inducir en error al público consumidor medio
[…] en términos generales la expresión o señal de publicidad comercial POLLO CAMPESTRE
debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos,
aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza
que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su
propio carácter distintivo. Quedando claro que en la resolución recurrida se interpretó y valoró
las disposiciones legales en relación a las prohibiciones base de la oposición y tal como se
indicó en que entre los signos distintivos que identifican a ambas marcas y las palabras que las
componen existen suficientes elementos diferenciadores que hacen posible su coexistencia en el
mercado. […]” (El subrayado es nuestro).
De ahí que, confrontados que han sido el informe pericial —que consta de folios 753 a
776 del expediente judicial—, la declaración del perito con los expedientes administrativos,
asimismo examinadas otras pruebas documentales, esta Cámara advierte que, con su declaración,
se tuvieron por acreditados los siguientes elementos:
11. Que describe el signo de identidad de Pollo C. y Pollo C. de la
siguiente manera: El primero: “logo constituido por la imagen de un personaje que representa un
pollo con sombrero haciendo alusión al campo y un nombre (naming) que dice “Pollo
C.”. Paleta de colores cálidos donde predominan el amarillo, el naranja, rojo, marrón y
blanco; fuente tipográfica ilustrada con mucho peso visual y que de una forma popular hace
alusión al oeste o el campo. Cabe destacar que estos elementos antes descritos tienen de base
una forma orgánica que constituye la estilización de un rótulo.” El segundo: “logo constituido
por la imagen de un sombrero haciendo alusión al campo y un nombre (naming) que dice “Pollo
C.”. Paleta de colores compuesta por rojo, blanco, amarillo y marrón, fuente
tipográfica ilustrada y con mucho peso visual que destaca el nombre P.C.. En el
fondo de la composición destaca un elemento gráfico que recuerda a los rótulos tradicionales de
madera, por la textura visual y color de este elemento.”
12. Que en cuanto al análisis comparativo de los nombres “POLLO C.” y
“POLLO CAMPESTRE”, determinó que ambas significan “Pollo del campo”, y que “C.”
y “C.” son sinónimos.
13. Que en el análisis comparativo de ambos logos determinó cinco aspectos: 1) “La
composición y distribución de los diversos elementos dentro del formato es similar. 2) “Ambos
formatos son de corte horizontal y que recuerdan a los rótulos tradicionales. 3) “Ambas marcas
utilizan una tipografía ilustrada y de tipo W. o que hace alusión al viejo oeste. 4. “Sin
mencionar fórmulas, ambas marcas utilizan una paleta de colores con una gama cálida.” 5.
“Parte del isologo constituye un elemento iconográfico (pollo y sombrero) con mucha fuerza
visual, que refuerza el naming de la marca y ambos evocan al campo.”
14. Que con relación a la ideología el perito indicó: “Ambas marcas están consideradas
en la categoría de servicios de alimentos bajo la figura de restaurante, constituyendo la
combinación de palabras la imagen de un sabor que proviene del campo a la ciudad. Ello
sumado a todos los valores que les son propios a una marca como su filosofía, misión y visión
que refuerzan esta premisa ideológica inicial. […] cuando hablamos de la marca, no es solo el
logo, hablamos de toda la experiencia que esta brinda. El logo es la parte visual o la parte con la
cual tomamos contacto de una manera directa, pero tomando en cuenta como está documentado
en los expedientes, que es la razón de ser de cada, que son restaurantes de comida rápida, bajo
la categoría de servicios de alimentos y la base es pollo frito como distintivo inicial, es que se ha
tomado como punto comparativo y con igual grado de porcentaje de coincidencia. Sin embargo,
todos los que trabajamos en diseño sabemos que la sumatoria de todas las experiencias y la
filosofía que tiene cada uno de estos lugares es lo que le va a dar propiedades y otros valores a
la misma, sin embargo, se ha tomado en cuenta lo que está plasmado en los documentos del
expediente judicial como tal, que es la razón de ser de cada una”
15. Que las conclusiones a las que el perito arribó en su informe, en lo pertinente fueron:
“[…]01. Los logos en cuestión son claros en cuanto a su lectura, fáciles de recordar,
coherentes en cuanto a su producto ofertado y su imagen, tienen además una y trayectoria a
través del tiempo y ello les ha proveído de credibilidad en el mercado nacional […]
02. En cuanto a elementos de diseño, ambos logos poseen características similares en su
construcción, empleando formas orgánicas, una paleta de colores cálidos, estabilidad, un
espacio saturado en toda su composición y servir como diferenciadores de sus respectivas
marcas. […] hacen referencia a un restaurante donde se vende como platillo principal pollo frito
y otros productos propios de cada uno […]
03. Al contraponer la construcción de cada uno de los logos, se puede constatar que
existe similitud en cuanto a elementos gráficos, iniciando con la distribución de los mismos, ya
que la posición de los elementos de uno y otro es muy semejante, siendo el elemento iconográfico
dentro del logo el que ocupa la misma posición en la esquina superior izquierda […] al igual
que el elemento tipográfico, que descansa sobre el resto de la composición. […] Tanto un pollo
con sombrero y un sombrero pudieran ser imágenes genéricas, es la posición, estilo y temática la
que hace referencia uno del otro. […] en ambos logos son fuentes ilustradas y evocan al viejo
oeste, no son idénticas, mas si bajo la misma temática. La paleta cromática en ambos casos es de
tonalidades cálidas resueltas cada uno a su manera, destacando como color principal en una de
las marcas un fondo rojo-naranja y en el otro marrón. Cada uno logró resolver la forma base a
su estilo aludiendo a madera o rótulo. Cabe recalcar que no son logos idénticos pero si son
similares y estableciendo un porcentaje a nivel gráfico se podría decir que son semejantes en un
80% […]
04. […] a nivel de percepción visual se aprecia en el conjunto o totalidad en ambos logos
el elemento característico de la esquina superior izquierda, sea el sombrero o personaje pollo
con sombrero, así como las letras tipo oeste, todo bajo una paleta de colores cálidos […]
05. A nivel fonético, se ha desglosado ambos naming en los que existe una coincidencia en
el acento tonal en las dos marcas, siendo constituidas por dos palabras llanas bisílabas y
trisílabas. Por otro lado en conjunto ambos nombres tienen el mismo significado, siendo este en
sentido literal, un pollo del campo. […] coincidiendo la significación, la acentuación tonal y la
sintaxis, pero destacando que si bien la segunda palabra de cada marca es sinónima, estas no
son idénticas, mas sí con igual significación. Es así que el valor de similitud en opinión de este
perito sería de un 90%.
06. […] en cuanto a la ideología, las marcas apelan a palabras comunes que en su
conjunto les proveen un valor para designar un restaurante o venta de comida preparada cuya
base es el pollo frito. En este punto es de la opinión del perito que existe similitud de 100%.
07. Si bien es cierto se han mencionado a manera de opinión bajo la figura de peritaje
legal los grados de similitud entre las marcas P.C. y Pollo C. a partir de los
signos distintivos de cada una, no es responsabilidad de este servidor hacer un juicio de valor y
hablar de grados de confusión de una marca y otra para con el público, ya que el mercado es
algo más complejo y se requeriría hacer un estudio en materia para inferir tales juicios de valor
[…] siendo este peritaje únicamente realizado bajo la óptica del diseño gráfico.”
16. El perito afirmó que reconocía la notoriedad y reputación de ambas marcas, y para el
caso de Pollo C. también se acredita con la prueba documental presentada por dicha
sociedad. En el referido informe, se indicó: “[…] Están en el documento cuando hablo de las
cualidades y características que tienen. Hay una parte en la cual se analiza sobre todo en la
dimensión pragmática, cuando menciono las cualidades y características que ambos tienen, esas
son externadas a partir de mi experiencia profesional y en este caso hablamos de una claridad,
memorabilidad, coherencia, perdurabilidad, credibilidad, y están en ambos casos.”
17. Con relación a la afirmación del perito referente a que dota a los signos distintivos de
credibilidad y trayectoria, sostuvo: “En relación a la semántica, es la razón de ser que esta tiene
desde que fue creado, por eso le he puesto una palabra clave que es trayectoria, a eso se refiere.
Para poder citarlo he utilizado como recursos gráficos, algunas imágenes ilustrativas las cuales
están en los expedientes y que exponen la marca desde sus inicios, para lo que fue creado y no
para otra cosa.”
18. En lo que respecta a los logos, según lo expuesto en la conclusión número uno del
informe, el perito señaló: “Los logos en cuestión son claros en cuanto a su lectura, fáciles de
recordar, coherentes en cuanto a su producto ofertado y su imagen, tienen además una
trayectoria a través del tiempo y ello les ha proveído de credibilidad en el mercado nacional.”
19. Con relación a lo afirmado en la conclusión número siete del informe, el perito aclaró:
“[…] he hecho una valoración en cuanto a elementos de diseño. Cuando hablo que el mercado
es algo mas complejo, nos referimos a que, sería una irresponsabilidad de mi parte, decir que
una marca confunde a otra o una marca no confunde al público de la otra, porque sería un gran
compromiso. Me he avocado estrictamente a hacer un análisis comparativo de elementos
gráficos, ideológicos y fonéticos, pero no tocar en ningún momento sobre los públicos meta de
ambos o de los consumidores, porque el mercado es algo más complejo. Por eso esta conclusión
va más en función de recomendación, partiendo de la ética que no puedo decir que una marca va
a confundir el público de la otra, porque ahí se necesitaría tener otros elementos probatorios.
Por ejemplo un “focus” o un segmento de ambos posibles públicos para finalmente ser certero y
decir si confunde o no. Me he avocado exclusivamente a un comparativo a nivel de diseño y bajo
mi experiencia como diseñador gráfico en temas de marca.”
IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
En ese orden y a fin de respetar el Principio de Congruencia prescrito en el artículo 218
seguirá el iter lógico siguiente: 1. Del procedimiento de registro de expresiones o señales de
publicidad comercial. 2. De los requisitos de validez del acto administrativo: especial referencia a
la motivación. 3. De las expresiones o señales de publicidad comercial. 4. Del riesgo de
confusión y asociación. 5. Clasificación de M. en débiles y fuertes. 6. Aplicación al caso.
1. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE EXPRESIONES O SEÑALES DE
PUBLICIDAD COMERCIAL.
a) Generalidades del Procedimiento Administrativo
Como punto de partida, tal como lo indicó esta Cámara en el precedente correspondiente a
la sentencia dictada en el proceso NUE 270-18-ST-CORA-CAM, del 04-II-2019, es necesario
analizar la naturaleza del procedimiento administrativo. Así, La S. de lo Constitucional, por
medio de la resolución de fecha 01-IX-2005, en el proceso de amparo 383-2005, señaló: “Tanto
los procedimientos administrativos como las formas que deben guardar los actos
administrativos son simples instrumentos destinados a contribuir en que la exteriorización de la
voluntad de la Administración se haga en forma válida (…) El procedimiento administrativo y
las formalidades de los actos administrativos no son fines en sí mismos, sino canales a través de
los cuales son dictados los actos administrativos y a través de los cuales se manifiesta el poder
público de la administración”. (El resaltado es nuestro).
Por su parte, en este sentido la SCA, en reiterada jurisprudencia ha señalado que un
elemento indispensable del acto administrativo es el procedimiento. Así, por medio de sentencia
pronunciada por la S. en mención, el 22-V-2009, en el proceso referencia 88-2006, señaló que:
”El procedimiento administrativo, como elemento formal del acto administrativo, desempeña
una función de plena garantía para el administrado, ya que le proporciona la oportunidad de
intervenir en su emisión, y objetar los puntos con que esté en desacuerdo, a través de las
pruebas que considere pertinentes”. (El resaltado es nuestro).
Con relación a lo anterior, la SCA ha hecho referencia al principio de instrumentalidad de
las formas, al respecto ha indicado: “Como regla general, la concurrencia de vicios en los
elementos del acto administrativo conlleva su ilegalidad. Sin embargo, a tal aseveración es
preciso indicar que el Derecho no ha de propugnar por la protección de las formas en tanto
meras formas, sino atender a la finalidad que las sustenta. El principio de instrumentalidad de
las formas enuncia que éstas no constituyen un fin en sí mismas, sino que trascienden la pura
forma y tienen por fin último garantizar la defensa en el juicio. No hay nulidad de forma, si la
desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa. En tal sentido, los
defectos de forma o procedimentales, no condicionan indefectiblemente la ilegalidad del acto
final. Un vicio de forma acarrea nulidad del acto cuando por dicho vicio éste carece de los
requisitos indispensables para alcanzar su fin, o cuando da lugar a indefensión de los
interesados en el procedimiento. En otros términos, los vicios de forma o procedimentales sólo
acarrean la ilegalidad del acto, cuando éste se haya dictado colocando al administrado en una
situación de indefensión, es decir, con una disminución efectiva, real y trascendente de sus
garantías.” (El resaltado es nuestro) —Vid. Sentencias dictadas en los procesos referencia 64-
2009, del 27-IV-2012, 38-2011 del 08-I-2014 y 39-2011 del 04-XI-2013—.
b) Del Procedimiento de Registro de Expresiones o Señales de Publicidad Comercial
Dado que se han alegado por la sociedad demandante diversos motivos de ilegalidad
relativos al procedimiento de registro de marcas y otros signos distintivos, es necesario acotar que
el artículo 55 de la Ley de M. y Otros Signos Distintivos —LMOSD— establece: “El
registro de una expresión o señal de publicidad comercial, su modificación, traspaso, licencia y
su anulación se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las
marcas, en cuanto corresponda y devengará la tasa establecida. El Registro examinará si la
expresión o señal de publicidad comercial contraviene lo dispuesto en el Art. 53 de la presente
Ley.”
En razón de lo anterior, y tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la S. de lo
Contencioso Administrativo —SCA— (vid. Sentencia dictada en el proceso referencia 239-2006,
del 31-X-2012) de conformidad con las disposiciones relativas al procedimiento de registro de
marcas, el procedimiento a seguir para el caso de la inscripción de una expresión o señal de
publicidad sería el siguiente:
i. Presentación de la solicitud de inscripción de la expresión o señal de publicidad
comercial ante el R. de la Propiedad Intelectual.
ii. Realización del examen de forma por parte del Registrador, a efectos de determinar si
esta cumple con los requisitos que regula el artículo 10 de la LMOSD.
iii. Realización del examen de fondo de la expresión o señal de publicidad comercial, para
verificar si esta incurre o no en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 8 letras
c), d), g), h), i), j), k), l), m) y n) y 9 letras d), e), f), g), h), i) y j) de la LMOSD, así como las
previstas en el artículo 53 de la misma norma.
iv. Habiendo verificado el cumplimiento de los anteriores requisitos, el Registro ordenará
la publicación de la solicitud de inscripción en el Diario Oficial y en un diario de mayor
circulación nacional por tres veces dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.
v. Durante los dos meses siguientes a la primera publicación realizada en el Diario Oficial,
cualquier persona con interés legítimo podrá objetar la solicitud y oponerse a su inscripción, ya
la LMOSD, porque el signo cuyo registro se solicita es igual o semejante a otro ya registrado,
pudiendo inducir al público a error o por considerarse con mejor derecho que el solicitante.
vi. Una vez presentada la oposición, el R. notificará al solicitante de la
inscripción, quien tendrá el plazo de dos meses contados a partir de la notificación, para
responder de la oposición presentada.
vii. Finalmente, el R. pronunciará resolución final, en la que determinará si
procede o no la oposición alegada, tal como lo establece el artículo 18 de la LMOSD.
2. DE LOS REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
ESPECIAL REFERENCIA A LA MOTIVACIÓN
a) Requisitos de Validez
Ahora bien, con relación a los requisitos de validez de los actos administrativos, el
Artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos —LPA— establece:
“Art. 22.- Sin perjuicio de lo que se establezca en Leyes especiales, en la producción de
los actos administrativos, deben observarse los siguientes requisitos: a) Competencia e
investidura del órgano competente; b) Presupuesto de hecho; c) Causa; d) Fin; e) Motivación; f)
Procedimiento; y, g) Forma de expresión.
Y si bien los actos administrativos fueron dictados cuando aún la LPA no se encontraba
vigente; vasta jurisprudencia hacía referencia a este punto, verbigracia - la SCA ha considerado
que: “permite que el acto administrativo pueda desplegar sus efectos desde el mismo momento
en que se dicta” (Sentencia definitiva pronunciada por la SCA el 30-VI-2016, en el proceso
referencia 245-2007).
Por otra parte, el mismo tribunal, haciendo referencia a los elementos del acto
administrativo con relación a la validez ha sostenido: “Los elementos de los actos administrativos
son aquellos componentes que deben reunir para alcanzar validez, y por consiguiente, cuya
carencia determina la imperfección o invalidez del acto.” Sentencia definitiva pronunciada por la
SCA el 14-VII-2017, en el proceso referencia 188-2012).
b) De la Motivación
Con relación a la motivación de los actos administrativos, este Tribunal en los precedentes
correspondientes a la Sentencia del 29/11/2018, dictada en el proceso referencia NUE 00036-18-
ST-COPC-CAM y la del 01/02/2019, dictada en el proceso referencia NUE 00047-18-ST-COPC-
CAM, haciendo referencia a la postura que la SCA sostuvo en sentencia de fecha 21/XII/2018,
proceso bajo referencia 218-2014, la que en síntesis dice: “[…] cuando un acto de autoridad
administrativa tiene injerencia en derechos fundamentales, es exigible su adecuada motivación,
cuya ausencia trae aparejada la ilegalidad del acto administrativo. La SC, sostiene lo anterior
en reiterados procesos, manifestando que: “toda autoridad en garantía a la seguridad jurídica y
derecho de defensa, se encuentra obligada a motivar sus resoluciones, a fin de que la persona
conozca los motivos considerados para proveer la decisión, y pueda defenderse utilizando los
medios impugnativos previstos por la ley, si se encuentra inconforme con la resolución.”
(Sentencia de fecha 28/X/2008, proceso referencia 111-2008).
Aunado a ello, en la Sentencia definitiva dictada en el proceso referencia 431-2011 de
fecha 16/03/2015, la referida S. señaló: “La motivación del acto administrativo es un deber de
la Administración en observancia al principio de legalidad y el respeto a la seguridad jurídica
del administrado. […] cabe mencionar que un acto no se considera motivado con la mera
relación de las disposiciones jurídicas en las cuales la autoridad fundamenta su decisión; sino
que necesita una explicación que permita al administrado, conocer las razones del porqué de esa
decisión, para que en caso de su inconformidad, pueda recurrirlo y hacer uso de su derecho de
defensa.”
Al respecto, la doctrina sostiene que la motivación se erige como un requisito de forma de
los actos administrativos; para el autor R.P., la motivación consiste en: “una sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho. Pero su brevedad no supone que pueda ser
cumplida con cualquier formulismo. La motivación ha de ser suficiente para dar razón plena del
proceso lógico y jurídico del acto en cuestión […] Para casos de motivación muy compleja,
como en los actos “que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia
competitiva”, la Ley prevé que “se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas
que regulen sus convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditado en el procedimiento los
fundamentos de la decisión que se adopte”. (PARADA, R., Derecho Administrativo, Tomo II,
Régimen Jurídico de la Actividad Administrativa, O.E.ciones Universitarias, S., Madrid,
2013, pp. 59-60)
En el mismo sentido, A.G. ha expresado: “Estamos así en presencia de la
indispensable fundamentación suficiente, en cuanto explicación de los hechos y el derecho
aplicable; una cosa es que el acto tenga hechos externos que lo sustenten y otra que los explique
satisfactoriamente. Ambos son requisitos de validez. La fundamentación o motivación, la
explicación de cuáles son los hechos probados y cómo determinan, a juicio de quien resuelve, el
contenido dispositivo que se le da al acto en el mismo instrumento, es para nosotros un recaudo
inexcusable que el acto debe satisfacer.” (GORDILLO, A., Tratado de Derecho
Administrativo y Obras Selectas, Tomo 3: El Acto Administrativo, 10ª Edición, Buenos Aires,
F.D.A, 2011, p. IX-41)
3. DE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL
Para hacer referencia a las expresiones o señales de publicidad comercial, debemos
remitirnos a lo que al respecto regula la LMOSD, dicha norma, en su artículo 2, establece una
serie de conceptualizaciones que servirán de referencia para el caso en concreto, a saber:
“i) Signo distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de
publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema, una indicación geográfica o una
denominación de origen.
ii) Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o
susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma
especie o clase.
iii) Expresión o señal de publicidad comercial: Toda palabra, leyenda, anuncio, lema,
frase, oración, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar,
siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los
consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos.”
Ahora bien, según lo dispone el artículo 53 de la LMOSD, las expresiones o señales de
publicidad comercial, en lo aplicable, se rigen por las disposiciones relativas a las marcas y
tienen, además, sus prohibiciones de registro particulares, de conformidad a lo que regula el
artículo 53 de la LMOSD.
Aunado a ello, es importante resaltar lo que regulan los incisos 1 y 2 del artículo 54 de la
LMOSD:
“La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad
comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o
elementos considerados por separado.
Las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de una expresión o señal de
publicidad comercial, siempre que se hallen registrados o en trámite de registro a favor del
mismo titular.” (El resaltado es nuestro)
Por otra parte, la S. de lo Contencioso Administrativo, con respecto a este tema ha
señalado: “[…] La doctrina ha indicado que en un signo distintivo deben presentarse varias
características, pero las principales son: ser distintivo y no inducir a engaño, o también llamado
riesgo de confusión. La protección de un signo distintivo depende de si cumple la función
distintiva y ésta se analiza desde el punto de vista de la esfera de la conceptualización de los
signos, así: a) Con respecto a otros signos, cuando sean iguales o la semejanza sea confusa con
relación a que afecte derechos de terceros; y, b) Con proporción a los productos, entre más
alejado esté el signo con relación al producto que se ofrece, mayor será la distintividad.”
(Sentencia dictada en el proceso referencia 239-2006, del 31-X-2012)
4. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN
Debido a que se ha alegado por el procurador de la parte demandante que con el registro
de la expresión o señal de publicidad comercial en comento puede existir un riesgo de confusión
o asociación con la registrada por POLLO C., es necesario hacer referencia a este
aspecto. La autora R..L., L.L., (“Confusión Existente entre las M.
Registrables”, Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, Núm., 13ª, Mayo – Agosto 2014,
México, pp. 40 a 46), sobre los tipos de confusiones de marcas (fonética, ideológica y visual) y
criterios para juzgar la imitación de las mismas explica lo siguiente:
“Resumen: La confusión existente entre las marcas registrables va a conducir al público
consumidor al engaño o error cuando pretende realizar alguna adquisición, confiado de que
compra el producto original sin obtener la satisfacción deseada. La confusión puede ser de
forma directa, consiste en que el consumidor adquiere un producto determinado convencido de
que está comprando otro; y la indirecta, cuando cree que los productos tienen un origen común o
un mismo fabricante, al presentarse con el parecido existente entre las marcas para productos o
servicios. La confusión, desde el punto de vista fonético, consiste en una palabra o frase;
ideológico, se refiere a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor; y visual o
gráfico, es la que queda gravada en la mente del individuo a través del sentido de la vista, al
tomar en cuenta los criterios para juzgar la imitación de marcas (...)
(…) La confusión de las marcas es aquella situación en la que la mente humana, al
visualizar de manera física o imaginaria un producto o la prestación de un servicio, donde se
ostente o involucre una marca conocida y acreditada por el consumidor, se dificulta la
identificación o ubicación exacta de ésta dentro del mismo contexto del mercado, es decir, de las
otras marcas de su competencia, implica que es debido a la existencia de una marca idéntica o
parecida, la cual provoca duda sobre la procedencia, calidad y, en general, con respecto a todas
las cualidades que han sembrado en el consumidor, es decir, una preferencia y
consecuentemente el interés por adquirir el producto deseado, proporcionando una retribución
justa por el precio que paga por dicha mercancía (...)
(…) La confusión de marcas existe cuando se presenta el parecido de los signos
distintivos ante el público consumidor, el que es inducido al error sobre la procedencia de
determinados productos o servicios; como la posibilidad de confundir una marca con otra, es el
factor determinante para declarar la existencia de imitación o confusión existente entre las
marcas, ya sea de forma fonética, ideológica, visual o gráfica.
De esta forma, coexisten clases de confusión en que la esencia del sistema marcario evita
que existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares, no sólo perjudica al titular
de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público
consumidor que comprará lo que en realidad no quería adquirir. De esta forma y, por regla
general, las marcas deben ser inconfundibles, claramente distinguibles, de lo contrario habrá
confusión cuando el parecido de éstas provoque que el público consumidor pueda llevarlo al
engaño (...)
(…) II. Confusión fonética…
…Dentro de este tipo de confusión se encuentran las marcas nominativas, las cuales
consisten en un vocablo, una palabra o frase, son las marcas que permiten identificar un
producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras, o números, susceptibles de
leerse y pronunciarse, su importancia radica en que se debe distinguir de forma fonética, es
decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el
mercado de aquellos de su misma especie o clase, o bien, es cuando dos palabras se pronuncian
o leen de forma similar, en la práctica este tipo de confusión es frecuente, porque el consumidor
conserva mejor el recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito…
…Indiscutiblemente, al determinar la similitud entre marcas, se debe recurrir a la
posición del consumidor, no pensar en una persona que tiene a su vista ambos productos y que
pueda establecer las diferencias entre ellos, sino la situación de que el comprador puede
encontrar el lugar del producto que realmente desea, uno con similares características de
presentación y con una marca que inicialmente le parece que es la que busca…
…El público no siempre está totalmente identificado con la marca de su preferencia, sino
que puede estar orillado a seleccionar una marca en particular por recomendaciones de
publicidad o alguna compra anterior. Desde luego, no fija en su mente todos los elementos del
producto o servicio, lo que permite su fácil identificación; verbigracia, una marca para la cual
se pretendió registrar para distinguir cervezas bajo las siglas T.K.T.; aun cuando de manera
visual dicha marca, TECATE, fonéticamente da una total coincidencia que impidió la concesión
del registro…
…El referido tipo de confusión se da cuando una marca es fonéticamente igual o
parecida, la marca al ser pronunciada, el o los sonidos se confunden con los que se emiten
cuando es pronunciada otra marca, esto provoca que el consumidor asocie o confunda a una con
la otra, mientras que en realidad no tengan vínculo alguno. La confusión fonética es propia de
sonidos del habla, ésta se determinará según el grado de confusión que exista; tomando en
cuenta la pronunciación de las dos palabras, provocando una relación entre estas. Se hace
hincapié en la impresión que causa al sentido del oído y que provoca una relación o vínculo
entre una y otra marca...
…Sin embargo, para determinar la novedad de una marca, la cual se interpreta como la
capacidad o eficacia distintiva, surge su inconfundibilidad con otras marcas existentes ya
registradas o usadas para los mismos o similares productos o servicios, en relación con las ya
registradas; es tener clasificadas a las marcas y tomar en cuenta las sílabas de que están
compuestas, para dichos fines se consideran las combinaciones posibles de las vocales, así se
definirá en qué grupo encuadrará la nueva marca y únicamente se hará un examen de fondo a
las marcas de dicha clase (...)
(…) III. Confusión ideológica…
…A este tipo de confusión se le conoce como semántica, probablemente sea la menos
relevante en su análisis para determinar si una marca es o no similar en grado de confusión a
otra, no por ello la decisión sobre el grado de similitud entre dos marcas suele ser tan
problemático. En el aspecto ideológico puede constituirse en el punto que desequilibra la
balanza…
…Este último atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del
consumidor, ya sea por el significado propio del vocablo en nuestro idioma, o por el que
adquiere por su utilización cotidiana, es decir, se da en la mente de un individuo al comprar dos
marcas que, sin ser idénticas, representan en la mente de dicha persona una idea que relaciona a
ambas en virtud de su clase, especie, reino, raza, destino, propiedad, significado, procedencia,
características, uso o en general cualquier idea, a fin de que provoque una relación mental
involuntaria, verbigracia es el caso de la empresa Hershey, quien cuenta con el registro de la
conocida marca Kisses, con la cual se distingue a los chocolates, en tal caso, es conveniente que
dicha empresa registre como marca de protección la palabra “besos”, ya que se corre el riesgo
de que las autoridades juzguen que la coincidencia de significados no constituye un elemento que
genere confusión entre éstas, lo que concede a un tercero el registro de la marca Besos para
distinguir el mismo tipo de producto…
…De tal forma, el usurpador se aprovecha del pensamiento subconsciente del comprador,
ya que al pretender sacar provecho de una marca prestigiada, éste tomará en cuenta y copiará
del signo precedente alguna idea que, sin ser igual, produzca en la mente del comprador un
pensamiento involuntario en el cual se relacionen las dos marcas, con lo que se obtiene un
provecho ilícito…
…Desde luego, si una marca evoca una cosa por su significado y otra marca manifiesta
distinta idea, ya sea por su mismo significado o porque corresponde a otro tipo de clasificación,
desde el punto de vista intelectual sería difícil relacionarlos a menos que se procediera hacer un
examen minucioso, entonces no habrá confusión ideológica (…)
(…) El contenido conceptual tiene una importancia fundamental para decidir si existe una
confusión o no; al referirse a las marcas en pugna es porque tal contenido facilita el recuerdo de
la marca, que va a derivar del mismo o parecido concepto. Hay ciertas palabras que al ser
expresadas ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar
ningún proceso de asociación, es decir, es una inmediata evocación de la cosa la que puede
producir confusión (…)
…IV. Confusión visual o gráfica…
…En este tipo de confusión la doctrina y la jurisprudencia establecen la determinación de
una posible confusión entre marcas, debe realizarse el análisis de manera global y automática,
situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o los
servicios distinguidos con las marcas en cuestión. Dicha confusión va a quedar gravada en la
mente del individuo a través de su sentido de la vista, ya que han sido analizadas visualmente las
marcas en contienda, las características gráficas de ambas crean confusión en la persona…
…En el aspecto gráfico de las marcas, en contraste con otras, las imitaciones suelen
generarse en el diseño de los empaques, presentaciones o envases de los productos,
observándose a primera vista que las marcas son tan similares que se llegan a confundir.
…Cabe señalar que en la confusión visual debe tomarse en cuenta las marcas en
contienda en su conjunto, además de atender a su disposición la colocación de letras y formas,
las características de los dibujos y estilos de letras, en general, sus elementos para poder
considerar su distintivo individual, de lo contrario se confundirá, ésta es causada por la
identidad o similitud de los signos, sean palabras, frases, dibujos, etiquetas. Dicha clasificación
obedece a la manera en que se percibe a la marca y no como se representa, manifiesta o expresa
el signo…
Con relación al riesgo de asociación, la referida autora en la página 47 del estudio antes
mencionado expuso:
“V. Criterios para juzgar la imitación de marcas…
…De acuerdo con los criterios para determinar si una marca es parecida o semejante
a otra, existen ciertas reglas para su análisis, así se establece lo que indica la doctrina…
…a) La semejanza hay que apreciarla al considerar la marca en su conjunto...
…Para estipular la confusión de dos marcas, hay que realizar una evaluación en
ambas y tomar en cuenta que no deben ser divididas ni analizadas por segmentos, en virtud de
que la marca nunca se usará en partes, sino que el consumidor las elegirá en su conjunto y por
la impresión que causen cada una de ellas en su totalidad, en relación con las que coexistan con
ella en el mercado. Las marcas, cuando se encuentren en esta postura, podrán tener letras,
números o elementos idénticos, esto no significa que éstas se confundan o carezcan de una
característica distintiva aplicadas a productos o servicios similares…
…Es decir, la marca debe apreciarse en su totalidad sin particularizar en las
diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos, considerados de manera aislada o
separada, sino al atender a sus semejanzas que resulten de su examen global para determinar
sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo.
…b) La comparación debe apreciarse al tomar en cuenta las semejanzas y no las
diferencias...
…Al momento de comparar una marca con otra, hay que tomar en cuenta las
semejanzas y no las diferencias que existen entre ellas, es decir, si los elementos semejantes
fueran los mismos a los distintivos, se proporcionará la igualdad plenamente, mientras que el
consumidor como el titular de la marca acreditada será el perjudicado. En otras palabras, el
tener en igualdad a las semejanzas y diferencias, se estará favoreciendo al impostor, el cual sólo
persigue un beneficio indebido a costa de la marca ya acreditada u obteniendo un
enriquecimiento ilícito derivado de una competencia desleal…
…c) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente
las marcas y no comparándolas una al lado de la otra…” —El subrayado es nuestro—.
5. CLASIFICACIÓN DE MARCAS EN DÉBILES Y FUERTES
Dado que en el presente caso se ha impugnado el registro de una expresión o señal de
publicidad comercial con similar estructura y con la cual se pretenden amparar bienes o
productos similares, es necesario hacer referencia a la clasificación de las marcas en débiles y
fuertes. Tal como se evidencia de la definición que la ley establece sobre “marca” y “expresiones
o señales de publicidad comercial”, el elemento relevante de la protección marcaria es la
distintividad frente a otras; es decir, la capacidad de diferenciarse del resto de marcas en el
comercio, con el fin de crear una imagen que le permita generar una reputación y una diferencia
frente a sus competidores, respecto de los bienes que estos produzcan o comercialicen.
En ese orden, la Administración Pública a la hora de realizar el examen a efecto de decidir
si se registra o no una marca, o expresión o señal de publicidad en este caso, que amparen bienes
o productos similares, debe ponderar y buscar un equilibrio entre permitir la diversidad de
productos que los consumidores pueden elegir, y la protección del productor, específicamente en
lo que respecta a su ingenio y creatividad a la hora de posicionar su marca, frente a todos los
demás terceros que quieren lucrarse del buen nombre que este pueda poseer.
Tomando como base este aspecto, las marcas y otros signos distintivos pueden clasificarse
en débiles y fuertes, según su grado de creatividad; al respecto, la SCA ha indicado: “a) Las
marcas fuertes; son aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y
diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la
marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal; y, b)
Las marcas débiles; en contraposición se determinan como aquellas marcas que poseen signos
con menor capacidad distintiva por lo que pueden convertirse en signos débiles, a este tipo de
categoría pertenecen las marcas evocativas y descriptivas del producto o servicio que
representa respecto de ellas. Su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los
competidores registren o usen marcas similares. También se consideran marcas débiles a las
formadas simplemente por letras, números, o siglas. —El resaltado es propio— (V. gr.
Sentencias dictadas en los procesos con referencia 327-2010 del 03-VII-2015 y 385-2010 del 14-
IV-2015)
Haciendo referencia específica a las marcas débiles, en la misma sentencia antes citada, la
SCA con base en la doctrina indicó: “La doctrina indica que es débil la marca que está
conformada por signos de utilización libre o de uso común, por lo que tendrá menos fuerza para
impedir que otros escojan signos cercanos, también de libre uso. Es decir, que no se puede tener
derecho de exclusión sobre una locución genérica o sobre raíces, terminaciones, sufijos,
prefijos de uso común. Al respecto B. asevera que marcas débiles son: «... aquellas que se
encuentran solamente protegidas contra la imitación total, y a las fuertes como aquellas que
son protegidas mucho más intensamente, llegando a prohibirse todas las marcas que incluyan
modificaciones y variaciones que dejan persistir la identidad de la marca que se desea tutelar»
BERTONE, L.E.. Derecho de M.. Tomo I. Editorial Eliasta. S.R.L Pág. 247.” —El
resaltado es propio—
6. APLICACIÓN AL CASO.
a) VICIOS FORMALES
El procurador de la parte demandante plantea que los actos impugnados adolecen de
distintos vicios de ilegalidad. Entre los clasificados como vicios formales, el referido procurador
plantea como vicios formales 1, 2 y 3 lo relativo a la omisión del examen de fondo, ordenar la
publicación sin haber realizado previamente dicho examen y que las referidas publicaciones
fueron incorrectamente acreditadas, y dado que corresponden a fundamentos fácticos y jurídicos
relacionados, pues cada uno de ellos es consecuencia del anterior, este Tribunal hará el análisis
respectivo en un mismo apartado.
Por otra parte, los vicios formales números 4 y 5, se refieren a que tanto la resolución final
de oposición, como la resolución final del recurso de apelación en cuanto a que no fueron
autorizados en legal forma, dado que comprenden fundamentos fácticos y jurídicos similares,
también se analizarán en un mismo apartado.
i) Vicios formales #1, #2 y #3: Omisión del Examen de Fondo (art. 14 LMOSD),
Realización de publicación sin haberse realizado previo examen de fondo y Publicaciones
incorrectamente acreditadas.
El demandante planteó que en el trámite del procedimiento administrativo no se evidencia
que se haya realizado el referido examen de fondo, el cual, a juicio del demandante consiste en un
acto administrativo de verificación, por medio del cual se revisa la solicitud y se determina si esta
referido procurador, en este caso se ha pasado automáticamente a la fase de admisión y
publicación sin haber cumplido el supuesto legal respectivo, por lo que considera que no se
pueden tener por válidas las publicaciones respectivas, aunado a ello, afirmó que dichas
publicaciones fueron incorrectamente acreditadas pues debió comprobarse la realización de todas
las publicaciones de ley y no solo la primera del Diario Oficial y la última del diario de
circulación nacional.
Con relación a ello, tal como se afirmó previamente, el procedimiento de registro de
expresiones o señales de publicidad comercial, de conformidad con lo que establece el artículo 55
LMOSD, se rige por los pasos previamente establecidos —art. 10 y siguientes de la LMOSD—,
en lo que corresponda.
En ese orden, lo importante con respecto al examen de fondo es que se cumpla con el
objetivo de verificar si la solicitud de registro presentada incurre o no en alguna de las
prohibiciones establecidas en los artículos 8 letras c), d), g), h), i), j), k), l), m) y n) y 9 letras d),
e), f), g), h), i) y j) de la LMOSD; en razón de ello este Tribunal al analizar el contenido del
expediente administrativo y del acto impugnado, advierte que según consta a fs. 5 de dicho
expediente, la R.a realizó el respectivo examen de forma, pues consideró que la referida
solicitud cumplía los requisitos que se establecen en el artículo 10 y ordenó realizar el examen de
fondo conforme a lo prescrito en el artículo 14 de la LMOSD. Asimismo, consta de fs. 6 a 10 del
mismo expediente, el informe de antecedentes de semejanza fonética de fecha veinticinco de
agosto de dos mil diez. Posteriormente, a fs. 11 consta resolución emitida por el R., en
la que admite a trámite la anterior solicitud y ordena la realización de las publicaciones de
conformidad al artículo 15 de la LMOSD.
Con relación a lo anterior, es importante hacer alusión a lo que dispone el inciso 2 del
citado artículo 14 de la LMOSD que establece: “Si la marca cuyo registro se solicita estuviese
comprendida en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos antes relacionados en
el inciso anterior, el Registro pronunciará resolución y la notificará al solicitante indicando
las objeciones que impiden el registro, dándole un plazo de cuatro meses para contestar.
Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese contestado, o si habiéndolo hecho,
el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante
resolución razonada.” —El resaltado es propio—.
Ahora bien, el inciso 1 del artículo 15 de la LMOSD señala: “Efectuados los exámenes
de conformidad con los artículos 13 y 14 de la presente Ley, sin haberse encontrado obstáculo
a la solicitud, o superado éste, el Registro ordenará que la misma sea anunciada mediante la
publicación de un aviso en el Diario Oficial, y en uno de los diarios de mayor circulación
nacional, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.” —El
resaltado es propio—
Del análisis de dichas disposiciones, este Tribunal observa que se impone la obligación de
emitir una resolución cuando el R. advierta la concurrencia de alguna de las
prohibiciones a las que hacen referencia los artículos 8 y 9 de la LMOSD, pues es mediante esta
resolución, que el interesado conocerá las objeciones que impiden la inscripción, en este caso, de
la expresión o señal de publicidad comercial. En otro caso, cuando a juicio del R. no
exista prohibición alguna, la citada disposición señala que la resolución que se emita irá
encaminada a ordenar la publicación de la respectiva solicitud.
Lo anterior guarda relación con lo que regula el artículo 23 de la Ley de Procedimientos
Administrativos —LPA—, respecto que deben ser motivados con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho los actos que “limiten, supriman o denieguen derechos”, pues al
constatar alguna prohibición establecida en los artículos 8 y 9, correspondería denegar el registro
de la expresión o señal de publicidad comercial —acto que deniega derechos— y con lo cual se
generaría la obligación de motivar más extensamente la decisión.
En el presente caso, tal como consta a fs. 11 del Expediente Administrativo, el R.
consideró que no concurría prohibición alguna para dar trámite a la solicitud presentada, pues
aviso en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, lo cual se encuentra en
consonancia con las disposiciones antes citadas, por lo que no se advierte la concurrencia de los
vicios de forma #1 y #2, debiendo desestimar la pretensión por estos motivos.
Ahora bien, con relación a la forma de acreditar las publicaciones a que hace referencia el
de mayor circulación nacional, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, a costa del
interesado”, es necesario realizar algunas consideraciones.
Por otra parte, el artículo 18 inciso 4° de la LMOSD señala: “Si no se hubiese presentado
ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro procederá a registrar la marca. Para
tal efecto el interesado deberá presentar ante el Registro, un ejemplar de la primera publicación
del aviso de la solicitud de registro en el Diario Oficial.”
De lo anterior, este Tribunal advierte que es obligación del solicitante realizar las tres
publicaciones en cada uno de los diarios; no obstante, de conformidad a lo que regula la última
disposición citada, para proceder al registro, en este caso, de la expresión o señal de publicidad
comercial debe presentar un ejemplar de la primera publicación del aviso de la solicitud de
registro en el Diario Oficial, no así de las demás publicaciones.
Ahora bien, indudablemente, la realización de las referidas publicaciones tiene como
finalidad la dar a conocer a terceros el trámite de registro de expresión o señal de publicidad
comercial que se realiza, a efecto que se pueda alegar tener un interés legítimo y se pueda
plantear oposición al registro.
En ese orden, tal como lo ha advertido el procurador de la parte demandante, según escrito
de fs. 15 del Expediente Administrativo, únicamente se presentó la primera publicación del
Diario Oficial y la Tercera del diario de circulación nacional; si bien no se regula expresamente
en el procedimiento de registro, la obligación de acreditar las seis publicaciones, el registrador
debe tener certeza de la realización de las mismas, siendo que se solicita la acreditación de la
primera publicación del Diario Oficial, tal como lo señala el artículo 18 de la LMOSD y la
tercera publicación del diario de circulación nacional, en donde se hace constar que ya se
realizaron las dos publicaciones previas y esta, constituye la tercera.
Ahora bien, corresponde analizar si la falta de acreditación de las demás publicaciones
supone un vicio de forma que invalide el procedimiento de registro, o si por el contrario
constituye una irregularidad no invalidante.
Según lo sostuvo la SCA en la sentencia emitida en el proceso referencia 333-2009, del
26-XI-2015, las ilegalidades de índole procesal se encuentran supeditadas al principio de
relevancia o trascendencia de la misma, y a su oportuno planteamiento en la sede
correspondiente.
Con relación a lo anterior, la misma S. ha indicado: “El principio de relevancia o
trascendencia implica que las ilegalidades de índole procesal, deben de alguna manera
provocar un efecto tal que genere una desmejora material en la esfera jurídica del
administrado, desprotección entendida como una indefensión indiscutible que cause un daño
irreparable al desarrollo de todo el procedimiento y genere una conculcación clara de los
principios constitucionales que lo inspiran. Ahora bien, además del principio de relevancia, las
ilegalidades de índole procedimental deben ser alegadas en su oportunidad [en sede
administrativa] para ejercer de buena fe el derecho a un procedimiento constitucionalmente
configurado. Lo antes señalado no implica una subsanación del vicio, pues la continuidad del
procedimiento penderá única y exclusivamente de la incidencia o consecuencias que genere la
ilegalidad no alegada oportunamente, pero puede suceder que la ilegalidad procesal no genere
las consecuencias de indefensión señaladas y por el contrario, se traten de irregularidades no
invalidantes por el despliegue de las actuaciones de las partes.” (Sentencia dictada en el
proceso referencia 328-2014, del 8-III-2018)
En ese orden, tal como se ha indicado, la finalidad de la realización de las publicaciones
en los referidos diarios, consiste en la publicidad de la solicitud de registro, a efecto que cualquier
persona que alegue tener un interés legítimo pueda objetar la solicitud y oponerse al registro; lo
cual se cumplió en el presente caso, pues consta de fs. 3 al 9 del Expediente Administrativo de
Oposición, el escrito por medio del cual la sociedad Pollo Campero, S.A. de C.V., se opuso a la
solicitud de registro, con lo cual, se advierte que las publicaciones efectuadas, no obstante haber
acreditado únicamente la primera del diario Oficial y la tercera del diario de circulación nacional,
cumplieron su finalidad, pues la sociedad demandante tuvo la oportunidad respectiva de ejercer
su derecho de oposición, por lo que no se advierte que esta haya sufrido indefensión alguna que
justifique que el procedimiento es ilegal.
En razón de lo expuesto, la omisión de la acreditación de las demás publicaciones
constituye una irregularidad no invalidante, por lo que esta Cámara no advierte la concurrencia
del vicio formal alegado, y deberá desestimar la pretensión por este motivo.
ii) Vicio formal #4 y #5: Vicios formales en la resolución final de oposición y en la
resolución final de Apelación.
Alega el procurador de la parte actora, que los actos administrativos impugnados adolecen
de vicios de forma, por considerar que estos no fueron autorizados en legal forma; pues según
indica, tanto para la resolución final de oposición, como para la resolución final del recurso de
apelación, las firmas del R. como de la Directora del registro, respectivamente, no
fueron refrendadas por el S..
164, 235 y 246 de la Constitución de la República —en adelante Cn.— y en los artículos 5, 32 n°
Sobre lo anterior, advierte este Tribunal que si bien el Presidente y el Vicepresidente de la
República, los Ministros y Viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes, integran el
referencia el procurador de la parte actora, de conformidad a lo que establece el artículo 163 de la
Cn., corresponde a los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República,
que deberán ser refrendados por los Ministros en sus respectivos ramos.
En ese orden, no resulta válido extrapolar a las resoluciones que emitan funcionarios del
Registro de la Propiedad Intelectual, un mandato que la Constitución le otorga al Presidente de la
República respecto de los actos que este suscriba, pues dada la especial importancia que estos
revisten para la realidad nacional, es coherente que para su emisión se requiera de requisitos
particulares, distintos al resto de actos emitidos por otros entes de la Administración Pública.
En razón de ello, no resulta aplicable lo sostenido por la parte actora respecto que las
resoluciones emitidas por el R. y la Directora del Registro de Propiedad Intelectual,
debían ser rubricadas por el S., por lo que no se advierte el motivo de ilegalidad alegado
y deberá desestimarse la pretensión por este motivo.
b) VICIOS EN EL ELEMENTO OBJETIVO
#1: Falta de motivación de examen de fondo por ser inexistente
El demandante plantea que existe falta de motivación del examen de fondo por ser
inexistente, retomando los mismos argumentos expuestos en el vicio de forma #1, indica que no
se consignaron las razones de hecho y de derecho que justificaran el examen de fondo realizado.
Tal como fue indicado previamente, la obligación que tiene el R. de motivar con
mayor intensidad su decisión corresponde a los casos en que el acto a emitir deniegue, limite o
suprima algún derecho. En este caso, el R. ordenó continuar con el trámite del
procedimiento de registro, por considerar que en este caso no concurría ninguna de las
denegar o suprimir algún derecho, da impulso al procedimiento de registro, constituyendo un acto
favorable para el solicitante.
En ese orden de idas, con base en las consideraciones brindadas en el análisis del vicio de
forma #1, así como los motivos expuestos en este apartado, no se advierte el vicio al elemento
objetivo alegado, por lo que deberá desestimarse la pretensión por este motivo.
#2: Falta de motivación de la resolución de apelación
Con relación a este motivo de ilegalidad, el procurador de la parte demandante argumenta
que el acto que resuelve el recurso de apelación, adolece de vicios en el elemento objetivo, por
cuanto no ha motivado adecuadamente lo que se relaciona con la causal del artículo 9 letra e) de
la LMOSD, alegada en la oposición presentada, pues indica que en dicha resolución solo se hizo
referencia a la “semejanza” o “probabilidad de confusión”, referidas a las prohibiciones del
artículo 9 letras a), b), y c), pero no hizo consideración alguna referente al “riesgo de asociación”,
con base en lo que establece el artículo 9 letra e) de la LMOSD.
Ahora bien, respecto a este punto este Tribunal debe acotar que, se ha verificado en la
resolución de las once horas y quince minutos del día siete de diciembre de dos mil diecisiete —
segundo acto impugnado— (fs. 26 a 31 del Expediente Administrativo de Apelación) que la
Directora ha hecho referencia al artículo 9 letra e), alegado por la parte demandante, explicando
las razones fácticas y jurídicas por las cuales fundamenta su decisión.
Consta en el referido acto los razonamientos de esta, para afirmar que entre los signos
distintivos que identifican ambas marcas y las palabras que las componen existen suficientes
elementos que los diferencian y hacen posible su coexistencia en el mercado. Asimismo, calificó
a ambos signos como notoriamente conocidos, pues ambos gozan de gran difusión, es decir que
son ampliamente conocidos por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios y
son conocidos dentro del sector pertinente de los productos o servicios que distinguen ambos
signos.
Y es que debe tenerse presente que, el deber de motivación comprende la obligación de
indicar los fundamentos fácticos y jurídicos que originan la decisión, en observancia de todos los
argumentos brindados por los intervinientes en el procedimiento, mas no la obligación de estar de
acuerdo con los mismos.
En razón de lo anterior, esta Cámara no advierte violación respecto del deber de
motivación, pues del acto impugnado se comprenden los motivos fácticos y jurídicos por los
cuales se confirmó la decisión por medio de la cual se desestimó la oposición planteada por la
sociedad actora; por lo que deberá desestimarse la pretensión por este motivo.
c) OTROS VICIOS DE ILEGALIDAD
#1: Transgresión del artículo 29 LMOSD
El procurador de la parte actora argumenta que el procedimiento de registro de señal de
publicidad comercial, adolece de un vicio de ilegalidad pues contraviene lo dispuesto en el
artículo 29 de la LMOSD, en tanto que considera que no se ha delimitado adecuadamente y
mediante pronunciamiento expreso, los elementos de uso común del referido signo sobre los
cuales no puede tener exclusividad la sociedad solicitante.
Al respecto, el artículo 29 de la LMOSD señala:
“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de
elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso
común o necesario en el comercio.”
Según señala dicha disposición, la cual es aplicable a las expresiones o señales de
publicidad comercial conforme lo estipula el artículo 52 de la LMOSD, cuando se encuentren
compuestas por un conjunto de elementos, de uso común o necesario en el comercio, la
protección no se extenderá a esos elementos.
En ese orden, dado que los signos comunes o usuales en el comercio pueden ser utilizados
para identificar varias marcas, no es susceptible de ser apropiado en exclusividad; por lo que,
cuando se pretende la utilización de un término, signo o locución de uso común, su protección
legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas
similares.
Con relación a lo anterior, la SCA ha señalado: “Los vocablos que pasan a constituirse
como de uso común para identificar productos o servicios carecen de distintividad, y ninguna
persona puede apropiarse de ellos. No obstante, al utilizar una palabra de uso común
combinado con otro vocablo, también de uso común, si se obtiene un conjunto marcario
distintivo, podría ser concedido el registro.” (Sentencia dictada en el proceso referencia 255-
2007, del 29-VI-2010).
Como puede verse, si bien la regla general es la imposibilidad de registro de una palabra
de uso común para identificar productos o servicios; cuando dicha palabra se combine con otra,
incluso de uso común, al obtenerse una marca —entiéndase también expresiones o señales de
publicidad comercial— con el carácter de la “distintividad” si es posible conceder el registro.
Ahora bien, en el caso en comento, según consta en la solicitud de registro de señal de
publicidad comercial, contenida de fs. 2 y 3 del Expediente Administrativo, se ha pretendido el
registro de la expresión o señal de publicidad comercial: “Pollo C. y diseño”, para tal
efecto, la solicitante indicó: “Mi representada pretende exclusividad sobre todo el diseño, sus
colores y palabras “Pollo” y “C.” que unidas forman la frase “Pollo C.”[…]”;
con respecto a este punto, a criterio de este Tribunal, dichas expresiones corresponden a palabras
o términos de uso común, que en principio, resultaría imposible su apropiación individual,
mediante su registro.
Sin embargo, de la lectura de la solicitud antes indicada se advierte que la solicitante —
tercera beneficiaria en este proceso— no pretende atribuirse exclusividad sobre las palabras de
uso común en el comercio de forma individual “Pollo” y “C.”, sino de la frase que unidas
forman esas palabras: “Pollo C.”, así como también la parte demandante posee el registro
de “P.C.”.
En razón de ello, dado que la unión de dichas palabras de uso común deriva en una
expresión o señal de publicidad comercial que genera un carácter de distintividad, es viable su
registro, y no constituye vulneración alguna al artículo 29 de la LMOSD.
Con base en lo anteriormente expuesto, no se advierte la vulneración alegada, por lo que
deberá desestimarse la pretensión por este motivo.
#2: Vulneración del artículo 9 literal E y 26 literal E
Con relación a este motivo de ilegalidad, el procurador de la parte demandante afirma que
en el segundo acto impugnado no se aplicó lo dispuesto en los artículos 9 letra a) y 26 letra e) de
la LMOSD, en tanto que, en el análisis realizado en este, únicamente se hace referencia a la
“probabilidad de confusión” y en ninguna parte se menciona lo relativo a “riesgo de asociación”.
Ahora bien, el riesgo de asociación consiste en la posibilidad que el consumidor de un
producto o servicio vincule al productor o prestador de estos, con los productos o servicios de un
tercero. Se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro
origen empresarial distinto, pues con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los
empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
Según plantea el procurador de la parte actora, el riesgo de asociación se deriva del
supuesto establecido en el artículo 9 letra e) y el derecho que le asiste es el regulado en el artículo
26 letra e). Para determinar el riesgo de asociación en el supuesto planteado, es necesario realizar
el examen de semejanza correspondiente, a efecto de concluir si la expresión o señal de
publicidad comercial que se pretende registrar es susceptible de ser vinculada al signo distintivo
“P.C.”.
En ese orden, el análisis a realizar en este caso estará encaminado a verificar en primer
lugar si existe semejanza entre los signos en contienda, y si esta semejanza es susceptible de
generar un riesgo de asociación.
Para tal efecto, en el presente proceso se practicó prueba pericial, la cual tuvo como
puntos de pericia los siguientes aspectos: 1. Enumeración de las similitudes gráficas –si las hay–
entre los signos distintivos en contienda y el porcentaje de similitud; 2. Enumeración de las
similitudes fonéticas –si las hay– entre los signos distintivos en contienda y el porcentaje de
similitud; 3. Enumeración de las similitudes ideológicas –si las hay– entre los signos distintivos
en contienda y el porcentaje de similitud.
Del dictamen y la declaración del perito, con relación a los puntos de pericia, se concluyó
que a nivel gráfico los logos no son idénticos, pero a juicio del perito son semejantes en un 80%;
a nivel fonético, ambos nombres están conformados por dos palabras llanas bisílabas y trisílabas,
que si bien la segunda palabra de cada una son sinónimas, estas no son idénticas, pero sí con
igual significación, otorgándole un valor de similitud del 90%; finalmente con relación al aspecto
ideológico, ambas marcas recurren a palabras comunes, que en su conjunto sirven para designar
un restaurante de comida preparada cuya base es pollo frito, otorgándole una similitud del 100%.
Ahora bien, en la conclusión de dicho dictamen, el referido profesional ha señalado que
tales consideraciones se han realizado bajo la óptica del diseño gráfico, a partir de lo cual, ha
establecido lo que a su juicio son los grados de similitud entre los signos en contienda, mas no de
los grados de confusión de una marca y otra para el público.
Con base en lo anterior, este Tribunal concuerda, en principio, con el análisis de
semejanza realizado por el perito en los aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos,
determinándose así una semejanza entre los signos en disputa, mas no en los porcentajes de
similitud otorgados por este. En razón de ello, si bien, preliminarmente se advierte una semejanza
en los referidos signos, corresponde analizar entonces si tal semejanza corresponde a un riesgo de
asociación, y si existen otros elementos que deben verificarse a efecto de determinar si es viable
la protección que pretende la parte actora.
i. Análisis gráfico
Al verificar la impresión visual, forma de letra y tamaño (análisis de fondo) presentado
para el uso de la expresión o señal de publicidad comercial “POLLO CAMPESTRE” y diseño —
según la solicitud de registro presentada a folios 2 y 3 del expediente administrativo—, en
contraposición a la expresión o señal de publicidad comercial de “POLLO C.” y diseño
—según el escrito de oposición de fs. 3 a 9 del expediente administrativo de oposición— se
encuentran escritos con cierto grado de similitud debido a su forma de presentación, porque
ambas son con letra inicial mayúscula, fuente resaltada y además sus dimensiones son parecidas.
La diferencia se nota en los colores y diseños empleados: POLLO CAMPERO aplica
color amarillo, sobre fondo anaranjado, con letras cursivas, contenidos en lo que aparenta ser un
rectángulo anaranjado, con la imagen de un pollo con sombrero con brazos extendidos; mientras
que POLLO CAMPESTRE usa blanco sobre rojo, con letra redonda o normal, contenidas en lo
que aparenta ser una tabla o rótulo de madera, con un sombrero posicionado sobre la letra “P”.
De lo expuesto, si bien se observa una similitud en ambos diseños, a juicio de este
Tribunal, cada uno posee elementos que los distinguen visualmente para el consumidor
promedio, no denotándose una probabilidad o riesgo de asociación entre ambos signos.
ii. Análisis fonético
Al verificar el análisis fonético (vocalización) de ambas expresiones o señales de
publicidad comercial, este Tribunal coincide con la conclusión a la que llegó el perito, en tanto
que ambas están compuestas por dos palabras, la primera palabra es idéntica; por su parte, la
segunda, que si bien no son iguales, son sinónimas y tienen el mismo significado: “C.”
y “CAMPESTRE”, coincidiendo a su vez en lo relativo a la acentuación de cada una de ellas, así
como en el prefijo “CAMPE”.
No obstante, resulta importante observar las consideraciones que respecto del análisis
fonético hizo la Directora en el segundo acto impugnado, referente a que el término coincidente:
“POLLO” y el prefijo “CAMPE”, son palabras y raíces de uso común, pues como se observa en
la hoja de búsqueda de antecedentes fonéticos —fs. 6 a 10 del expediente administrativo— existe
una importante cantidad de signos distintivos que utilizan el prefijo aludido. En razón de ello,
dichos términos, por su carácter de uso común, no pueden ser apropiados en exclusividad, pues
por ese carácter que los reviste, no puede evitarse que otros competidores registren o usen
marcas, signos o expresiones de publicidad comercial similares, como es el caso de las frases
“C.” y “CAMPESTRE”. Asimismo, se ha otorgado el registro a cada una de ambas
marcas y de los signos inscritos, en tanto que cada una de ellas reviste un carácter de distintividad
respecto de la otra, con lo cual se afirma que no existe riesgo de que una sea asociada con la otra.
Aunado a ello, se ha constatado que sin perjuicio que ambas palabras compartan el prefijo
“CAMPE”, su pronunciación o vocalización es distinta, con lo cual se evidencia aún más el
carácter distintivo que estas poseen respecto de la otra, minimizando así el riesgo de asociación
entre estas.
Finalmente, resulta válido acotar lo enunciado por la SCA en la sentencia con referencia
13-2009, para la determinación del análisis fonético resuelto en tal sentencia, pues, como en el
presente caso, “si dos términos tiene una parte inicial o radical, habrá que determinar si ese
elemento común es verdaderamente significativo, al grado de generar confusión, ya que existen
más elementos gráficos –como se determinó con anterioridad– que resaltan la magnitud de
diferenciación, que hacer a las marcas desiguales.”
En conclusión, esta Cámara no advierte riesgo de asociación alguno respecto de ambas
señales o expresiones de publicidad comercial, pues la primera palabra y el prefijo de la segunda,
corresponden a expresiones de uso común que no generan exclusividad, máxime cuando la
vocalización o pronunciación de estas es distinta, así como los demás elementos gráficos que las
complementan.
iii. Análisis ideológico
En lo que respecta al sentido ideológico de las expresiones o señales de publicidad
comercial en contienda, esta Cámara comparte el criterio del perito, así como de la parte
demandante, en tanto que existe una similitud ideológica entre estos, pues ambos hacen alusión al
rubro de restaurantes —venta de comida y bebida para ser consumido generalmente en el mismo
establecimiento—, cuya base es la preparación de comida consistente en pollo frito.
Aunado a ello, al atender al significado de las palabras “C.” y “CAMPESTRE”,
según la Real Academia Española, ambas son adjetivos, la primera: “perteneciente o relativo al
campo” y la segunda: “campesino (perteneciente al campo)”. Es decir, ambas palabras son
sinónimos, tienen prácticamente el mismo significado.
En ese orden, a criterio de este Tribunal, la parte demandada erró al afirmar que no existía
similitud ideológica por tratarse de términos de uso común, pues el análisis del aspecto
ideológico no radica en ese aspecto, sino en examinar la idea que la marca proyecta en la mente
del consumidor, es decir, lo que se representa, su significación.
No obstante ello, si bien existe una similitud ideológica entre las expresiones o señales de
publicidad comercial en contienda, esto no genera per se un riesgo de asociación entre estas, pues
como se ha advertido, del examen en conjunto de cada una de ellas, poseen diferentes elementos
que les otorgan distintividad, por lo que no se aprecia el riesgo de asociación alegado.
En el mismo sentido, en la resolución de las once horas y quince minutos del día siete de
diciembre de dos mil diecisiete —segundo acto impugnado— (fs. 26 a 31 del Expediente
Administrativo de Apelación) la Directora correctamente hizo referencia al artículo 9 letra e) y
afirmó que entre los signos distintivos que identifican ambas marcas y las palabras que las
componen existen suficientes elementos que los diferencian y hacen posible su coexistencia en el
mercado. Asimismo, calificó a ambos signos como notoriamente conocidos, pues ambos gozan
de gran difusión, es decir que son ampliamente conocidos por los consumidores o usuarios del
tipo de productos o servicios y son conocidos dentro del sector pertinente de los productos o
servicios que distinguen ambas expresiones o señales de publicidad comercial.
Finalmente, lo anterior guarda relación con lo determinado previamente por la SCA, en los
precedentes correspondientes a las sentencias con referencia 80-R-96 y 313-2016, del 22-VII-
1997 y del 14-IV-2021, respectivamente; en las cuales el referido tribunal ha sostenido, en
síntesis, que no se advierten semejanzas entre las marcas “Pollo C.” y “Pollo C.”
que sean susceptibles de generar confusión en los consumidores de estas; criterio que comparte
este Tribunal.
En consecuencia, no se advierte el vicio de ilegalidad alegado, por lo que deberá
desestimarse la pretensión por este motivo.
y 172 de la Constitución de la República; 3, 4, 16 inc. final, 42, 56, 57, 58 y 123 inc. 1° de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 94, 217, 218, 312 y 341 Código Procesal Civil
Mercantil; 2, 5 inc. 4°, 8, 9 letras b) y d), 14, 26 letra f) de la LMOSD; y, 6-bis del Convenio de
París; EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, ESTA CÁMARA FALLA:
1. SE DESESTIMA la pretensión planteada por POLLO C., S.A. DE C.V. por
medio de su procurador L.G. de la G. Coltrinari contra el R. y la Directora
del Registro de Propiedad Intelectual, en el sentido de que se declarara la ilegalidad y
consecuente anulación de los siguientes actos administrativos: a) Resolución de rechazo de
oposición pronunciada a las siete horas y cincuenta y dos minutos del día veintiuno de noviembre
del año dos mil dieciséis, por el R. de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de
Registros, por medio de la cual se rechazó la oposición interpuesta por la sociedad POLLO
C. EL SALVADOR, S.A. DE C.V., en contra de la señal de publicidad comercial
“POLLO CAMPESTRE Y DISEÑO” solicitada por la sociedad POLLO CAMPESTRE, S.A. DE
C.V.”; b) Resolución definitiva y confirmatoria del Recurso de Apelación, pronunciada a las
once horas y quince minutos del día siete de diciembre del año dos mil diecisiete, por la
Dirección de Propiedad Intelectual del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional
de Registros por medio del cual se CONFIRMA la resolución de rechazo de oposición antes
detallada.
2. Se hace saber que contra esta sentencia de conformidad a lo regulado en el artículo 112
contados a partir del día siguiente a la notificación;
3. No hay condena en costas.
4. UNA VEZ FIRME la presente sentencia SE ORDENA:
a. DEVOLVER a su oficina de origen el expediente administrativo.
b. ENTREGAR CERTIFICACIÓN de esta sentencia a la parte demandante autoridad
demandada y a la representación fiscal en caso lo soliciten.
NOTIFÍQUESE.
PRONUNCIADO POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS DE LA CÁMARA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LO SUSCRIBEN
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